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Contenido
INTRODUCCIN
1.
Definicin Legal
1.4. Marca
10
10
i.
Marcas denominativas
10
ii.
Marcas Figurativas
11
iii.
Marcas Mixtas
11
b.
12
c.
12
d.
13
i.
Marcas tridimensionales.
14
ii.
Hologramas
16
iii.
Marcas Sonoras
16
2.
Examen de forma
18
19
19
2.2. Tasas
20
21
22
22
25
a.
25
b.
26
28
28
2.10.Derecho de Prioridad
28
30
31
2.13.Traducciones
31
2.14.Otros Documentos
33
33
3.
Examen de fondo
35
36
37
37
39
40
43
49
50
52
55
57
61
3.4. Proteccin del Smbolo del Cruz Roja, Media Luna, Rombo y Smbolo
Olmpico, Cruz Roja.
64
Prohibicin 13. Proteccin de smbolos de control o garanta.
65
68
69
71
73
80
93
96
108
110
INTRODUCCIN
l objetivo fundamental del Manual Armonizado en materia de Criterios
de Registro de Signos Distintivos para los pases Centroamericanos y
la Repblica Dominicana, es colocar en manos de los registradores,
calificadores de signos distintivos y abogados de signos distintivos de
Es importante sealar que, independientemente del hecho que cada uno de los
siete pases sealados dispone de legislacin diferente en materia de signos
distintivos, en el Manual se presentan un conjunto de normas y criterios
armonizados
que
permiten
orientar,
en
relacin
con
la
interpretacin
En tal sentido, este Manual se debe considerar como una gua general dentro de
cada uno de los siete pases, en referencia con la tramitacin y el examen de las
solicitudes de signos distintivos que realizan las respectivas Oficinas de los pases
mencionados. Se destaca el hecho de que existe un compromiso de sus Directores y
Jefes de Oficina, de realizar esfuerzos para que se realice un uso efectivo de este
Manual.
Queremos destacar que existe la voluntad y disposicin, por parte de las oficinas
nacionales competentes, de que las directivas del Manual sean actualizadas
peridicamente a efecto de ajustarse a los desarrollos legislativos y a la
jurisprudencia de la subregin.
Este Manual es el resultado del ms de tres aos de trabajo conjunto de las Oficinas
de Propiedad Industrial de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panam y la Repblica Dominicana, que refleja el inters de estas
oficinas de armonizar sus procedimientos y prcticas administrativas relacionadas
con el examen de las solicitudes de signos distintivos. Para este trabajo se ha
contado con el apoyo y la colaboracin de la Organizacin Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), la Oficina Espaola de Patentes y Marcas (OEPM) y varios
consultores y expertos de la regin.
1. Definicin Legal
1.1.Signos Distintivos.
Los signos1 distintivos se definen como toda expresin o denominacin que pueda
identificar y distinguir productos o servicios, de otros de su mismo gnero o
especie, una empresa y sus locales, o una determinada actividad econmica dentro
de un mbito mercantil2.
Al decirse distintivos3, se hace nfasis en la principal caracterstica de los signos
de esta naturaleza, que es lograr que el consumidor diferencie y distinga un
determinado origen empresarial, un establecimiento mercantil o una determinada
calidad o caractersticas tradicionales asociadas a un producto o un servicio.
Pas
Repblica
Dominicana
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Cualquier signo que constituya una marca, un nombre
comercial o un emblema.
1 Signo es cualquier cosa perceptible por los sentidos que adems de manifestarse a s misma,
constituya una manifestacin ms o menos inmediata de otra cosa con la cual se encuentra
Panam
NoBeatriz
cuenta
con una
definicin expresa.
conectada.
Propiedad Intelectual,
Bugallo
Montao.
2Son signos distintivos, todos aquellos que se utilizan en la industria o en el comercio para diferenciar
de las manifestaciones o actividades homlogas de los dems, las propias actividades, servicios,
productos o establecimientos. Cauqui Arturo. La Propiedad Industrial en Espaa. Los inventos y los
signos distintivos. Editorial Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho Reunidas.
3 Significado de la palabra distintivo segn la RAE. Que tiene facultad de distinguir. Dicho de una
cualidad: que distingue o caracteriza esencialmente algo. Insignia, seal, marca.La distintividad es
considerada como la caracterstica y funcin primigenia que debe reunir todo signo para ser
susceptible de registro como marcaProceso 33-IP-2001 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
En la actualidad los signos distintivos, tienen una gran importancia, ya que con ellos
se identifica un producto o servicio de los dems que se encuentran en el mercado;
la importancia econmica de las marcas y dems signos distintivos deriva de que
cada uno de ellos comporta un determinado prestigio frente a los consumidores y
frente al resto de los competidores, fruto de una actividad industrial y comercial
prolongada con determinados niveles de calidad y fiabilidad 4
Los signos distintivos y las marcas se encuentran en una relacin gnero-especie.
Las marcas son un tipo de signo distintivo, como tambin lo son los nombres
comerciales, las indicaciones geogrficas y denominaciones de origen, las
expresiones o seales de publicidad comercial y los emblemas.
1.2.Necesidad de proteccin jurdica
Como se ha establecido, la funcin de los signos distintivos es diferenciar los bienes
o servicios de una persona de los de otra, por lo que, para cumplir esa funcin
diferenciadora y garantizarle a los consumidores que desean elegir entre los
distintos productos y/o servicios de una misma categora puestos en el comercio, es
que las marcas deben estar jurdicamente protegidas.
proteger a los industriales y comerciantes que acrediten sus marcas, y con ello al
pblico que les muestra su preferencia, frente a posibles imitaciones de terceros
que, con dolo o de modo inconsciente, pretendan aprovecharse de la notoriedad y
mercado alcanzado6.
Sin embargo, la principal necesidad de obtener la proteccin jurdica de las marcas,
deriva que el registro concede a su titular el derecho a su uso exclusivo, es decir
que es la nica persona que puede utilizar lcitamente la marca en el pas, para
distinguir los productos o servicios para los que se obtuvo el registro, pudiendo por
tanto oponerse a cualquier utilizacin no autorizada que realice un tercero 7.
4 Segura Garca Mara Jos. Derecho Penal y Propiedad Industrial. Editorial Civitas. Alicante 1995
5 Manual de Formacin de la OMPI, Ginebra 1994, Segunda Edicin.
6 Cauqui Arturo. La Propiedad Industrial en Espaa. Los inventos y los signos distintivos. Editorial
Revista de Derecho Privado. Editoriales de Derecho Reunidas
7 Jalife Daher, Mauricio. Comentarios a la Ley de Propiedad Industrial. Mc Graw Hill, Serie Jurdica
10
Legislacin
-Ley 20-00, es del 8 de mayo del 2000.
-El Reglamento No. 599, sobre aplicacin de la Ley la 20-00
8 Vid NUQUES MARTNEZ, M.I. y VELZQUEZ. Los bienes inmateriales poseen caractersticas
particulares, como la delimitacin no totalmente definida o difusa, origen por ley o por situacin de
hecho y la titularidad del derecho sobre un bien inmaterial sobre la manifestacin material del mismo.
Pero a pasar de tales caractersticas, los bienes inmateriales tienen mucha afinidad con los derechos
reales como contenido patrimonial, transferible y transmisible, y el derecho absoluto oponible erga
omnes. Al respecto de lo expuesto por ambos autores, la falta de delimitacin precisa del derecho
sobre bienes inmateriales, como en el caso de las marcas, recae en la labor de las autoridades
competentes la delimitacin y alcance del derecho sobre un signo distintivo, a travs de sus
pronunciamientos o decisiones judiciales o administrativas.
9 En la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, Decreto 57-2000, en el Art. 17 se establece que las
marcas tiene la calidad de bienes mueblesEl art. 31 del Convenio Centroamericano para la
Proteccin de la Propiedad Industrial, de manera expresa clasificaba las marcas como bienes muebles.
11
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
1.4.Marca
En la doctrina de derecho marcario, son abundantes las definiciones sobre el
concepto de marca, sin embargo a pesar la gran cantidad de definiciones todas
coinciden en incluir que la principal funcin y caracterstica es su funcin distintiva
o diferenciadora.
Jorge Otamendi: Es el signo que distingue un producto o servicio de otro 12
12
Norma Aplicable
Artculo
70
letra
a
Dominicana
Guatemala
Honduras
artculo72
Artculos: 4 y 16
Artculos: 79 inciso
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
artculo 82
Artculos: 2 y 4
Artculos: 2 y 3
Artculos: 2 y 3
Artculos: 89 y 90
13
non,
las
marcas
podan
clasificarse
en:
denominativa,
figurativa
mixta
(denominativa + figurativa).
Sin embargo, en los ltimos aos se han creado distintos signos considerados
novedosos, que permiten atraer la atencin de los consumidores, y es bajo esa
premisa que, ahora la doctrina clasifica a las marcas como: marcas tradicionales
y marcas no tradicionales.
a. Por los elementos que la constituyen (marcas tradicionales)
i.
Marcas denominativas
Las marcas denominativas14 son aquellas constituidas por palabras pronunciables
con o sin significado. Tambin se consideran como marcas denominativas: las que
tienen un contenido conceptual (una o varias palabras existentes en el diccionario),
puede ser marcas de fantasa (palabras puramente arbitrarias), y pueden ser
neologismos (palabras inventadas pero que sugieren las caractersticas del
producto o servicio) los nmeros, los dgitos o las combinaciones de dgito y otros
caracteres (ej. @, $, etc.), que no posean una grafa especial o diseo, incluyendo
aquellos signos ortogrficos o de puntuacin que auxilien a su correcta lectura.
ii.
Marcas Figurativas
Las marcas figurativas, son aquellas en las cuales el objeto de proteccin recae
sobre una determinada figura, logo, diseo, holograma o combinacin de colores,
totalmente desprovisto de elementos denominativos y estn dirigidas en primer
trmino a causar un impacto visual.
14 Se llaman tambin marcas verbales. Consisten en trminos que tienen o no significacin, y que
atraen a la vez los ojos del pblico porque se escriben; y el odo porque se pronuncias. Bertone, Luis
Eduardo/ Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. Derecho de Marcas Tomo I, Editorial Heliasta S.R.L., pg.
237
14
iii.
Marcas Mixtas
Siendo definidos los conceptos de las marcas denominativas y figurativas, la
definicin de marca mixta surge por generacin espontnea, as tenemos que las
marcas mixtas son aquellas marcas integradas por elementos figurativos y
denominativos. Las marcas constituidas por elementos denominativos escritos en
una grafa especial se consideran como marcas mixtas, a excepcin del caso de
Nicaragua, donde se considera como una marca denominativa con grafa especial.
A partir de la presentacin de la solicitud de registro de marca, se entender que el
solicitante pretende la inscripcin y proteccin del signo que all se reproduce -en la
forma y manera en que aparece en la solicitud.
Para algunas legislaciones, cuando se aporta una representacin en color, la
solicitud contiene una reivindicacin de color implcita 15, no siendo posible entender
que incluye o abarca una marca en blanco y negro ni de otro(s) colores. 16
15 Guatemala. El artculo 20 del Reglamento a la Ley guatemalteco, establece que el solo hecho de la
presentacin de la solicitud de registro de marca, se entender que el solicitante pretende la
inscripcin y proteccin del signo, tal y como aparece en la solicitud o, en su caso, en la reproduccin
que debe acompaarse a la misma. Cuando la marca incluyese uno o ms colores especiales cuya
proteccin se reivindica, la solicitud deber necesariamente indicar el color o colores reservados. Si el
solicitante no deseare hacer reservas sobre la representacin grfica o color especficos, la marca se
presentar en escritura normal mediante letras, cifras y/o signos de puntuacin mecanogrficos en
maysculas y/o minsculas.
16 Para El Salvador se acepta una reivindicacin de colores distintos a los contenidos en el diseo
aportado. En el caso de Panam el Art. 45 de la Ley 61 que modifica el Art. 103 de la Ley 35, dispone
en su numeral 8: Declaracin reivindicando el color o colores como caracterstica distintiva de la
marca. Es necesario que el titular de la marca haga esta reivindicacin, para darle proteccin a la
misma.
15
16
17
-titular de la marca
18
Norma aplicable
Artculo 70 letra a y artculo72
Dominicana
Guatemala
Honduras
Artculos 4 y16
Artculo 79 inciso 2 y artculo
17 Bugallo, Beatriz. Propiedad Intelectual. Fundacin Cultura Universitaria. El origen de las marcas
colectivas data de la edad media, cuando eran utilizadas en las corporaciones para controlar, acreditar
e informar que eran utilizadas las reglas de arte de cada corporacin.
18
El Caso de Honduras constituye una excepcin, pues una persona natural puede ser titular de este
tipo de marcas, siempre que sea competente para realizar actividades de certificacin de la calidad.
Art. 4 del Decreto 16-2006
17
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
i.
82
Artculos
Artculos
Artculos
Artculos
2y4
2y3
2y3
89 y 90
Marcas tridimensionales.
Las marcas tridimensionales son signos que consisten en la forma corporal del
producto, o la de los envases o envolturas en los que ste es empacado. Lo que se
busca con la proteccin de este tipo de signos es que un producto determinado
pueda hacerse distintivo en el mercado al adoptar una forma totalmente novedosa
y diferente a la que habitualmente tienen los productos de la misma categora, o
sus empaques. El resultado final que se espera obtener es que los consumidores
asocien la forma con el origen empresarial del producto 19.
marcas,
la
doctrina
evaluar
la
carencia
de
19
Livano Meja, Jos Daniel. Aproximacin a las marcas no tradicionales. Universidad de los Andes,
Facultad de Derecho. Revista de Derecho Privado N 45 Enero Junio de 2011. ISSN 1909-7794
18
I.
II.
III.
20
21
Adems de los criterios anteriores, el examinador podr exigir vistas adicionales del
signo tridimensional, una descripcin o un espcimen si lo considera necesario,
adems de vistas adicionales del objeto que pueden ser aportadas por el solicitante
o a peticin de la oficina de registro.
ii.
Hologramas
concedi el registro de una marca tridimensional al considerar que el uso constante e ininterrumpido
de la marca provoc que los consumidores identificaran y diferenciara el producto en el mercado.
Nota: la Ley de Marcas de Costa Rica no contempla la posibilidad de interpretar la distintividad
sobrevenida
19
22
II.
iii.
III.
IV.
Marcas Sonoras
Sonido de guila
Consiste en el sonido de un
guila, especficamente su
particular chillido
Clase 32
Cervezas
Nota: el elemento grafico no forma parte
de la marca sonora, se incluye solo para
ilustrar el ejemplo
tridimensionales. Para esto se utiliza un rayo lser, que graba microscpicamente una pelcula
fotosensible. sta, al recibir luz desde la perspectiva adecuada, proyecta una migan en tres
dimensiones. Informacin tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Holograf%C3%ADa
20
Panam desde 1996 ha permitido el registro de este tipo de marcas. Con respecto a
los dems pases a consecuencia de la suscripcin del DR-CAFTA, se introdujeron
reformas en sus respectivas legislaciones a modo de admitir de manera expresa la
proteccin de las marcas sonoras; sin embargo, ninguna legislacin ofrece un
concepto sobre este signo distintivo, o establece un procedimiento sui generis para
este tipo de signos, por lo que es necesario recurrir a la doctrina y la
jurisprudencia.24
Se entiende como marca sonora, aquel signo perceptible por el odo humano que
cumple con la funcin de distinguir e identificar un producto o servicio a travs de la
difusin por algn medio idneo25.
Clasificacin de la marca sonora:
Melodas
26
21
ii.
iii.
ii.
iii.
las
diferentes
marcas
clasificadas
en
el
presente
manual
como
no
tradicionales, las marcas olfativas cuentan con menor grado de aceptacin 29. La
complejidad para obtener la proteccin de este tipo de signo, radica en cuanto a la
distintividad inherente que puedan tener los olores por s solos y la asociacin que
puedan hacer los consumidores respecto de los productos. Sin embargo, segn la
discursivo. Segn la Real Academia Espaola, es imitacin o recreacin del sonido de algo en el
vocablo que se forma para significarlo o vocablo que imita o recrea el sonido de la cosa o la accin
nombrada. Ejemplos tpicos de onomatopeyas son bum, pam, bing,clic,cl o crac.
Tambin puede ser casos para referirse a fenmenos visuales como zigzag. Informacin tomada de
http://es.wikipedia.org/wiki/Onomatopeya
28 Livano Meja, Jos Daniel. Aproximacin a las marcas no tradicionales. Universidad de los Andes,
Facultad de Derecho. Revista de Derecho Privado N 45 Enero Junio de 2011. ISSN 1909-7794
29 En la Unin Europea de 6 solicitudes que se han presentado, 4 fueron rechazadas, 1 fue retirada
por el solicitante y 1 alcanz su registro, sin embargo a la fecha se encuentra caducada. Livano Meja,
Jos Daniel. Aproximacin a las marcas no tradicionales. Universidad de los Andes, Facultad de
Derecho. Revista de Derecho Privado N 45 Enero Junio de 2011. ISSN 1909-7794. Informacin
tomada de: http/oami.europa.eu
22
2. Examen de forma
El examinador deber evaluar si la solicitud de registro cumple con las formalidades
establecidas por cada legislacin para la presentacin de la solicitud de marcas, y
en particular, si el documento de solicitud rene las formalidades mnimas de
admisibilidad para asignarle fecha de presentacin.
2.1.Fecha de presentacin de la solicitud.
Requisitos mnimos para asignar hora y fecha de la solicitud
a) Los datos que permitan identificar al solicitante o a su representante y la
direccin para recibir notificaciones en el pas.
b) La marca cuyo registro se solicita y su reproduccin de acuerdo al tipo de
marca
c) Los nombres de los productos o servicios para los cuales se usa o se usar la
marca31.
d) Una indicacin expresada de que se solicita el registro de una marca 32.
e) El respectivo comprobante de pago 33.
f) Seala una direccin o designa a un representante en el pas 34.
30
31 Costa Rica: se debe indicar la clase de los productos o servicios, artculo 10 inciso d) de la ley de
marcas
32 Nicaragua.
23
33 Todos los pases en estudio con la nica excepcin de la Oficina de El Salvador, que requiere dicho
pago al final del trmite
Distintivos exige el pago de la totalidad de las tasas administrativas del trmite de la solicitud de
marca, al final del trmite, una vez otorgado el registro solicitado.
24
Pas
Guatemala
El Salvador
Honduras
Arancel
Q.110 por cada clase
$100.00 por cada clase
L. 50 por timbre fiscal (no hay tasa de
Nicaragua
Costa Rica
Repblica Dominicana
Panam
presentacin)
$100 por solicitud, ms timbres fiscales
$50.00 por cada clase
RD$4,735 RD$3,575 por clase adicional
$128.50 tasa de presentacin, ms
40
exacta
para
recibir
notificaciones
medio
para
recibir
tendr como abandonada de pleno derecho y se archivar de oficio. El solicitante debe cancelar una
tasa bsica por la solicitud de registro de la marca y una tasa complementaria por cada una de las
clases para la cual solicita la marca. Si dentro del mes siguiente a la fecha en que se hubiese
notificado, la resolucin por la cual se ordena dicha inscripcin, el solicitante no hubiese efectuado el
pago de esta tasa, quedar sin efecto la resolucin y se archivar el expediente sin ms trmites.
40
25
7.
41
A excepcin de Panam donde siempre debe solicitarse la marca por medio de un apoderado.
26
42
27
Comentario
Se prev la figura del gestor e incluso la obligacin de la
Oficina de crear un Banco o Archivo de gestores.
Honduras
El
Salvador
28
Costa Rica
Panam
29
Repblica
Dominicana
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
Convencin de la
Haya sobre la
Apostilla
x
Tratado sobre el
Derecho de Marcas
(TLT)
X
x
x
x
x
x
X
X
X
X
X
virtud
Guatemala no es parte de la Convencin de la Haya sobre la Apostilla, los poderes deben llevar las autnticas de
ley.
30
Norma aplicable
Repblica
Dominicana
Guatemala
del Reglamento
Artculos 22 letra e/ 164 Ley, 19, 106 y artculo 107 del
Honduras
Reglamento.
Artculo 156 de la Ley de Propiedad Industrial Decreto 1299-E y Articulo 11 de la Ley de Implementacin del
El Salvador
Nicaragua
del Reglamento.
Costa Rica
Artculo 9 letra h y 89 de la Ley, 17 y 62 del Reglamento
Panam
Artculo 94 de la Ley y 76 del Reglamento
A efectos de corroborar la clasificacin de los productos y/o servicios distinguidos
por la marca cuya proteccin se reivindica, el examinador aplicarla Clasificacin
Internacional de Productos y Servicios de Niza 44.
correspondientes ttulos y notas explicativas as como una lista alfabtica. Los ttulos de cada clase son
indicaciones generales referidas al mbito al que pertenecen en principio, los productos o servicios.
Las notas explicativas aclaran qu productos entran o no dentro del mbito del ttulo de clase y deben
considerarse una parte integrante de la Clasificacin. La lista alfabtica enumera prcticamente todos
los productos o servicios concretos que pertenecen a una nica clase. Tomado de La Clasificacin
Internacional de Productos y Servicios de Niza. Disponible en:
www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/spa/nice/spap1.pdf
31
Esta revisin es parte integral del examen de forma de la solicitud, habida cuenta
que existe un imperativo legal para que el solicitante indique de forma clara, los
productos y servicios que pretende distinguir.
Si los productos no estuviesen correctamente clasificados, el examinador debe
proponer
una
clasificacin
diversa
una
modificacin
en
la
clasificacin
A manera de
45
32
dentro de una clase concreta. El examinador debe tener presente dicha posibilidad
a pesar de que para efectos prcticos -facilitar la clasificacin, coherencia y
seguridad jurdica-, se recomienda utilizar preferentemente los trminos de la
Clasificacin de Niza.
2.8.Representacin Grfica
El examinador debe corroborar que la solicitud incluya una representacin de la
marca que sea clara, precisa completa, inteligible y duradera.
2.9.Clasificacin de elementos figurativos.
La Oficina debe tambin clasificar los elementos figurativos de la marca objeto de la
solicitud.
Las Oficinas emplean para tal efecto la Clasificacin Internacional de Elementos
Figurativos de las Marcas (Clasificacin de Viena).
2.10.
47
Derecho de Prioridad
47
48 Todos los pases en estudio son parte del Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad
Industrial (CUP).
33
Pas
Repblica
Dominicana
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
Costa Rica
Reglamento
Artculo 5 de la Ley, 10 y 11 del
Panam
Reglamento
Artculo 103 nmero 6
18
141
6
10 de la Ley, 16 al 19 del
todos los actos realizados despus de esa fecha que normalmente seran aptos para
anular los derechos del solicitante respecto a la proteccin deseada.
Si en la solicitud presentada se reivindica la prioridad extranjera, el examinador
deber corroborar que:
a. Que la fecha de la solicitud se haya realizado dentro del plazo de 6 meses
contados a partir del da siguiente de la solicitud reivindicada como
prioritaria;
b. Que exista la indicacin del pas y el nmero de presentacin asignado a la
solicitud prioritaria.
c. La copia de la solicitud prioritaria,
34
del
plazo
legalmente
establecido.
Se
debe
entender
por
solicitud
49
35
El solicitante podr reivindicar prioridad para todos o slo para algunos de los
productos o servicios contenidos en la solicitud. En este ltimo caso, se tratar de
una reivindicacin de prioridad parcial. Los productos o servicios para los cuales
se reivindica prioridad se beneficiarn de la fecha de presentacin de la solicitud
extranjera, mientras que a los productos o servicios restantes les corresponder la
fecha de presentacin de la solicitud nacional.
En el caso que para un mismo producto o servicio se reivindique prioridad con base
en ms de una solicitud extranjera, el plazo para reivindicar prioridad se contar
desde la fecha de la solicitud extranjera ms antigua. Asimismo, dicho producto o
servicio se beneficiar de la fecha de presentacin de la solicitud extranjera ms
antigua.
Por otro lado, en una misma solicitud se podr invocar prioridad para uno o ms
productos o servicios, sobre la base de una solicitud extranjera y para otros
productos o servicios sobre la base de otra solicitud extranjera. Es decir, que en una
solicitud se pueden reivindicar dos o ms prioridades respecto de distintos
productos o servicios contenidos en la solicitud, lo que se denomina prioridad
mltiple. En este caso, el plazo para invocar cada prioridad se contar desde la
fecha de presentacin de la respectiva solicitud prioritaria. Asimismo, cada producto
o servicio o grupo de productos o servicios se beneficiar de la fecha de
presentacin de la solicitud prioritaria respectiva.
Finalmente, en una misma solicitud es posible hacer una reivindicacin parcial y
mltiple. Es decir, algunos productos o servicios se pueden consignar sin
reivindicacin de prioridad y los restantes reivindicando prioridad sobre la base de
una o ms solicitudes extranjeras. En este caso aplica lo sealado en los prrafos
precedentes, segn corresponda.
2.12.
36
Traducciones
Algunos pases exigen traduccin autorizada o jurada, para todos los documentos
provenientes del extranjero cuyo contenido no est en idioma espaol. Los nicos
documentos que admiten traduccin simple son los certificados de prioridad.
Pas
Comentario
Repblica
Ley
20-00.
Ley
de
Propiedad
Industrial:
Los
Dominicana
Guatemala
Solo
se
admiten
traducciones
juradas.
El
seguido
el
trmite
de
autenticacin
50
37
autorizada correspondiente.
Honduras
de
Traducciones
del
Ministerio
de
que
la
Seccin
de
Traducciones
del
comprobarse
la
presentacin
de
las
no
existe
registro
de
traductores
certificados.
Nicaragua
Costa Rica
Panam
Pblica,
admite
el
uso
de
traducciones simples.
Artculo 81 del Reglamento establece que los
documentos
expresados
en
certificaciones
idioma
que
no
espaol,
estn
debern
documentos
certificaciones
estarn
38
notarial o consular.
2.14.
Otros Documentos
51
Cuando del examen de forma se determine que existe una omisin o error, dicha
situacin ser comunicada al solicitante, para que subsane en el plazo legal. Si no
corrige de manera completa su solicitud en dicho plazo, se decretar el abandono
de la gestin.
Plazo para contestar prevenciones de forma/fondo:
Pas
Repblica
Dominica
na
Norma aplicable
Guatemal
a
51
Examen de Fondo
Ley
20-00.
Ley
de
Propiedad
Industrial:
Artculos 79 y 80.
Reglamento: Artculo 40
Para los pases miembros del TLT no es necesaria la legalizacin de los documentos anexos
39
Honduras
El
Salvador
Nicaragua
Costa Rica
40
Panam
3. Examen de fondo
Adicional o conjuntamente52 con el examen de forma, el examinador deber llevar a
cabo un examen de fondo o sustantivo de la solicitud 53, a efectos de establecer si la
misma se ve afectada sea por alguna prohibicin absoluta o relativa.
En el caso que el signo sea registrable por no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones de fondo, el examinador remitir la solicitud para que sea
debidamente publicada en la forma, manera y periodicidad que fija cada
legislacin.54
Cuando se considere que existen uno o varios motivos de denegacin, el
examinador formular una objecin motivada, en la que especificarn todos los
motivos de denegacin que haya detectado, redactando una fundamentacin clara
y especfica para cada uno de ellos. Acto seguido notificar al solicitante quien
podr pronunciarse en el plazo legalmente establecido.
Si el solicitante no contesta o lo hace fuera del plazo establecido, se dan los casos
siguientes:
52 En Nicaragua las etapas de fondo y forma se encuentra divididas por la etapa de publicacin. El
examen de fondo es posterior a la publicacin y se lleva a cabo habiendo finalizado el perodo de
oposiciones.
53 Ver Tabla pagina anterior sobre Plazo para contestar prevenciones de forma/fondo
54 Panam: el examen de fondo no genera aviso de notificacin, solo procedemos
solicitud tal como lo dispone el artculo 105 de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996.
a Rechazar la
41
Pas
Repblica
Proceden
Dominicana
denegacin de la solicitud
Comentario
decretar el
rechazo
Guatemala
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
El Salvador
55 Por esta razn, el primer paso que debe tomarse al examinar los motivos absolutos de
42
Norma Aplicable
Artculo 73.1 letra a y b
57
El Salvador no puede objetar por la falta de distintividad del signo solicitado, por no estar
contemplada dicha prohibicin en su normativa.
43
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
Artculo
Artculo
y6
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
20 letras a, b y c
83 numerales1, 2
8 letras a y b
7 letras c y d
7 letras a, b y g
91 numeral 14
El
presente
DISEO
DE
Clase 21
Productos: Cepillos de Dientes
se
empresarial
puede
determinado
afirmar
que
por
carece
de
Clase 16
Productos: Brochas para
pintar, brochas para
masonera, rolos para
brochas.
44
Clase 33
utilizada
para
los
productos solicitados.
45
Comentario:
Esta
solicitud
fue
evidente
que
la
forma
59 Determinar si una forma otorga o no una ventaja funcional o tcnica al producto, puede implicar
tener ciertos conocimientos tcnicos o especializados. Examinadores de las Oficinas de Nicaragua,
Honduras, Guatemala y Repblica Dominicana, se sirven consultar a sus homlogos de los
Departamentos de Patentes de Invencin, para obtener un mejor y ms razonado criterio sobre la
registrabilidad de este tipo de signos distintivos.
60
La legislacin panamea incluye tambin la forma de los productos impuesta por su funcin
industrial, para lo cual los examinadores recurren al criterio de aplicacin industrial que se emplea
en materia de patentes.
46
y/o funcional, derivada de los relieves en la superficie que servan para proporcionar
un masaje a la piel.
bajo
un
generalizado
ciertos
servicios
de
determinada
Pas
Repblica
Dominicana
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
Norma Aplicable
Artculo 73.1 letra d
consenso
de
llamar
productos
Artculo
Artculo
6
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
20 letras a y d
83 numerales 4 y
una
manera.
8 letra c
7
7 letras c y g
91 nmero 2
61
CASADO CERVIO, Alberto. El Sistema Comunitario de Marcas. Lex Nova. 2000, pgina131
47
El ESMOQUIN
Clase 25
Trajes y vestidos
enteros
pero
puede
resultar
Las palabras en idiomas extranjeros que se utilicen como marca, pueden tambin
incurrir en esta causal de prohibicin si el pblico consumidor las reconoce y
domina su significado, como consecuencia de su utilizacin masiva o la falta de un
equivalente preciso en el idioma espaol, por su vulgarizacin, o por un uso diario;
que los hace fcilmente reconocibles e identificables por un amplio sector de la
poblacin o de los consumidores, como indicativos de la naturaleza, caractersticas
o destino de los productos o servicios que distingue 62.
62
Oficina Espaola de Patentes y Marcas. Prohibiciones Absolutas y Relativas, pgina 21. Disponible
en: www.oepm.es
48
Ejemplo 2:
JACUZZI
Clase 11
Baeras de hidro-masaje
49
menos, es comprendida por los especialistas en los mbitos en cuestin como una
abreviatura que identifica los productos y/o servicios que pretende distinguir.
Ejemplos:
Bco. servicios bancarios en clase 36.
Arq. servicios de arquitectura y diseo 35
W.C.- servicios de alquiler de sanitarios porttiles
en clase 35.
Q.D.G.- servicios funerarios en clase 45
63
prohibicin en
estudio sera entonces superada por esta adquisicin posterior de distintividad 64.
Prohibicin 4. Denominaciones descriptivas, calificativas, sugestivas o
evocativas.
Ser aquella que transmita un mensaje puramente informativo acerca de dichos
productos o servicios. La finalidad de la prohibicin es evitar que sobre una
denominacin o grfico descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilizacin o
monopolio que impide a otros competidores usarlo en productos o servicios
similares, pues se trata de signos necesarios en el trfico mercantil y que deben
estar a disposicin de todos los competidores del sector que se trate.
50
Pas
Repblica
Norma Aplicable
Artculo 73 letra c
Dominicana
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
20 letras a y e
83 prrafos 3 y 6
8 letra d
7 letra f
7 letras d y g
91 prrafo 2
Marca: FRIOS
Helados, clase 30
Marca: ANTICASPA
clase 03
Shampoo
Marca: DURADERA
Pintura, clase 2
acondicionador,
Ejemplos:
51
aptos para ser registrados como marcas. Ejemplo: PURA DE VACA, para
distinguir leche, en clase 29 de la Clasificacin Internacional.
Calidad
Consiste generalmente en trminos laudatorios, referidos a una calidad
superior de los productos, como por ejemplo DE PRIMERA, SUPERIOR o
PREMIUM65.
Cantidad
Incluye indicaciones sobre la cantidad en la que se venden normalmente los
productos o haciendo referencia a medidas de cantidad pertinentes en el
comercio tales como: DOCENA para huevos, SIX PACK para cervezas,
LITRO para las bebidas. Slo cuentan las medidas de cantidad que tengan
alguna relevancia comercial, y no todas las hipotticamente posibles.
Destino
El destino puede ser el modo, el medio de aplicacin o la funcin normal, a
los que se destina un producto o servicio. Tambin se refiere al objeto de
utilizacin. Ejemplo: TERAPIA para instrumentos de masaje.
Valor
Aluden a la valoracin del producto que distingue o a su valor en trminos
econmicos o monetarios. Por consiguiente, incluye expresiones como
PRECIO JUSTO, BARATO o MAS POR SU DINERO.
Origen geogrfico
El carcter descriptivo del trmino geogrfico puede depender del lugar de
produccin de los productos, del lugar de prestacin de los servicios, del
lugar en el que la empresa que presta servicios tenga su sede, y del lugar
desde donde la prestacin de servicios se administra y controla. Ello aplicar
en el supuesto de que el lugar, regin o pas, sean conocidos o reputados por
52
cajeros
automticos.
Tambin
Clase 30
Productos: Caf y derivados
del caf.
Tratndose
para
de
espirituosas,
la
determinado
ao
los
vinos
mismos.
y
bebidas
indicacin
hace
de
un
referencia
sera pertinente, pero en otro tipo de productos tales como dulces o confites
No es necesario que una marca sea denominativa o mixta para designar una
caracterstica, pues bien puede tratarse de un signo figurativo.
Se denegar el
53
Clase 39
Palabras
o
combinaciones
de
palabras
Servicios de aparcamiento incorrectamente escritas o con alguna ligera
de vehculos
modificacin,
eventualmente
afectadas
por
54
66 Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Repblica Dominicana, incluyen expresamente esta
prohibicin absoluta, muy similar a la anteriormente estudiada.
55
Clase 36
Servicios financieros y
crediticios
56
Clase 30
Productos: confites y
golosinas
57
Asimismo, el examinador debe tener presente que un color puede ser funcional o
inherente a la naturaleza de los productos para los cuales se pretenden registrar, tal
y cual sera el caso de solicitar proteccin sobre un determinado color como lo es el
rojo para distinguir extintores o el color mbar para la proteccin de cervezas.
Prohibicin 7. Una letra o un dgito considerado aisladamente.
Una letra o un nmero aislado, se considera irregistrable por s mismo. Se excepta
el caso de las letras o dgitos con caractersticas especiales, combinadas o que
llevan
un
especial,
dotan
de
distintivo67.
Pas
Norma Aplicable
Repblica
Dominicana
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Artculo 7 letra a
Costa Rica
Artculo 7 letras f y g
Panam
Artculo 91 nmero 17
Artculo 20 letras a y g
Artculo 83 nmero 6
Artculo 8 letra f
dibujo
que
las
carcter
67
58
Ejemplo 1:
MARCA
aisladamente
MOVISTAR
por
tanto
si
son
susceptibles de registro.
WOLVERINE
OUTDOORS, INC
Ejemplos 2:
Comentario: Estas solicitudes fueron concedidas por uno de los pases miembros 68
pues el objeto de proteccin de la marca no recae sobre la letra M aisladamente
considerada, sino; sobre los diseos o grafas particulares presentes en las
representaciones de dicha letra. Doctrinalmente se les considera marcas dbiles. Es
sta la razn por la cual existen varios registros en los cuales se observa dicha
letra, siendo que a futuro, debern sus titulares tolerar la existencia de registros
que contengan esta misma letra con diseos o grafas distintivas.
Ejemplo 3:
Comentario: La solicitud en cuestin si resulta registrable en tanto el nmero cinco
no se muestra aisladamente sino, como parte de otros elementos figurativos que
componen la globalidad del signo a registrar.
68 Panam.
59
767
Clase 12
Boeing Management Company
Vehculos; aparatos de locomocin
terrestre, area o martima.
Prohibicin 8. Marcas engaosas.
Se trata de una prohibicin que se configura con la posibilidad de que el signo
induzca a engao, sin necesidad de que ste se produzca efectivamente. Las
legislaciones en estudio sancionan el engao plasmado en caractersticas propias
del producto o servicio, como son, entre otros: la naturaleza, el modo de
fabricacin, las cualidades, la procedencia geogrfica, la aptitud para el empleo o el
consumo, o la cantidad.
Pas
Repblica
Norma aplicable
Artculo 73.1 Literal i)
Dominicana
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
20, Literal j)
83, Numeral 9)
8, Literal i)
7, Literal i)
7, Literal j)
91 Nmeros 4 y 11
El signo engaoso es aquel que desorienta a los consumidores de los productos y/o
servicios que pretenden ser distinguidos, en la medida en que exista discordancia
entre lo que la marca indica o sugiere, y las caractersticas de los productos o
servicios a que pretende aplicarse. El signo engaoso crea una expectativa sobre el
producto y/o servicio que no se corresponden con la realidad. De ah la necesidad
60
CARDIOPRIL
Marca para clase 05
Productos: encabezado de la clase 05
pues
se
podra
los
productos
del
relacin entre el signo y los productos y servicios para los cuales se ha solicitado la
marca, razn por la cual, si el nombre geogrfico que se trata de registrar genera
69
Se seleccion este ejemplo puesto que, en relacin a productos farmacuticos existe unidad de
criterio entre las oficinas de registro, dada la naturaleza de los productos. Sin embargo, en El Salvador,
existe la prctica de admitir a trmite marcas que hacen referencia a productos especficos y es
solicitada, por ejemplo, para todo el encabezado de la clase. Dicho criterio ha sido adoptado a efectos
de permitir al titular ejercer una proteccin ms slida y efectiva de su marca, para impedir que
terceros se puedan apropiar de la denominacin en relacin a productos contenidos en la misma clase.
61
MONT BLANC
Clase 03
sumamente conocido, no es en forma
Productos: Perfumera, aceites alguna un lugar caracterizado por la
esenciales, cosmticos, lociones
produccin de perfumes,
productos de
para el cabello
cuero
bolgrafos
que
dicha
marca
distingue.
El empleo de trminos geogrficos es usual tratndose de marcas de automviles,
como lo son por ejemplo TOYOTA TACOMA, HYUNDAI TUCSON o SEAT IBIZA.
Cuando el registrador estime que no existe margen para dicha asociacin por parte
del pblico consumidor, las marcas se debern considerar y tratarse como
arbitrarias.
Si por el contrario, el trmino geogrfico corresponde a un origen geogrfico
reconocido por el tipo de productos o servicios que se pretenden distinguir o es
incluso necesario para ser referido por otros empresarios en su actividad comercial,
como lo es el caso de FLORIDA para frutas, o PARIS para perfumes, si la
referencia no es legtima, la marca no ser susceptible de registro.
Bajo este mismo supuesto se deben entender los denominados adjetivos
gentilicios cuando den lugar a la misma posibilidad de error.
Como primer paso para establecer si el trmino que se pretende registrar posee un
significado geogrfico, el examinador debe evaluar si el consumidor promedio o el
pblico al cual se destina la oferta empresarial de la marca, es capaz de vincular
dicho trmino con un determinado origen geogrfico de los productos y/o servicios
distinguidos de dicha marca. Para llevar a cabo esta evaluacin sobre la eventual
conexin marca-origen geogrfico, el examinador puede consultar diccionarios
geogrficos, atlas, o informacin disponible sobre los productos, o podr incluso
62
70 La legislacin panamea incluye una clara prohibicin referida a las formas o figuras
tridimensionales que constituyen falsas indicaciones sobre los componentes o cualidades de los
productos.
Disponible
63
Debe
entre este tipo
Pas
Repblica
Norma Aplicable
Artculo 73.1 letra g
Dominicana
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
20 letra h
83 nmero 7
8 letra g
7 letra b
7 letra h
91 nmero 5
distinguirse
de
marcas
Clase 25
Prendas de vestir
menores
de
edad,
donde
existen
72 Oficina Espaola de Patentes y Marcas. Prohibiciones Absolutas y Relativas, pgina 34. Disponible
en: www.oepm.es
64
Ejemplo:
Debe distinguirse entre este tipo de marcas de aquellas que podran considerarse
de escaso gusto, pero que no contravienen criterios de la moral y orden pblico
imperantes en el momento73. stas ltimas no contravienen la presente disposicin.
Prohibicin 10. Signos conformados por elementos que puedan ofender o
ridiculizar personas, ideas.
Al igual que en la prohibicin anterior, se trata de tutelar el respeto a terceras
personas, comunidades y religiones 74.
Pas
Repblica
Norma Aplicable
Artculo 73.1 letra h
Dominicana
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
20 letra i
83 nmero 8
8 letra h
7 letra h
7 letra i
91 nmero 5
73
Algunas Oficinas han admitido registro para marcas cuyos nombres poseen alusiones sexuales o
expresiones coloquiales.
65
de
las
Indicaciones
75
Geogrficas
DPI tutelado
Indicacin Geogrfica y
Denominacin de Origen
Indicacin Geogrfica
Indicacin Geogrfica y De
nominacin de Origen
El Salvador
Nicaragua
Denominacin de Origen e
Indicaciones Geogrficas
Indicacin Geogrfica
Costa Rica
Panam
Indicacin Geogrfica
Denominacin Geogrfica
Definicin legal
Artculo 70 letra i.
Artculos 4 y 16
Artculo 79 prrafos 8 y
9.
Art. 15 Decreto 162006
Artculo 2.
Artculo 1 de la reforma
de la Ley No. 580.
Artculos 2 y 3
Artculo 91.11 y 132
66
que
(para
Pas
Repblica
los
Norma Aplicable
Artculo 72.2
Dominicana
Guatemala
Artculo 80
Honduras
Artculo 83 prrafo 11
El Salvador
Artculo 8 letra o
Nicaragua
Artculo 7 letra j
76 Con la nica excepcin
de El Salvador, todasArtculo
las legislaciones
Costa Rica
7 letraen
l estudio poseen este tipo de
prohibicin absoluta.
Algunas de ellas tutelan lasArtculo
Indicaciones
Panam
91 Geogrficas
prrafos 4yyotras,
11 expresamente las
Denominaciones de Origen.
67
De igual forma, para que la prohibicin sea aplicable; el examinador debe constatar
que la marca no est compuesta exclusiva o predominantemente por una indicacin
geogrfica/ denominacin de origen, siendo posible no obstante el que la marca
est compuesta por otros elementos que no tengan referencia geogrfica alguna.
De ser as, se debe determinar si la indicacin geogrfica o la denominacin de
origen, predominan en el conjunto de los signos, supuesto en el cual; la prohibicin
podra resultar de aplicacin.
La
solicitud de referencia
fue rechazada pues la
Clase 33
77 Las legislaciones Panam y Repblica Dominicana exigen que la denominacin de origen que
68
en
el
sentido
que,
se
ha
la
autorizacin
por
parte
del
del
listado
de
productos
que
78 La Denominacin de Origen TEQUILA, solicitada por el Gobierno Mexicano, a travs del Consejo
Regulador del Tequila, se encuentra registrada en Panam dese el aos el ao 2009 y admitida a
trmite en El Salvador, por lo tanto se prohbe el uso de esta denominacin, por aquellas empresas
que no cumplen con los estndares de calidad impuestos por su propia reglamentacin.
79 En la prctica de las Oficinas de Nicaragua, Costa Rica y Panam se rechazan este tipo de
solicitudes con base en la prohibicin en estudio.
80
69
Norma Aplicable
Artculo 73.1 letra k
Dominicana
Guatemala
Honduras
Artculo 20 letra l
Artculo 83 nmeros 15, 16 y
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
17
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
8 letra k
7 letra k
7 letra m
91 numeral 1
70
Con arreglo al artculo 6 ter, apartado 1, letra a), del Convenio de Pars, se denegar
el registro de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado de los
pases de la Unin, as como toda imitacin desde el punto de vista herldico, de los
siguientes signos:
-
Escudos
de
armas,
denominaciones
banderas
de
las
otros
emblemas,
organizaciones
siglas
internacionales
71
Clase 33
autorizacin/consentimiento
Licor alcohlico sacado de
caa azcar, especficamente britnico para su registro.
Clase
ron 41
Servicios de educacin,
formacin,
esparcimiento,
actividades
deportivas
y
culturales.
del
gobierno
de
Flandes,
este
emblema
fue
Mundial
de
la
Propiedad
Clase 36
Paris.
Seguros; negocios financieros;
negocios monetarios; negocios
inmobiliarios
72
Clase 38 y 41
Telecomunicaciones y
educacin, formacin,
esparcimiento, actividades
deportivas y culturales.
este
Tratado
81 Pases como Honduras poseen incluso una legislacin especfica para la proteccin del smbolo en
cuestin, sea el Decreto No. 32 del 27 de agosto de 1970, as como una prohibicin de registro
expresamente prevista en el artculo 83.15) para solicitudes de marca que contengan los nombres,
emblemas y distintivos de la Cruz Roja. Panam tambin tiene est prohibicin, en una Ley distinta:
Ley No. 32 de 4 de julio de 2001 Que dicta disposiciones para la proteccin y el uso del emblema de
la Cruz Roja y el de la Media Luna Roja, en su artculo 14 seala: No podrn registrarse como marcas
mercantiles ni como elementos de stos, as como tampoco en el Registro de Sociedades y/o Razones
Comerciales, los emblemas y las denominaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
73
Smbolo Olmpico est compuesto por cinco anillos entrelazados de colores: azul,
amarillo, negro, verde y rojo83, colocados en orden de izquierda a derecha.
La tutela de los smbolos olmpicos se extiende
a la posibilidad de solicitudes de marcas
denominativas
denominaciones
mixtas
tales
que
como
contengan
OLIMPIADA,
Norma Aplicable
Artculo 73.1 letra l
Dominicana
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
20 letra m
83 nmero 12
8 letra l
7 letra l
7 letra n
91 nmero 7
82 Consultar Tratado de Nairobi sobre la proteccin del Smbolo Olmpico. Disponible en:
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/nairobi/trtdocs_wo018.html
84 Nicaragua hace distincin en la entidad del signo y comprende adems los signos oficiales y los
signos de control o garanta; Honduras, incluye los signos de la Cruz Roja, entidades religiosas y de
beneficencia legalmente reconocidas y el smbolo olmpico y; Panam, hace referencia nicamente a
los sellos de garanta y control que utilice el Estado.
74
Clase 05
Productos farmacuticos, veterinarios e higinicos
para la medicina; sustancias dietticas para uso
mdico,
alimentos
para
nios:
emplastos,
materiales para empastar dientes y para improntas
dentales,
desinfectantes
productos
para
la
destruccin de animales dainos; fungicidas y
herbicidas.
Prohibicin 14. Signos que reproduzcan monedas o billetes de curso legal.
La prohibicin atiende a motivos de inters pblico siendo que en la mayora de las
legislaciones se prohben las reproducciones de billetes y monedas de curso legal,
por servir en el comercio como medio circulante. Se sanciona entonces la
reproduccin o imitacin de monedas o billetes de curso legal en el territorio de
85
75
Norma aplicable
Repblica
Dominicana
Guatemala
Honduras
Artculo 20 letra
Artculo 83 nmero
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
14
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
Clase 35
Servicios de venta de utensilios de
cocina y enseres para el hogar.
8 letra n
7 letra o
7 letra
91 nmero
El
examinador
deber
entonces y de
acuerdo
la
documentos
se
consideran
ttulos
76
Norma Aplicable
Artculo 73.1 letra m
Dominicana
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
Artculo
20 letra m
83 prrafo 12
8 letra l
7 letra l
7 letra o
91 nmero 8
Permitir este tipo de registros, supondra admitir que el titular se subrogue derechos
o privilegios que no le corresponden, empleando indebidamente condecoraciones o
medallas que no han obtenido o que no son oficialmente reconocidas.
86
77
Pas
Repblica
Norma Aplicable
Artculo 73.1 letra n
Dominicana
Guatemala
Artculo 20 letra o
Honduras
Artculo 83 nmero 18
El Salvador
Artculo 8 letra o
87 A excepcin de Panam,
todas
las
legislaciones
en estudio7contemplan
Nicaragua
Artculo
letra m esta prohibicin, aplicable
si el signo se destinase a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso sea susceptible de
Costa Rica
Artculo 7 letra p
causar confusin o asociacin con ella. Consecuentemente, el examinador deber determinar si
Panam
91 nmero
20productos o servicios
adicionalmente al hecho de que el signo consista enArtculo
una variedad
vegetal, los
que se pretenden distinguir son relativos o afines a la variedad, as como tambin evaluar si existe
riesgo de confusin o asociacin (en las legislaciones que as expresamente lo establecen) que
puedan generar error al pblico consumidor. En virtud de los compromisos contrados en fechas
recientes, y siguiendo lo dispuesto en el numeral 27.3 del Acuerdo ADPIC todos los pases en estudio
proveen proteccin a las variedades vegetales. Con la nica excepcin de El Salvador, todos los dems
pases en estudio son miembros del Convenio UPOV de proteccin de variedades vegetales, Acta de
1991.
78
Baccara
recibir
la
proteccin
que
en
estudio,
siendo
que
el
nombre
79
Vetiver
es
una
mediante
una
patente de invencin en El
Clase 03
Salvador,
empleada
para
la
demostracin de riesgo de confusin, toda vez que expresamente se prohbe el registro de marcas que
consistan en la denominacin de una variedad vegetal protegida en Costa Rica o en algn pas
extranjero con el cual se haya pactado un tratado o acuerdo relativo a la proteccin de las variedades
vegetales. En este caso, el examinador deber vedar el registro de solicitudes de marca que incluyan
denominaciones de variedades protegidas independientemente del tipo o naturaleza de los
productos y servicios que se pretenden distinguir.
89 Guatemala, El Salvador, Honduras, Repblica Dominicana y Costa Rica, son los nicos pases
cuyas legislaciones contemplan dicha prohibicin, conforme a la cual, durante un plazo de diez aos
contados desde la fecha anulacin, disolucin o desaparicin, de la marca de certificacin anterior; el
examinador deber rechazar nuevas solicitudes de esta naturaleza marcas que pretendan
reproducirlas.
80
Norma Aplicable
RD/LPI: Artculo 112
Dominicana
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
WOOLMARK WORLD
Clase 25
Camisetas y prendas de vestir.
Solicitada por: Industria Centroamericana de
la Confeccin
90 OMPI/PI/SDO/06/1. GARCA MUOZ-NJAR, Luis Alonso. La marca colectiva, la marca de
81
91
El valor de las marcas colectivas y de certificacin para las empresas de menor peso.
Revista
de
la
OMPI/Julio-Septiembre
de
2002.
Disponible
en:
http://www.wipo.int/sme/es/documents/wipo_magazine/09_2002.pdf
82
92
En la legislacin dominicana la prohibicin en estudio nicamente aplica bajo las mismas causales
indicadas, para marcas ordinarias y no para marcas de certificacin. El perodo relevante se ha fijado
en un ao.
83
derivan de la proteccin civil del nombre y la propia imagen, que entran en conflicto
con un signo que se pretende registrar. La determinacin de estos derechos previos
dar inicio a la controversia y el examinador; ya sea de oficio o por la va de
oposicin(es) de terceros interesados, deber pronunciarse a favor o en contra del
registro solicitado.
Prohibicin 1. Signos idnticos o
registrado o en trmite de registro.
similares a otro
signo
distintivo
Esta prohibicin versa sobre la figura del riesgo de confusin y de asociacin 95.
Existir riesgo de confusin cuando el uso simultneo de dos marcas en conflicto
lleve a error al sector relevante de los consumidores o al pblico en general en
cuanto al origen empresarial de los productos o servicios distinguidos por dichas
marcas. Por ello se considera que una marca posterior est en conflicto con una
marca anterior, si a la vista de la similitud de las marcas y a la vista de la similitud
de los respectivos productos o servicios, el consumidor medio puede errneamente
creer que estos productos o servicios distinguidos por la marca solicitada o
posterior; son originarios o estn asociados con la empresa titular del registro
marcario anterior.
Pas
Repblica
Dominican
a
Norma aplicable
Comentario
Ley
20-00.
Ley
de Las solicitudes en curso son eficientes
Propiedad
Industrial: para alegar esta prohibicin slo
cuando cumplen al menos con los
Artculos 74 (a, y c).
requisitos mnimos previstos en el
artculo 76 de la ley y, en
consecuencia, les ha sido asignada
una fecha de presentacin.
Guatemal
a
comentario, la demostracin de semejanza grfica, fontica, olfativa (El Salvador), con otras marcas y
dems signos distintivos (Honduras y El Salvador) ya registrados o en trmite de registro a favor de un
tercero desde una fecha anterior, para mercancas o servicios relacionados con productos o servicios
protegidos por una marca registrada o en trmite de registro, d a probabilidad de confusin.
84
El
Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
presentadas
cumpliendo
con
lo
establecido en el artculo 24 de la Ley.
tanto entre s como en relacin con los productos o servicios distinguidos por ellos,
y considerar la situacin de los consumidores o usuarios, la cual variar en funcin
96 El riesgo de asociacin es una modalidad del riesgo de confusin que se constata cuando el
pblico asocia la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos, aunque distinguibles
en el mercado, son producidos o comercializados por la misma persona, inducindose entonces al
consumidor a pensar que existe una determinada vinculacin entre empresas o personas.
85
a su vez considere:
llevar
86
(Solicitada)
ONE TOUCH
Clase 9
Mquinas de facturacin
(Registrada)
ONE TOUCH
Clase 9
Un programa de cmputo para
administrar la diabetes y equipo
relacionado para su conectividad
con aparatos mdicos
Comentario: En este caso, si bien existe identidad entre signos y ambas marcas
distinguen productos de una misma clase (clase 9), la marca registrada distingue
productos cuya oferta empresarial se dirige a un consumidor sumamente
especializado (mdicos especialistas), en tanto que los productos de la marca
87
(Solicitada)
ONE TOUCH
Clase 9
(Registrada)
ONE TOUCH
Clase 38
Aparatos
de
transmisin
o
Servicios
reproduccin
de
sonido
o telecomunicaciones
imgenes, servidores, equipos de Internet
procesamiento
de
datos
y
ordenadores
de
e
88
(Solicitada)
Clase 30
T y hierbas naturales
(Registrada)
Clase 30
T y hierbas naturales
Ejemplo:
89
(Solicitada)
(Registrada)
MAGIC
BRITE
Clase 03
Preparaciones
para
MAGIC
BRITE
Clase 21
limpiar,Esponjas y cepillos
(Solicitada)
(Registrada)
Clase 03
Clase 03
Cosmticos,
preparaciones
de Preparaciones y sustancias
tocador no medicadas, cremas y para
blanquear
y
otras
lociones para la piel, preparaciones sustancias
para
uso
en
para el bao y la ducha
lavandera, preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y
preparaciones
abrasivas,
jabonera, aceites esenciales,
cosmticos y lociones para el
cabello
90
Comentario: decidir que no existe identidad no excluye el hecho de que las marcas
sean quizs semejantes, conforme as se analizar posteriormente en el
documento.
mismos si resultan ser semejantes y por ende no aptos para convivir en el mercado.
Si la coincidencia o identidad se manifiesta nicamente entre productos/servicios,
ello no permitir establecer que se trata de marcas idntica ni tampoco similares.
Se deber tambin analizar los signos que distinguen ambas marcas para
eventualmente arribar a dicha conclusin.
Ejemplo:
Clase 44
Servicios de farmacia
Clase 44
Servicios de farmacia
Como parte del anlisis del riesgo de confusin, el examinador deber determinar el
grado de semejanza entre los signos, as como el grado de identidad y/o semejanza
los productos o servicios distinguidos, teniendo siempre en consideracin las
repercusiones con relacin a la capacidad distintiva del signo que se pretende
registrar y la mayor o menos posibilidad que tenga de inducir a error al pblico
consumidor.
3.6.Criterios para analizar el riesgo de confusin.
Los criterios generales que segn la doctrina98 pueden ser utilizados por el
examinador para analizar la existencia del riesgo de confusin, se han precisado en
los siguientes trminos:
98 BRUER MORENO. Pedro C., "Tratado de Marcas de Fbrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos
Aires, pgina 351 y siguientes.
91
Antes
bien, retiene de ellas una impresin difusa, global, de conjunto y es por ello que el
examinador debe emplear dicho criterio para analizar la(s) posible(s) similitud
grfica, fontica o conceptual de las marcas en conflicto, que se analizarn
seguidamente en el presente documento.
Si bien el examinador debe tener en consideracin elementos distintivos y
dominantes de cada marca (Ejemplo: elemento denominativo en una marca mixta)
no se debe realizar la comparacin entre dos marcas en conflicto a partir de sus
elementos separados, sino, a partir de la suma de todos ellos y como sta puede
incidir en la decisin de compra del consumidor pertinente.
Criterio 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultneamente.
El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos
diferentes detalles, rara vez se detiene a examinar. Lo que el consumidor medio
retiene en su memoria normalmente es una impresin general de las marcas, que
prescinde de los detalles accesorios de estas. Por eso se aconseja realizar una
apreciacin global de las marcas en conflicto, en la cual, se contraste la una contra
la otra, analizndolas sucesivamente y preguntndose si la impresin general
producida por la marca solicitada es similar a la que se recuerda de la marca
anterior (solicitada y/o registrada).
Ello debe llevarse a cabo colocndose en la posicin del consumidor medio, quien
generalmente en el curso de sus compras no tiene ambas marcas ante sus ojos
permanentemente.
Criterio 3.- Quien aprecie el parecido, debe colocarse en el lugar del comprador
presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto y/o servicio distinguidos:
92
99 "...El Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al
que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer
el posible riesgo de confusin entre dos marcas, es el llamado "consumidor medio" o sea el
consumidor comn y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un
conocimiento y una capacidad de percepcin corrientes. Por supuesto que, en cuanto a este
fundamental punto de referencia, o sea el pblico consumidor de determinada clase de productos,
debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de
consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del
grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado productoTribunal Andino de Justicia Proceso 1-IP-87, disponible en www.comunidadandina.org, reiterado en
sentencia: 4-IP-88, 4-IP-91, 2-IP-94, 4-IP-94 y 9-IP-94).
93
El
consumidor
que
adquiere
productos
altamente
tcnicos
sofisticados,
100 Proceso 20-IP-98. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Caso: Marca RIO CLARO
(nominativa). Expediente No. 3966. Disponible en: www.comunidadandina.org
94
101 La prohibicin en cuestin ampla las probabilidades de riesgo de confusin no solo frente a
posteriores marcas que generen un eventual riesgo de confusin con las anterioridades registradas o
en trmite de registro, sino; contra todos los dems signos distintivos que se encuentren registrados
o en trmite de registro. Dicha ampliacin abarcar la totalidad del elenco de signos distintivos de
cada una de las legislaciones que prevean dicha prohibicin, sean, la de El Salvador y Honduras.
102 Esta afirmacin puede ser valorada con el tipo de productos y servicios de que se trate y con los
canales de comercializacin que correspondan. Pinsese por ejemplo en el caso de ciertas marcas en
las cuales, un elemento visual llamativo generalmente desempear un papel importante para atraer
y determinar en el consumidor medio, su opcin de compra. Ello ser as en los casos en los cuales los
productos designados por las marcas controvertidas se venden normalmente en autoservicios donde el
propio consumidor elige el producto y debe, por tanto, fiarse principalmente de la imagen de la marca
colocada sobre ese producto. En estos casos, la similitud visual de los signos ser, con carcter
general, ms importante
95
(Solicitada)
Comentario:
(Registrada)
EL NEGRITO
En
el
de
ambos
Clase 29
Man tostado, papas
tostadas en hojuelas,
pltanos tostados en
hojuelas, yuca tostada
en hojuelas, chicharrn
tostado, y semillas de
maran
Clase 29
Papas
y
procesadas
diferencia
entre
generalmente
96
(Solicitada)
Andys
Clase 30: Harinas
(Registrada)
ANDI
Clase30: Miel
Comentario:
La
marca
(Solicitada)
(Registrada)
Comentario: La solicitud de la
marca BANISH, fue denegada
por la Oficina panamea, por su
alto parecido fontico, siendo
adems
que
dicha
solicitud
amparaba los mismos productos
de la marca registrada, sean
productos
fungicidas
y
herbicidas de la clase 5 de la
Clasificacin Internacional
97
103
Valor de los Criterios de Similitud de marcas y otros signos distintivos. Direccin General de
Propiedad Intelectual, Mayo 2008. Instituto de la Propiedad, Honduras.
98
(Solicitada)
(Registrada)
Comentario: En el presente caso
se rechaz la solicitud de la marca
APACHE (DIS) por considerarse
que
exista
similitud
grfica
Ejemplo 2:
(Solicitada)
(Registrada)
99
Clase
audio,
audio,
audio,
Comentario: La solicitud fue rechazada toda vez que aun tratndose de clases y
productos o servicios diferentes, se determin la existencia de relacin entre los
mismos, as como la existencia de similitud grfica (ambos consisten en el dibujo de
un tren) e ideolgico (evocan la misma idea), dando lugar al riesgo de asociacin.
La similitud conceptual tambin es posible entre signos denominativos en lenguas
diferentes o entre signos denominativos y figurativos. Es suficiente que una parte
significativa del pblico de referencia perciba que los signos poseen un significado
comn.
La similitud conceptual tambin es posible entre signos denominativos en lenguas
diferentes o entre signos denominativos y figurativos. Es suficiente que una parte
significativa del pblico de referencia perciba que los signos poseen un significado
comn.
100
(Solicitada)
Clase 30
(Registrada)
Clase 30
101
puedan
compartir
sus
composiciones,
sus
materias
primas,
102
Por productos o servicios competidores 104 se entienden aquellos que suelen tener el
mismo destino, estn en una franja de precios similar y se ofrecen se ofrecen al
mismo grupo de clientes que pueden elegir sustituir uno por otro para el mismo
uso. En tal caso, los productos tambin se definen como "sustitutivos desde el
punto de vista econmico. Los productos competidores tienen los mismos clientes
reales y potenciales. Normalmente, una parte significativa del pblico estar
familiarizada con ambos tipos de productos y estar acostumbrada a ver qu
productos equivalentes o sustitutivos proceden de la misma empresa.
Productos complementarios sern aquellos que suelen ofrecerse conjuntamente,
pues existe una estrecha conexin entre ellos, en el sentido de que uno es
indispensable o importante para el uso del otro y no meramente auxiliar o
accesorio. Si estas condiciones se cumplen, ello aboga en favor de la similitud 105, en
104
105 OAMI. Directrices de Oposicin, Parte 2, Captulo 2: B. Similitud de los productos y servicios,
pgina 36. Disponible en:
103
tanto normalmente los canales de distribucin y los clientes sern los mismos. Los
servicios de organizacin de viajes, pertenecientes a la clase 39 se complementan
con la prestacin de servicios de restauracin y de alojamiento temporal en hoteles
y restaurantes, pertenecientes a la clase 43. Los viajes implican necesariamente
alojamiento
restauracin.
Adems,
estos
servicios
suelen
ofrecerse
106 Cuando se requiera un conocimiento especializado o tcnico para utilizar el producto, el pblico
puede ser un pblico ms instruido en relacin con dicho producto, aun cuando tales productos no
estn destinados especficamente a clientes profesionales y estn tambin a disposicin del gran
pblico
104
Norma aplicable
Ley
20-00.
Ley
de
Propiedad
Industrial:
Artculo 74 (b y c).
Comentario
Estos literales disponen la
inadmisibilidad de registros
de
marcas
iguales
o
parecidas a marcas no
registradas, pero en uso y a
nombres
comerciales,
rtulos y emblemas usados
o
registrados,
respectivamente.
107 Ver STPICE de 22 de junio de 2004, Claude Ruiz-Picasso y otros / OAMI, T-185/02. De las Heras
Lorenzo, Toms. Factores y Criterios de apreciacin del riesgo de confusin en el Derecho Comunitario
de Marcas. Disponible en: http://oami.europa.eu/es/office/ejs/pdf/Tomas_de_las_Heras_Lorenzo.pdf
105
Guatemala
Honduras
El
Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
106
Las legislaciones varan en cuanto al tipo de signos distintivos que enlistan dentro
de esta prohibicin, por tanto, el examinador deber atender al tipo de signos que
efectivamente se hayan incluido dentro de esta prohibicin. 108
Prohibicin 3: Signos idnticos o semejantes a un nombre comercial o un
emblema.
La presente causal tutela especficamente los nombres comerciales, sean
aquellos signos denominativos o mixtos que en vez de distinguir productos o
servicios como ciertamente lo hacen las marcas; identifiquen o distingan a un
establecimiento109.
La tutela en cuestin se extiende a los emblemas. Sea que se trate de un nombre
comercial o de un emblema110, se recomienda al examinador consultar siempre el
listado de definiciones previsto en cada legislacin, para ambos conceptos jurdicos.
geogrficas usadas desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de obtener su registro,
para los mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser
asociados con los que distingue la respectiva marca, indicacin geogrfica o denominacin de origen,
en uso. Similar disposicin ofrece la legislacin hondurea que prev una proteccin para un signo
idntico o se asemeje de forma que pueda crear confusin visual o gramatical o fonticamente, a una
marca no registrada pero usada por un tercero que tendra mejor derecho a obtener el registro que la
marca sea para los mismos productos o servicios o para productos o servicios diferentes pero
susceptibles de ser asociados o vinculados con los que la marca usada distingue. La legislacin
panamea establece una prohibicin similar (Art. 91 numeral 12) pero limitada a signos que consistan
bsicamente en la traduccin al idioma espaol de otra ya usada, conocida, registrada o en trmite de
registro, para distinguir productos o servicios iguales o similares.
109 Todos los pases comparten esta prohibicin, con algunas diferencias, entre ellas. La legislacin
de Guatemala, identifica la empresa o establecimiento con mercancas o que preste servicios iguales o
similares, y que puede debilitar o afectar su distintividad. La legislacin de Panam, contempla
adems los que constituyan la reproduccin total o parcial, la imitacin, traduccin o la trascripcin
que pueda inducir al pblico a error, confusin o engao, de un nombre comercial nacional e
internacional. La legislacin de El Salvador, se refiere a nombre comercial o emblema; la legislacin de
Honduras, se refiere a que pueda crear confusin visual, gramatical o fontica y, que se trate de
productos o servicios iguales, asociados o vinculados; la legislacin de Nicaragua, hace distincin en
cuanto a que los productos o servicios, deben ser los mismos, la legislacin de Panam, no hace
distincin de los productos, siempre que sea susceptible de provocar en la mente del consumidor,
errores, confusiones, equivocaciones o engaos, respecto de los productos o su procedencia En el caso
de las legislaciones de Nicaragua y la Repblica Dominicana, dicha causal se extiende tambin a los
denominados rtulos. En el caso hondureo, si bien es cierto no se contempla en el Articulo 84
numeral 3 de la Ley de propiedad Industria, en lo referente a rtulos pero si est regulado
especficamente en el Artculo 122 de la misma Ley.
110 El emblema es un signo distintivo figurativo, simblico o alegrico que identifica o distingue a
una empresa o establecimiento. El derecho exclusivo sobre el emblema se adquiere por su primer uso
pblico en el comercio y nicamente con relacin al giro o actividad mercantil de la empresa o
establecimiento que identifica.
107
(Registrada)
TELAS
PARISINAS
Clase 24
Telas
Nombre Comercial
Un establecimiento comercial
dedicado a la comercializacin
de productos textiles
Pas
Repblica
Dominica
na
Norma aplicable
Ley
20-00.
Ley
de
Propiedad
Industrial:
Artculo 74 (c).
Comentario
El Art. 113, numeral 1, de la Ley
20-00, al igual que el CUP, dispone
que el Nombre Comercial ser
111 El nombre comercial ser protegido en todos los pases de la Unin sin obligacin de depsito o
de registro, forme o no parte de una marca de fbrica o de comercio Artculo 8 del CUP
108
protegido
sin
obligacin
de
registro, y tendr mejor derecho el
de su primer uso en el comercio.
Guatemal
a
Honduras
El
Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
La
disposicin
habla
de
la
proteccin
de
los
nombres
comerciales, rtulos o emblemas
que pertenecen a un tercero desde
una fecha anterior, y su uso
causar un riesgo de confusin o
de asociacin.
Con ese nombre comercial, rtulo
o emblema. Es importante aclarar
el alcance de la frase pertenece.
Ejemplo 2:
(Solicitada)
(Registrada)
Comentario: Se deneg
la solicitud en clase 35
habida
Clase 35
Nombre Comercial
Servicios de compra y Un establecimiento
venta de mercancas.
mercantil para compra
y
venta
de
mercancas.
cuenta
existencia
del
la
nombre
comercial ALMACEN LA
OFERTA registrado con
anterioridad
proteger
establecimiento
de
para
un
109
112 OTAMENDI Jorge, DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta
110
miembros a rehusar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca que sea
susceptible de crear confusin con otra marca ya notoriamente conocida en ese
pas miembro. Esta disposicin reconoce la proteccin que se debe a las marcas
que son notoriamente conocidas en un pas miembro, aun cuando no estn
registradas en l. La proteccin de las marcas notoriamente conocidas resulta del
hecho de su notoriedad y no de su registro, lo que impide el registro o utilizacin de
una marca conflictiva114.
Pas
Repblica
Dominican
a
Norma aplicable
Ley
20-00.
Ley
de
Propiedad
Industrial:
Artculos 70 y 74 (d).
Guatemala
Honduras
El
Salvador
Comentario
Esta norma, no dispone de
modo
textual
el
status
registral del signo notorio,
pero es criterio de la oficina
de registro denegar el registro
de signos iguales o parecidos
a
signos
notoriamente
conocidos en el territorio
nacional, sin importar que
est registrado o no
No importa status registral del
signo notorio en el pas.
3) No se fijar plazo para reclamar la anulacin o la prohibicin de uso de las marcas registradas o
utilizadas de mala fe
114 OMPI-OEPM-OEP/PI/JU/CTG/06/1.
111
Nicaragua
Costa Rica
Panam
Normativa
Internacio
nal
115 Aprobada por la Asamblea de la Unin de Pars y la Asamblea General de la OMPI en la trigsima
cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, del 20 al 29 de
septiembre de 1999.
112
As entonces, la primera labor que en este sentido debe llevar a cabo el examinador
ser la de determinar cmo define su legislacin marca notoriamente conocida,
signo notoriamente conocido, o tambin como marca famosa en los casos
particulares de las legislaciones de El Salvador y Panam.
La Recomendacin Conjunta complementa la legislacin existente en los siguientes
puntos117:
-
Prev una lista de factores en el Artculo 2 (1) que los Estados pueden
considerar para establecer cuando se est frente a una marca notoria, como
el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en sector pertinente.
Prev, en el Artculo 2 (3), una lista de factores que los Estados no deberan
requerir para establecer la notoriedad de una marca, como que la marca sea
conocida por el pblico en general;
116 OMPI-OEPM-OEP/PI/JU/CTG/06/1.
117 OMPI/PI/JU/LAC/04/30.
113
6).
En virtud del amplio y extendido conocimiento del que gozan, no se exige que este
tipo de marcas se encuentre registrada y/o solicitada en el pas donde invoca la
proteccin, ni tampoco que la marca se encuentre en uso 118.
Asimismo, la notoriedad de la marcas las excluye del Principio de Territorialidad119
toda vez que estn dotadas de un mbito de proteccin ms amplio, que traspasa
las fronteras que cubre una la ley de marcas determinada, ya que a pesar de no
estar registrada en el pas en que se reclama su proteccin, se le reconocen tales
derechos marcarios, en tanto dicho carcter logre demostrarse por cualquiera de los
medios probatorios disponibles en cada legislacin. En este sentido, la sola
declaracin por parte del titular no es suficiente para tener por probada la
notoriedad que se reivindica.
Es tambin en virtud del reconocimiento que gozan que se considera que este tipo
de marcas supera y rompe el principio de especialidad120 y por tanto; al ser
contrastada con otras marcas, el anlisis del riesgo de confusin y de asociacin
deber hacerse sin importar el tipo o naturaleza de los productos o servicios que la
marca notoriamente conocida efectivamente distinga 121.
118 Conforme a la Recomendacin Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Proteccin de las
Marcas notoriamente Conocidas de 1999 si bien no posee carcter vinculante- no exige el uso
efectivo en el pas miembro en que se pretenda alcanzar la proteccin de la marca notoriamente
conocida. En igual sentido, los artculos 6 bis del Convenio de Paris para la Proteccin de la Propiedad
Industrial y del artculo 16.2 del Acuerdo ADPIC, permiten concluir que no debe exigirse el uso de la
marca en el pas donde se pretenda reivindicar la proteccin de la marca notoriamente conocida.
119
Los derechos de propiedad industrial tienen como mbito de proteccin el pas en que se
concedi el derecho, es lo que se conoce como principio de territorialidad. Lo anterior quiere decir que
el derecho al uso exclusivo propio de este tipo de bienes se ejerce en el mbito geogrfico
determinado del pas que lo confiri.
121 En el caso de El Salvador, esta posibilidad de ruptura del principio de especialidad se encuentra
reservada a las denominadas marcas famosas y no as a las marcas notoriamente conocidas, a las
114
cuales, se les exige que al menos exista una conexin entre los bienes y servicios distinguidos. Por su
parte, la legislacin panamea, define como notoriamente conocidas las marcas cuya reputacin se
circunscriba a un determinado sector del pblico, sea; al cual se dirige la oferta empresarial de la
marca. Las famosas por el contrario, son aquellas que como consecuencia del uso intensivo en el
mercado y en la publicidad, se han difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva y son
conocidas por el pblico en general.
115
Declaraciones juradas.
Resoluciones de la Oficina;
Auditoras e inspecciones
Certificaciones y premios
El
(Solicitada)
(Notoria)
Clase 25
Clase 25
116
(Solicitada)
(Notoria)
Clase 25
Clase 25
(Solicitada)
(Notoria)
Clase 25
Clase 25
117
124
Norma aplicable
Comentario
Todos los pases comparten dicha prohibicin, con algunas diferencias, entre ellas: el
hipocorstico no es contemplado en la legislacin El Salvador; la legislacin de Honduras, no incluye el
seudnimo y la imagen; la legislacin de Costa Rica, incluye las formalidades en caso de que el
consentimiento haya sido otorgado en el extranjero; la legislacin de Panam, no incluye el ttulo,
hipocorstico, imagen y excluye a los personajes histricos.
118
Repblica
Dominica
na
Ley
20-00.
Propiedad
Artculo 74 (e).
Guatemal
a
Honduras
El
Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
Ley
de
Industrial:
En principio, es criterio de la
oficina,
solo
declarar
inamisibles los registros de
Signos Distintivos (Marcas o
Nombres Comerciales), que
consistan en personalidades
que
sean
notoriamente
conocidas en el pas, en tal
sentido aplicamos la figura
de la notoriedad.
119
Ejemplo 2:
Norma aplicable
Repblica
Dominican
a
Ley
20-00.
Ley
de
Industrial: Artculo 74 (g).
Propiedad
Guatemal
a
Honduras
El
Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
120
Resulta complicado en ambos casos que el examinador tenga acceso a una base de
datos donde pueda consultar la existencia de este tipo de
derechos previos. Dicha situacin es particularmente ms
compleja en el caso de los derechos de autor, donde como se
sabe; no existe obligacin alguna de registrarles. As entonces,
dicha prohibicin podr ser aplicada si a partir de sus
conocimientos, el examinador tiene elementos de conviccin
sobre la existencia de un derecho de autor, caso contrario ser objeto de prueba.
- Diseos Industriales, tales como figuras bi o tridimensionales que
reproducen marcas figurativas o viceversa.
- Derechos de autor, especialmente con signos grficos, ttulos de obras
literarias o musicales y las denominaciones de personajes de ficcin. Ej.
Pretender el registro como marca del ttulo de la obra EL SEOR
PRESIDENTE del laureado escritor Miguel ngel Asturias.
Las solicitudes de marcas suelen tener conflicto con:
Similar a esta prohibicin, todos los pases comparten la proteccin de infraccin de
un derecho de propiedad industrial. Consecuentemente, de acuerdo a la
literalidad de este artculo; cualquier derecho de propiedad industrial como lo podra
ser una patente, un modelo de utilidad o un diseo industrial; podra impedir el
registro de una marca que ria con alguno de ellos. Para ello se deber recurrir a lo
que cada legislacin contemple como derechos d propiedad industrial125.
Ejemplo:
Comentario: La solicitud de registro fue rechazada por la oficina panamea, por
lesionar derechos de autor, por ser una figura o personaje ficticio conocido, la
solicitud fue presentado por la empresa HEARST HOLDINGS, INC., la cual demostr
que retena derechos de autor sobre la obra, razn por la cual se tuvo que revocar
el rechazo y proceder con el registro de esta solicitud.
125
Todos los pases comparten dicha prohibicin, con algunas diferencias, entre ellas: la legislacin
de Nicaragua, contempla la proteccin para las figuras distintivas que se regulan en su legislacin; la
legislacin de Panam, refiere a las obras literarias, artsticas o cientficas, personajes ficticios o
simblicos.
121
Guatemal
a
Honduras
El
Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
Norma aplicable
Ley 20-00. Ley de Propiedad
Industrial: Artculo 74 (f).
Decreto 57-2000. Ley de
Propiedad Industrial: Artculo
21 (e).
Ley
12-99-E.
Ley
de
Propiedad Industrial
Decreto Legislativo 868. Ley
de Marcas y otros Signos
distintivos: Artculo 9 (g).
Ley 380. Ley de Marcas y
otros
Signos
Distintivos:
Artculo 8 (f).
Ley 7978. Ley de Marcas y
otros
Signos
Distintivos:
Artculo 8 (g).
Ley 35 de 1996. Ley de
Propiedad Industrial: Artculo
91 numeral 18
Comentario
126 Todos los pases a excepcin de Honduras, comparten dicha prohibicin, con sus respectivas
diferencias entre ellas: la legislacin de Nicaragua y Repblica Dominicana se refiere tambin a las
personas jurdicas; la legislacin de Panam, incluye las palabras, letras, caracteres o signos que
utilicen las colectividades indgenas, religiosas o asociaciones sin fines de lucro, as como la expresin
de su culto o costumbre, idiosincrasia o prctica religiosa.
122
Comentario:
Si
no
se
cuenta
con
127 Todos los pases a excepcin de Nicaragua y Panam comparten dicha prohibicin.
128 Convenio de Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial Ver:
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P182_347
24
123
todos sus miembros a asegurar a los nacionales de los pases de la Unin una
proteccin eficaz contra la competencia desleal.
Pas
Repblica
Dominica
na
Guatemal
a
Honduras
El
Salvador
Nicaragua
Norma aplicable
Ley
20-00.
Ley
de
Propiedad
Industrial:
Artculo 74 (g).
Decreto 57-2000. Ley de
Propiedad
Industrial:
Artculo 21 (h).
Ley 12-99-E. Ley de
Propiedad
Industrial:
Artculo 84 (6)
Decreto Legislativo 868.
Ley de Marcas y otros
Signos
distintivos:
Artculo 9 (j).
Ley 380. Ley de Marcas y
otros Signos Distintivos
Comentario
No
hay
prohibicin
especfica, aunque si se
contempla para las seales
de propaganda Art. 58.
Costa Rica
124
Norma aplicable
Ley
20-00.
Ley
de
Propiedad
Industrial:
Artculo 107 de la Ley.
Guatemal
a
Honduras
Comentario
Art. 107, de la Ley 20-00 Las
disposiciones del Captulo II sern
aplicables a las marcas de
certificacin, bajo reserva de las
disposiciones
especiales
contenidas en este captulo.
Igualmente sern aplicables los
Artculos 105 y 106 en cuanto se
refiere a la nulidad y cancelacin
del registro
125
El
Salvador
Nicaragua
Costa Rica
Panam
Artculo 84 (8).
Decreto Legislativo 868.
Ley de Marcas y otros
Signos distintivos: Artculo
9 (h).
Ley 380. Ley de Marcas y
otros Signos Distintivos:
Artculo 8 (g).
Ley 7978. Ley de Marcas y
otros Signos Distintivos:
Artculo 8 (i).
Si
el
signo
constituye
una
reproduccin o imitacin, total o
parcial,
de
una
marca
de
certificacin
protegida
con
anterioridad
Norma aplicable
Comentario
Ley 20-00. Ley de Propiedad Industrial: Prohibicin absoluta.
Artculo 73 (j)
Hondura
s
Ley
12-99-E.
Ley
de
Industrial: Artculo 84 (7)
130 Todos los pases a excepcin de Panam y Guatemala comparten dicha prohibicin. La
legislacin nicaragense aade a la definicin enunciada el que pueda riesgo de causarse confusin o
asociacin, con la denominacin o que la solicitud de registro implique un aprovechamiento injusto de
su notoriedad. La legislacin costarricense ampla la proteccin prevista en esta causal, a las
Denominaciones de Origen solicitadas, as como tambin para las Indicaciones Geogrficas solicitadas
o inscritas; que distingan los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan
causar confusin al pblico consumidor y tambin para productos o servicios diferentes, pero
susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicacin geogrfica o la
denominacin de origen anterior. La legislacin de la Repblica Dominicana ofrece una prohibicin
similar pero limitada a marcas. Exige que la demostracin de riesgo de confusin y tambin la
acreditacin de que el tercero que estuviese en uso de la marca demuestre mejor derecho para su
registro y exige que sea para los mismos productos o servicios, o diferentes, pero susceptibles de ser
asociados o vinculados con los que la marca usada distingue.
126
El
Salvado
r
Nicarag
ua
Costa
Rica
Panam
No se requiere que la
denominacin
haya
sido
efectivamente
protegida.
Basta que haya sido usada
desde una fecha anterior.
Tutela
Indicaciones
de
Procedencia,
Indicaciones
Geogrficas
y
Denominaciones
de
Origen131.
131 Con la reformas a la Ley 35 se concede proteccin a las IG, sin embargo, habra que revisar la
legislacin panamea, toda vez que los numerales 4 y 11 fueron modificados.