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DIRITTO INDUSTRIALE
INTRODUZIONE
Il diritto industriale quella branca del diritto che si occupa dei rapporti giuridici inerenti allattivit industriale. Lesatta
definizione delloggetto di tale settore del diritto tuttora piuttosto dibattuta in dottrina anche in considerazione dei
rapporti con il diritto commerciale. Per quanto riguarda le fonti del diritto industriale, oltre alle norme del codice civile e
alle convenzioni internazionali, le pi importanti leggi interne sono le seguenti:

R.D. 1127/39 sulle invenzioni1;

R.D. 1141/40 sui modelli di utilit e modelli e disegni ornamentali;

L. 633/41 e L. comunitaria 52/96 sui diritti dautore e diritti connessi;

R.D. 929/42 e L. 1178/59 sui marchi;

L. 287/90 sulla concorrenza;

D.Lgs. 198/96 sui c.d. accordi Trips.


LAZIENDA
Ai sensi dellart. 2555 c.c., lazienda il complesso dei beni organizzati dallimpren-ditore per lesercizio dellimpresa.
Limprenditore non deve essere necessariamente proprietario dei beni aziendali: infatti sufficiente che egli disponga di
un diritto reale o personale che gli permetta di utilizzarli. Da questa considerazione si evince che la titolarit dellazienda
non deve essere intesa nel senso di una propriet sul complesso bens nel senso di una titolarit di diritti.
Gli elementi costitutivi e il concetto di avviamento
Per quanto attiene agli elementi costitutivi dellazienda la dottrina divisa:

per alcuni possono ritenersi tali solo le cose in senso proprio di cui limpren-ditore si avvale per lesercizio
dellimpresa;

per altri sono riconducibili ad essi tutti i rapporti contrattuali stipulati per lesercizio dellimpresa e pure i
crediti verso i clienti e i debiti verso i fornitori.
Il fatto che lazienda sia caratterizzata da un complesso di beni organizzati in funzione di uno scopo produttivo ci induce
a considerare che tali beni cos intesi abbiano un valore maggiore rispetto agli stessi individualmente considerati. Tale
maggior valore che i beni aziendali acquistano a causa della organizzazione, prende il nome di avviamento
dellazienda2. Il nostro ordinamento giuridico appresta allavviamento una tutela:

diretta: si pensi, ad esempio, alla tutela riconosciuta dagli artt. 34 e 35 della L. 392/78 a favore
dellimprenditore locatario nei confronti del locatore dellimmobile destinato allimpresa;

indiretta: si pensi alla repressione della concorrenza sleale, alla tutela dei segni distintivi ecc.
LA DISCIPLINA CONCORRENZIALE
Fino allentrata in vigore del codice civile del 1942, lunica norma in materia era costituita dallart. 10bis introdotto con
una revisione del 1925 alla Convenzione Internazionale per la tutela della produzione industriale stipulata a Parigi nel
1883. Con lintroduzione del codice del 42 sono invece gli artt. 2598 e ss. ad occuparsi della materia.
La disciplina della concorrenza sleale si applica solo quando ricorrano i presupposti soggettivi che riguardano il rapporto
in cui devono trovarsi il soggetto attivo e quello passivo e la qualit professionale di entrambi i soggetti. Quanto al
rapporto fra i due soggetti, questo deve essere di concorrenza (anche potenziale); la qualit professionale quella di
imprenditore3.
Inoltre, limprenditore responsabile anche degli atti posti in essere dai suoi collaboratori autonomi ed ausiliari, nonch,
ovviamente, dai dipendenti nellesercizio delle loro mansioni 4.
ILLECITO E DANNO CONCORRENZIALE
Gli atti di concorrenza sleale previsti dallart. 2598 si distinguono in tre categorie:

atti di confusione, di cui al n. 1 della norma;

atti di appropriazione di pregi e di denigrazione, di cui al n. 2;


1

Poi modificato con DPR 849/68 sulla licenza obbligatoria, con DPR 540/72 sulla
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti e con DPR
338/79 di adeguamento alle convenzioni internazionali.
2
Diversa dallavviamento la clientela: essa pu essere definita come linsieme dei
destinatari dei beni o servizi prodotti dallimprenditore oppure sotto unottica pi
economica come flusso costante della domanda dei beni o servizi che fanno capo
allazienda. La clientela dunque un rapporto di fatto tra consumatori ed impresa e
non deve confondersi con lavviamento.
3
Sono ricompresi nella disciplina anche la P.A., le attivit non professionali ma
occasionali e gli esercizi di impresa senza licenza.
4
Si ritiene tuttavia che eccetto il caso del dipendente il terzo sia responsabile in
solido con limprenditore.

altri atti contrari alla correttezza professionale, di cui al n. 3, caratterizzati oltre che dalla contrariet ai
principi della correttezza professionale5, dallidone-it a danneggiare laltrui azienda6.
Secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, per integrare gli estremi dellillecito concorrenziale, non
necessario che il danno si sia effettivamente realizzato, ma sufficiente che esso sia potenziale.
LE SINGOLE FATTISPECIE DI CONCORRENZA SLEALE
Gli atti di confusione
Le fattispecie in esame sono disciplinate dal n. 1 dellart. 2598 ed hanno in comune lidoneit a produrre confusione con
i prodotti e con lattivit di un concorrente, ossia lidoneit a convincere i consumatori che un prodotto o unattivit
provengono da un certo imprenditore mentre in realt sono da ricondurre ad un imprenditore diverso. Tale confondibilit
intesa come la riproduzione pi o meno puntuale di uno o pi elementi 7 atti ad individuare un prodotto o una
attivit.
Non esistendo, per i segni distintivi in esame, un sistema di registrazione e quindi una presunzione di validit del
segno, lonere di provare la presenza in esso dei requisiti di tutelabilit graver, secondo i principi generali, su colui che
ne invoca la tutela. La sola dimostrazione della preesistenza di segni confondibili graver sulla parte che nega la
tutelabilit. Infine la presenza della capacit distintiva non oggetto di prova ma piuttosto di una valutazione del giudice
sulla base del notorio, venendo qui in rilievo fatti appartenenti alla comune esperienza.
Analizzando pi da vicino lart. 2598, troviamo al n. 1 la fattispecie di chi usa nomi o segni distintivi idonei a produrre
confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri. Ci si chiede se tale norma riguardi oltre ai
segni atipici cui specificatamente si rivolge anche quelli tipici, cio gi tutelati altrove dalla legge come la ditta,
linsegna e il marchio registrato. la stessa norma a rispondere positivamente ( ferme le disposizioni ()) ma resta il
problema della cumulabilit delle due tutele: la giurisprudenza opta per la soluzione negativa, mentre la dottrina le ritiene
applicabili entrambe8. Quanto ai segni atipici della ditta irregolare e del marchio di fatto, la norma dellart. 2598 n. 1 ne
costituisce la forma esclusiva di tutela.
Lart. 2598 n. 1 contempla, come seconda delle tre fattispecie, la c.d. imitazione servile. Tale norma ha subito nel tempo
progressive limitazioni applicative:

un primo limite riguarda le parti del prodotto la cui imitazione pu definirsi illecita: tale imitazione deve infatti
riguardare le parti appariscenti, esterne, del prodotto;

un secondo limite deriva dallesigenza di coordinare il divieto di imitazione con la disciplina brevettuale 9: per
risolvere la questione si giunti ad una interpretazione restrittiva dellart. 2598 n. 1 sostenendo che le forme
suscettibili di costituire oggetto di brevettazione come modello ornamentale o come modello di utilit sono
liberamente imitabili ove non siano brevettate o non lo siano pi per la scadenza del relativo brevetto.
Quanto alle forme utili o funzionali si sostiene che queste quando sarebbero potute essere brevettate come modelli di
utilit ma non lo siano state non siano tutelabili contro limitazione servile e siano quindi liberamente imitabili. Per
quanto riguarda invece le forme ornamentali, si sostiene che soltanto le forme dotate di un ornamento speciale e cio
superiore ad un certo livello estetico siano brevettabili come modello ornamentale, mentre le forme (distintive) che
presentino un ornamento non speciale non lo siano e possano, perci, ricevere la tutela contro limi-tazione servile.
Infine, la terza fattispecie dellart. 2598 n. 1 reprimendo gli altri mezzi con cui si compiano atti confusori rappresenta
una norma di chiusura con la quale il legislatore intende escludere la liceit di qualsiasi atto confusorio 10.
5

Secondo la dottrina pi recente, per giudizio di correttezza professionale dobbiamo


intendere un giudizio di natura morale ma non professionale, bens di morale pubblica
corrente quale espressa dalla collettivit dei consociati di cui il giudice interprete.
6
Lidoneit dannosa deve essere qualificata, deve cio essere maggiore a quella
normale di un atto dello stesso tipo non scorretto.
7
Segni denominativi, emblematici, figurativi. Inoltre il segno distintivo imitato deve
essere dotato di capacit distintiva (originalit), di novit e deve essere concretamente
utilizzato nel mercato.
8
In particolare, per quanto riguarda il marchio registrato, non si potr agire in
concorrenza sleale quando il marchio non sia stato usato o quando il suo uso sia
territorialmente limitato in modo da non creare una sovrapposizione.
9
I brevetti che qui interessa considerare sono quelli per modello ornamentale e quelli
per modello di utilit in quanto riguardano essenzialmente la forma del prodotto e cio
proprio loggetto della tutela contro limitazione servile. Naturalmente il divieto di
imitazione decade allo scadere della validit del brevetto (15 anni per il modello
ornamentale e 10 anni per il modello di utilit). Questa considerazione per crea un
conflitto applicativo con la norma dellart. 2598 n. 1 in quanto questultima prevede
una tutela potenzialmente perpetua contro limitazione servile.
10
Poich per per compiersi gli atti confusori richiedono luso di segni distintivi
confondibili, lapplicazione della norma in esame risulta estremamente rara e concerne
di solito ipotesi di appropriazione di segni distintivi inusuali, quali ad esempio luso di
furgoni dello stesso colori del concorrente, luso di fotografie di prodotti altrui nel
proprio materiale pubblicitario o la copiatura di cataloghi.

3
Denigrazione e appropriazione di pregi
Il n. 2 dellart. 2598 disciplina due diverse ipotesi di concorrenza sleale:

la denigrazione, che consiste nella diffusione di notizie ed apprezzamenti sui prodotti e sullattivit di un
concorrente, idonei a determinarne il discredito e a procurare, cos, un danno concorrenziale 11;

lappropriazione di pregi, dove per pregi si intendono non delle entit materiali appartenenti allimpresa
aggredita, ma delle qualit dellimpresa stessa o dei suoi prodotti; pi precisamente costituisce pregio qualsiasi
caratteristica dellimpresa o dei suoi prodotti considerata tale dal mercato 12.
I casi pi frequenti di denigrazione si legano al fenomeno della pubblicit comparativa intesa come quella pubblicit
basata sul raffronto fra il prodotto di un soggetto e quello di un suo concorrente. La L. 25/99 (legge comunitaria per il
1998) delega il Governo ad emanare entro un anno dalla sua approvazione un decreto legislativo che regolamenti nel
nostro paese la pubblicit comparativa. Prima della riforma la comparazione pubblicitaria era inclusa, pur senza alcun
riferimento esplicito, nelle ipotesi di denigrazione del prodotto altrui. La direttiva 97/55, invertendo lorientamento
interno, include la pubblicit comparativa fra i sistemi di comunicazione commerciale ammessi nellambito dellUnione
Europea (naturalmente a precise condizioni).
Anche per la concorrenza sleale, configurata come aspetto dellillecito aquiliano, si parla di legittima difesa e cio si
sostiene che lilliceit del comportamento vietato pu essere esclusa se esso sia stato posto in essere per reagire al
comportamento illecito del concorrente13.
Quanto alla legittimazione ad agire per concorrenza sleale, questa riguarda il solo imprenditore che risulti obiettivamente
identificabile come soggetto passivo della denigrazione. Nel caso in cui questultima riguardi un intero genere di prodotti
facenti capo a pi imprenditori, la legittimazione sar estesa a tutti gli imprenditori della categoria, nonch alle
associazioni di categoria, ai sensi dellart. 2601.
Nellambito invece dellappropriazione di pregi, si parla di agganciamento alla notoriet altrui, quando chi si propone
al pubblico lo fa equiparandosi in modo esplicito ad un concorrente noto o ai suoi prodotti, approfittando, cos, del frutto
dellaltrui lavoro o investimento.
Atti contrari alla correttezza professionale
Il n. 3 dellart. 2598 in considerazione della rarit di fattispecie inedite da classificare funge da contenitore di
fattispecie tipizzate, gi individuate prima dellentrata in vigore del codice, che vengono ricondotte alla norma in esame
per trovare una loro collocazione.
Fra le fattispecie di concorrenza sleale qui riconducibili, il mendacio concorrenziale (messaggi ingannevoli) senza
dubbio una delle pi importanti. Oltre allipotesi della pubblicit menzognera, lilliceit si estende a qualsiasi
comunicazione rivolta ai potenziali consumatori o fruitori di determinati prodotti o servizi, che non corrisponda a verit e
che sia idonea ad ingannare i suoi destinatari provocando, cos, un danno concorrenziale.
Altra fattispecie rilevante quella che riguarda le manovre sui prezzi. In generale non si potrebbe negare la liceit dei
ribassi di prezzo senza negare il concetto stesso di libera concorrenza. Tuttavia certe vendite sottocosto possono essere
considerate illecite quando vengano poste in essere con fini monopolistici e con continuit temporale.
La violazione di certe norme di diritto pubblico attinenti al mondo dellimpresa possono integrare varie fattispecie di
concorrenza sleale. Ad esempio la violazione di norme che impongono limiti allesercizio dellattivit, di norme che
impongono costi (se si collegano ad un atto di concorrenza), di norme che impongono oneri o addirittura di quelle norme
legate alla corruzione e reati analoghi.
Lo storno dei dipendenti, consistente nel sottrarre i dipendenti ad un concorrente istigandoli a dimettersi per poi
assumerli, considerato illecito se attuato con lintento di disgregare o disorganizzare lazienda del concorrente, se
attuato, cio con animus nocendi. A questa ipotesi anche spesso legata quella relativa alla sottrazione di segreti
aziendali.
Altre fattispecie riguardano infine la concorrenza dellex dipendente, la concorrenza parassitaria, linduzione
allinadempimento, il boicottaggio14 e la concorrenza via internet.

11

Tale diffusione di notizie non deve essere necessariamente indirizzata ad una


pluralit di soggetti ma anche ad una cerchia ristretta o ad un singolo soggetto. Fa
eccezione lipotesi in cui la comunicazione sia fatta non su iniziativa del concorrente
ma ad esempio su richiesta del cliente; oppure che la comunicazione sia fatto al solo
concorrente interessato.
12
Per esempio nel caso di chi si dichiari falsamente concessionario di una celebre
marca.
13
Lagire in legittima difesa subordinato a due condizioni: le notizie diffuse devono
essere vere; la difesa deve essere proporzionata allesigenza di dare notizia
dellaggressione subita ai soggetti interessati (in genere alla clientela). La difesa deve
essere obiettiva, non tendenziosa e moderata.
14
Per boicottaggio si intende il comportamento di chi, attraverso il rifiuto proprio o di
altri soggetti di stipulare ed intrattenere rapporti con un determinato terzo, impedisca
a questultimo di accedere o di permanere sul mercato. Si distingue fra:
boicottaggio primario, quando uno o pi soggetti decidono di non contrattare
con il terzo: con lentrata in vigore della legge antitrust italiana, tale
comportamento illecito se lo sotto il profilo antitrust;

4
Tutela cautelare e sanzioni
La lunga durata del giudizio di concorrenza sleale e la gravit dei danni, che nel frattempo limprenditore pu subire,
legittimano il ricorso alle misure cautelari di cui allart. 700 c.p.c.. In forza di tale norma, il richiedente pu ottenere:

linibitoria provvisoria del comportamento scorretto altrui;

il sequestro dei beni prodotti o commercializzati in modo illecito.


Per ottenere la tutela cautelare occorre fornire una prova sommaria della bont della pretesa e del pericolo che
deriverebbe dalla non concessione della misura. Con la sentenza che accerta il compimento di uno o pi atti di
concorrenza sleale, il giudice pu applicare, su richiesta di parte, le sanzioni previste dagli artt. 2599 e 2600 che sono:

linibitoria, che consiste nel divieto di continuare lattivit o di ripetere latto dichiarato illecito;

lemanazione di opportuni provvedimenti per la rimozione degli effetti dellillecito, come, ad esempio, lordine
di ritiro dal commercio dei beni realizzati con lattivit illecita;

la pubblicazione della sentenza;

il risarcimento del danno, sempre che ricorrano il dolo o la colpa del convenuto e la prova del danno
effettivamente sofferto.

la clausola di non contestazione della validit del brevetto;

la clausola che fissa la durata del contratto per un periodo superiore alla durata del brevetto;

la clausola di non concorrenza;

la clausola che impone limiti quantitativi alla produzione;


IL MARCHIO
I SEGNI DISTINTIVI ED IL MARCHIO
Limpresa deve poter essere facilmente individuata e localizzata. Tale obiettivo riguarda tre diversi aspetti:

lindividuazione della impresa come tale;

i prodotti della stessa;

i locali nei quali si esplica lattivit produttiva.


Sussiste, pertanto, un sistema di segni distintivi quali la ditta, il marchio, linsegna che la legge tutela, riconoscendo
allimprenditore lesclusivit delluso15.
Il marchio e i suoi requisiti
Il pi importante segno distintivo senza dubbio il marchio inteso come il segno che si appone sul prodotto e ne
costituisce la marca. Le funzioni da esso svolte sono essenzialmente tre:

la funzione distintiva;

la funzione di indicazione di provenienza;

la funzione attrattiva.
Come segno distintivo, il marchio deve consistere in unentit esterna al prodotto o al suo involucro, che si aggiunge al
prodotto per indicare la provenienza, ma da esso separabile senza snaturarlo. I marchi, che in quanto strumenti di
comunicazione devono essere rappresentabili graficamente 16, possono essere:

denominativi, se costituiti solo da parole;

figurativi o emblematici, se costituiti solo da figure;

misti.
Il marchio di forma
Il marchio pu essere costituito anche dalla forma del prodotto o dalla confezione dello stesso ad esclusione delle forme:

necessarie, quelle cio imposte dalla natura stessa del prodotto: sono liberamente utilizzabili.

funzionali, necessarie per ottenere un risultato tecnico: sono tutelabili mediante il brevetto per invenzioni.

ornamentali, che danno un valore sostanziali al prodotto: sono tutelabili mediante il brevetto per modelli.
La registrazione delle forme funzionali e ornamentali come marchio permetterebbe di godere di un diritto di esclusiva
praticamente perpetuo (in considerazione della sua rinnovabilit). Pertanto, per assicurare uno spazio reale ai marchi di
forma, necessario restringere lambito di operativit delle forme suscettibili di brevettazione come modello.

boicottaggio secondario, quando uno o pi soggetti (promotori), esercitando


pressioni economiche o di altro tipo, obbligano altri soggetti (esecutori) a non
intrattenere rapporti con un concorrente dei primi (boicottato).
15
Si tratta per di una esclusivit in senso merceologico, limitata cio a quei prodotti o
servizi in ordine ai quali il titolare del segno opera: solo in tale ambito, infatti, pu
crearsi rischio di confusione.
16
Il limite della rappresentabilit grafica va per interpretato in modo elastico potendo
costituire marchio anche le combinazioni o tonalit cromatiche, i suoni, le forme del
prodotto o della sua confezione.

5
I REQUISITI DI VALIDIT DEL MARCHIO
Per poter costituire oggetto di tutela, il marchio deve presentare determinati requisiti di validit. In particolare:

la capacit distintiva, che consiste nellidoneit a identificare i prodotti contrassegnati tra tutti i prodotti dello
stesso genere immessi sul mercato17;

la novit, che ricorre quando il marchio non risultava gi noto al mercato 18;

la liceit, cio il non essere contrario alla legge, allordine pubblico o al buon costume, come il non essere gi
utilizzato o protetto da organismi sovranazionali o nazionali;

la verit, che definibile in negativo, consiste nel non dover essere idoneo ad ingannare il pubblico sulla
provenienza geografica, sulla natura o sulla qualit dei prodotti.
Lassenza del requisito della novit del marchio suscettibile di una sanatoria definita convalida del marchio prevista
dallart. 48 L.ma. Tale norma prevede lincontestabilit del marchio da parte del titolare del diritto anteriore ove questi,
per cinque anni consecutivi, abbia tollerato, essendone a conoscenza, luso di un marchio posteriore registrato uguale o
simile. La convalida comunque preclusa ove si provi che il marchio posteriore sia stato domandato in malafede 19. Resta
da aggiungere che la convalida non consente al titolare del marchio convalidato di opporsi alluso del marchio anteriore 20.
ACQUISTO DEL DIRITTO
In seguito alle modifiche apportate allart. 22 L.ma. dal L.Lgs 480/92, qualunque soggetto, anche non imprenditore, pu
ottenere una registrazione per marchio dimpresa. Naturalmente, tale libert incontra alcuni limiti. In particolare, per
quanto concerne luso come marchio:

del ritratto altrui, subordinato al consenso del ritrattato e, dopo la sua morte, al consenso dei congiunti fino al
quarto grado;

del nome altrui, consentito purch luso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro dellinteressato 21;

di segni notori, registrabili solo dallavente diritto o dietro il consenso di questi 22;

di segni il cui uso violerebbe laltrui diritto di esclusiva, quali ad esempio il diritto dautore o di propriet
industriale.
17

Non possono fungere da marchio:


le denominazioni generiche;
le indicazioni descrittive.
Tuttavia frequente che limprenditore, per far presa sul pubblico, adotti come
marchio una parola che, pur non rientrando nelle categorie vietate, abbiano per la
capacit di richiamare in qualche modo il prodotto stesso o le sue capacit. La
giurisprudenza, con notevole indulgenza, ha ammesso la validit di questo tipo di
marchio (c.d. marchio espressivo), purch, per, lelemento descrittivo in esso
contenuto sia accompagnato da elementi di differenziazione costituiti da aggiunte di
suffissi o prefissi, distorsioni della parola, particolari combinazioni.
Dal punto di vista della tutela, il marchio espressivo un marchio debole, in quanto
lievi varianti saranno sufficienti a escluderne la confondibilit.
18
Lart. 16 della legge sul marchio accenna a tale requisito allorch dice che possono
costituire oggetto di registrazione come marchio dimpresa tutti i nuovi segni ma
il successivo art. 17 che chiarisce in negativo cosa debba intendersi per nuovo. In
particolare non sono nuovi:
i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del
commercio;
i segni identici o simili a quelli gi usati da altri in Italia come marchio per
prodotti o servizi identici o affini, qualora sussista un rischio di confusione per il
pubblico che pu anche consistere in un rischio di associazione tra i due segni;
i segni identici o simili ad un segno gi noto come ditta, denominazione o
ragione sociale e insegna, adottato da altri nellambito di attivit imprenditoriali
identiche o affini;
i segni identici o simili ad un marchio gi da altri registrato in Italia;
i segni identici o simili ad un marchio che goda di rinomanza, anche se
registrati per prodotti o servizi non affini, qualora ritraggano dalla notoriet del
marchio anteriore un indebito vantaggio o arrechino allo stesso un pregiudizio.
19
Non invece di ostacolo la malafede sopravvenuta.
20
E questo un caso ulteriore in cui lordinamento consente luso contemporaneo di
marchi confondibili da parte di imprenditori diversi.
21
Inoltre lUfficio Italiano Brevetti e Marchi pu, anche in questo caso, subordinare la
registrazione al consenso dellinteressato.
22
In questo caso il legislatore tiene conto del valore di suggestione, traducibile in
capacit di vendita, che ritiene quindi degno di tutela.

6
Nel caso in cui la registrazione sia richiesta ed eventualmente ottenuta da un soggetto non avente diritto in base alla
normativa appena esaminata, lart. 25 L.ma. detta unarticolata disciplina a seconda che il richiedente non legittimato
abbia gi ottenuto la registrazione oppure sia in attesa perch la domanda risulti ancora pendente. Nel primo caso
(registrazione effettuata), lavente diritto pu:

ottenere, con sentenza ad efficacia retroattiva, il trasferimento a proprio nome della registrazione;

far valere la nullit della registrazione.


Nel secondo caso (registrazione non ancora effettuata) pu invece:

assumere a proprio nome la domanda di registrazione depositata dal non avente diritto;

ottenere il rigetto della domanda stessa;

depositare una nuova domanda con effetti risalenti alla data della domanda del non avente diritto.
Il procedimento di registrazione
Il procedimento di registrazione, volto allottenimento dellattestato di registrazione emesso dallUfficio Italiano Brevetti
e Marchi, si articola nelle seguenti fasi:

deposito della domanda, che deve avere ad oggetto un solo marchio (di cui un esemplare deve esserne
allegato) e menzionare i prodotti o servizi che il marchio destinato a contraddistinguere;

esame della domanda da parte dellUfficio, limitata alla forma e al requisito della validit. Il controllo della
novit solo eventuale ed affidato alla cognizione del giudice ordinario;

fase della decisione, che pu sfociare in un accoglimento o in un rigetto ricorribile entro 30 giorni alla
Commissione dei Ricorsi;
Gli effetti della decisione consistono nel diritto di esclusiva sul marchio per un periodo di dieci anni rinnovabili alla
scadenza anche pi volte. Quanto infine allambito territoriale, la registrazione si estende a tutto il territorio nazionale.
LA TUTELA DEL DIRITTO
Il diritto duso esclusivo del marchio si sostanzia nella possibilit, riconosciuta al titolare, di vietare a terzi, salvo il
proprio consenso, determinati comportamenti. Il diritto di esclusiva ha natura reale, sicch la sua violazione va ravvisata
in ogni abusiva riproduzione, indipendentemente da qualsiasi connotazione soggettiva di buona o mala fede e, quindi,
dalla presenza della colpa o del dolo nella parte che abbia dato luogo allabuso.
Il rischio di confusione con lassociazione richiede, oltre alla confondibilit tra i segni, anche lidentit o laffinit tra i
prodotti o i servizi contrassegnati 23. Pur in presenza di segni identici, infatti, tale rischio non pu verificarsi quando i
prodotti ai quali sono applicati sono merceologicamente lontanissimi gli uni dagli altri. questo il principio della
relativit o specialit della tutela del marchio24.
Lidentit o somiglianza tra segni
Quando due marchi non sono identici ma soltanto simili, occorre valutare se tra essi vi sia confondibilit sulla base di
varie considerazioni:

occorre anzitutto considerare il tipo di consumatore destinatario;

si deve poi considerare il fatto che il confronto spesso fra un marchio e il ricordo dellaltro marchio non
essendo necessariamente entrambi disponibili uno accanto allaltro al momento dellacquisto;

terzo momento dellindagine, poi, il confronto tra i due marchi nel loro aspetto grafico, fonetico, ideologico.
Il confronto dei due marchi, secondo la giurisprudenza, deve avvenire non in via analitica, ma sintetica ed unitaria. Di
diverso avviso la dottrina, secondo la quale non si pu prescindere da una attenta analisi preventiva in cui il giudice
esamina ogni elemento dei due marchi 25.
23

Sono considerati affini quei prodotti che possono ragionevolmente far pensare al
consumatore di provenire dalla medesima impresa. Quindi la tutela non limitata alle
ipotesi di confondibilit tra prodotti ma estesa anche al caso in cui, pur essendo i
prodotti contrassegnati distinguibili tra loro sotto il profilo merceologico, la situazione
concreta tale da indurre il pubblico a ritenerli provenienti da ununica fonte.
24
Tale principio non si applica ai marchi che godono di rinomanza. I titolari di tali
marchi possono vietare ai terzi di usare un marchio identico o simile al proprio, anche
per prodotti o servizi non affini, quando luso del segno senza giustificato motivo
consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza
del marchio o rechi pregiudizio agli stessi.
25
Lambito di tutela di un marchio contro la confondibilit pu essere ampliato
mediante i c.d. marchi protettivi che sono marchi simili a quello principale
registratati proprio al fine di proteggersi nei confronti di marchi che si presume
potrebbero essere introdotti senza formalmente andare incontro ai divieti sopra visti.
Inoltre un marchio pu essere depositato, pagando correlativamnte pi tasse, non solo
per il prodotto servizio in relazione al quale si intende effettivamente usarlo, ma anche
per prodotti o servizi diversi. In analogia ai marchi protettivi, si parla, a tal proposito, di
liste di difesa o di protezione, in quanto si viene cos ad ampliare la sfera di
protezione del marchio stesso.

7
Il contenuto del diritto di esclusiva
Il diritto di esclusiva derivante dalla registrazione del marchio, riguarda:

limmissione dei prodotti recanti il marchio;

lofferta in commercio o la detenzione a fini commerciali dei prodotti contraddistinti dal segno;

limportazione o lesportazione dei prodotti stessi;

lutilizzazione del segno nella pubblicit.


Da ci si deduce che il legislatore vieta soltanto luso del marchio altrui in funzione distintiva. Fra gli usi atipici pi
frequenti abbiamo quello della funzione descrittiva cos denominando le ipotesi previste dallart. 1bis della L.ma. 26.
Lazione di contraffazione
Legittimato attivo nellazione di contraffazione , ovviamente, colui che vede leso da terzi il proprio diritto di esclusiva
allutilizzo di un marchio27.
Lonere di provare la contraffazione incombe sul titolare del marchio con le agevolazioni dellart. 58bis della L.ma..
Lazione di contraffazione pu essere preceduta dalle misure cautelari tipiche:

della descrizione, che ha la funzione di precostituire la prova della contraffazione;

del sequestro, che ha la funzione di impedire la circolazione dei prodotti che costituiscono violazione del
diritto del marchio;

dellinibitoria, con la quale si intima al contraffattore la continuazione delle attivit illecite.


Con la sentenza che accerta la contraffazione, il giudice pu disporre a carico del soccombente le sanzioni dell inibitoria,
del risarcimento del danno, della distruzione dei segni e della pubblicazione della sentenza.
LA CIRCOLAZIONE DEL MARCHIO
La cessione del marchio
Si ha cessione del marchio quando il titolare del marchio si spoglia definitivamente di tale titolarit a favore di un altro
soggetto. Mutando radicalmente la vecchia normativa, il D.Lgs. 480/92 ha affermato il principio della libera cedibilit
del marchio non pi connessa quindi ad altri elementi aziendali e riconosciuto la legittimit della cessione parziale
ovvero la cessione del marchio solo per una parte dei prodotti per i quali registrato 28.
La licenza di marchio
Il marchio, oltre che ceduto, pu essere concesso in licenza. Il contratto di licenza quello mediante il quale il titolare del
marchio (licenziante), pur conservando tale titolarit, ne attribuisce luso e il godimento a terzi (licenziatari) 29.
Il divieto di inganno al pubblico
Dalla cessione o dalla licenza di marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono
essenziali nellapprezzamento del pubblico. La continuit qualitativa imposta da tale norma non esige necessariamente
che il prodotto fornito dal licenziatario o dal cessionario sia della stessa identica qualit di quello gi contrassegnato, con
il medesimo marchio, dal loro dante causa. Lobiettivo del legislatore di evitare linganno del pubblico: ci che la
norma vieta, dunque, sono solo quei deterioramenti rilevanti del prodotto di cui il pubblico non venga avvertito.
I contratti di merchandising
26

In particolare lecito che un terzo, nelle proprie attivit economiche, usi, anche a
rischio di ingenerare confusione:
il proprio nome e indirizzo;
le indicazioni descrittive concernenti il prodotto;
il marchio dimpresa altrui, se ci reso necessario per indicare la destinazione
di un proprio prodotto o servizio.
27
Lazione di contraffazione pu essere promossa anche in pendenza della sola
domanda di registrazione. Tuttavia la registrazione deve intervenire prima della
sentenza perch la domanda di contraffazione possa venire accolta.
28
La cessione parziale del marchio ammissibile anche quando sussista una affinit
tra i prodotti per i quali il diritto al marchio rimanga al cedente e quelli per i quali passi
al cessionario.
29
La licenza pu essere:
con o senza esclusiva (nel secondo caso abbiamo lipotesi in cui due o pi
soggetti mettono sul mercato prodotti con lo stesso marchio; i prodotti devono
pertanto essere uguali);
totale o parziale (relativa cio a tutti o solo ad una parte dei prodotti per i quali
il marchio stato registrato);
riferita allintero territorio dello Stato o soltanto a parte di esso.

8
Sono denominati contratti di merchandising quei contratti con i quali il titolare di un marchio notorio concede a terzi la
facolt di usare il marchio per prodotti notevolmente diversi dai propri.
La trascrizione
Lart. 49 L.ma. sottopone le vicende attinenti al marchio registrato ad un regime di trascrizione simile a quello che la
legge prevede per i beni mobili registrati. La trascrizione, che si effettua presso lUfficio Italiano Brevetti e Marchi,
condiziona non la validit dellatto ma la sua opponibilit a terzi; costituisce, inoltre, un criterio di preferenza tra due
aventi causa del medesimo dante causa.
LESTINZIONE DEL MARCHIO
Lestinzione del marchio si realizza con:

la scadenza del termina decennale di efficacia della registrazione;

la rinuncia del titolare;

la dichiarazione di nullit del marchio 30;

il verificarsi di determinate cause di decadenza.


La nullit del marchio
Il marchio registrato pu essere dichiarato nullo dal giudice ordinario qualora manchi dei suoi presupposti e dei requisiti
di validit. In particolare il marchio nullo qualora:

non corrisponda al tipo di segno indicato dallart. 16 L.ma. (denominativo, figurativo, misto);

non sia nuovo ai sensi dellart. 17 L.ma.;

sia in contrasto con lart. 18 L.ma. (contrariet allordine pubblico, denominazione generica);

sia stato domandato in malafede;

sia in contrasto con lart. 21 L.ma. (ritratti di persona, nomi di persona, segni notori);

sia stato registrato a nome di chi non ne aveva diritto.


Va ricordato, infine, che la riforma del 1992 ha espressamente previsto, allart. 47ter, la nullit parziale del marchio, che
ricorre quando il motivo di nullit colpisce solo una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio stato registrato.
La decadenza del marchio
La decadenza la cessazione anticipata del diritto di marchio rispetto al termine di scadenza previsto dalla legge. Ne sono
ipotesi:

la decadenza per non uso: il marchio decade ove non venga utilizzato 31 entro cinque anni dalla registrazione
ovvero se luso ne venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, senza una giustificazione legittima;

la volgarizzazione, prevista quando il marchio sia divenuto nel commercio per fatto dellattivit o inattivit
del titolare denominazione generica del prodotto o del servizio;

la decadenza per recettivit, qualora il marchio diventi idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare
circa la natura, qualit o provenienza dei prodotti o sevizi, a causa del modo o del contesto in cui viene
utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali registrato;

sopravvenuto contrasto con la legge, lordine pubblico o il buon costume.


Le azioni di nullit e di decadenza
Legittimato attivo a tali azioni chiunque vi abbia interesse 32, legittimato passivo il titolare del marchio, litisconsorti
necessari sono coloro che hanno diritto al marchio cos come risulta dallattestato di registrazione. Autorit competente
il giudice ordinario; la competenza per territorio funzionale e inderogabile. Lonere della prova incombe su chi impugna
la validit del marchio registrato 33.
Le sentenze che pronunciano la nullit o la decadenza di un marchio, una volta passate in giudicato, hanno efficacia erga
omnes e sono retroattive, le prime alla data della registrazione, le seconde alla data del fatto che ha provocato la
decadenza.
Linvalidit del marchio, di regola, si traduce nellimpossibilit per il titolare di pretenderne luso esclusivo. Quando per
la causa di nullit comporti lilliceit delluso del marchio, lart. 10 L.ma. vieta a chiunque di farne uso.

30

In realt, pi che lestinzione del diritto, la dichiarazione di nullit laccertamento


del suo non essere mai sorto.
31
Lutilizzo deve essere effettivo e non sporadico al solo fine di impedire la decadenza.
32
Lart. 59 L.ma. legittima anche il P.M.
33
La prova del non uso pu essere data con ogni mezzo ed anche con presunzioni
semplici. La ratio di tale temperamento va ravvisata nellimpossibilit per il terzo di
dare piena prova del fatto che il marchio da lui impugnato non sia mai stato usato in
nessun tempo e in nessun luogo, e per contro nella facilit per il titolare di dar prova
dellavvenuto uso.

9
I MARCHI COLLETTIVI
I marchi collettivi sono destinati ad essere utilizzati da una pluralit di imprenditori diversi dal titolare e non da
questultimo, il quale si limita a concedere in uso il marchio in questione a produttori che si impegnino allosservanza di
determinati regolamenti. Tali regolamenti riguardano particolari aspetti della produzione come limpiego di certi materiali
o la provenienza geografica del prodotto. Devono essere allegati alla domanda di registrazione del marchio collettivo. I
titolari dei marchi collettivi devono anche, pena la decadenza stessa del marchio, monitorare lattivit dei produttori per
verificarne il rispetto dei regolamenti.
I marchi collettivi non devono essere confusi con le Denominazioni di Origine Controllata che sono utilizzate per
contraddistinguere prodotti le cui caratteristiche qualitative sono legate ad una determinata zona geografica per linflusso
di fattori ambientali o per la presenza di particolari tecniche produttive.
La denominazione di origine e lindicazione geografica
Il regolamento CEE n. 2081/92 ha introdotto altre due forme di tutela, valevoli in ambito comunitario, riguardanti, in
particolare, la commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari:

la denominazione di origine protetta consiste nel nome di una regione che serve a designare un prodotto
agricolo o alimentare originario di tale regione le cui qualit siano legate a fattori ambientali e produttivi
esclusivi di tale stessa regione;

lindicazione geografica consiste nel nome di una regione che serve a designare un prodotto agricolo o
alimentare originario di tale regione di cui una determinata qualit possa essere attribuita allorigine geografica
delimitata.
LA

DISCIPLINA
COMUNITARIA DEL MARCHIO

INTERNAZIONALE

Cos come abbiamo visto per i brevetti, anche per i marchi vige il principio di territorialit. Di conseguenza, chi voglia
operare con lo stesso marchio in un mercato internazionale dovr chiedere ed ottenere la registrazione del marchio in pi
Stati e ciascun marchio sar soggetto alla sua disciplina nazionale. Tale situazione crea consistenti costi e problemi di
gestione per risolvere i quali sono stati raggiunti due importanti accordi internazionali:

la Convenzione di Unione di Parigi: particolarmente rilevante la norma che prevede la possibilit di


registrare entro sei mesi lo stesso marchio in pi Paesi cosicch le registrazioni successive alla prima
retroagiscano a questultima;

lArrangement di Madrid: prevede una disciplina agevolata per la registrazione unificata del marchio in pi
Paesi aderenti allaccordo.
Il marchio e la normativa comunitaria
Le regole dei marchi nazionali sono potenzialmente in contrasto con il Trattato CEE e il mercato comune. Per superare
tale situazione, nel corso degli anni, venuto formandosi un vero e proprio diritto comunitario dei marchi dimpresa.
Particolarmente rilevanti, in tali ambito sono:

il principio di esaurimento comunitario del diritto di marchio, secondo il quale il titolare di un marchio in
un paese della comunit non ha il diritto di opporsi allimportazione di un prodotto contrassegnato con lo stesso
marchio, qualora esso provenga da unaltra nazione della Comunit nella quale sia stato messo in commercio
dallo stesso titolare o con il suo consenso34;

il marchio comunitario, entrato in funzione nel 1996 in seguito al regolamento 40/94, basato sui principi di:
o unitariet, in base al quale il marchio comunitario attribuisce al titolare unesclusiva la cui efficacia
unica per lintero territorio della Comunit;
o autonomia, con il quale si indica che il marchio comunitario viene disciplinato esclusivamente dal
Regolamento, mentre le norme nazionali in materia di marchi si applicano solo in quanto richiamate
espressamente dallo stesso regolamento 35;
La registrazione del marchio comunitario si effettua presso lUfficio per lArmonizzazione del Mercato Interno.
La tutela assoluta quando ci si trovi davanti a segni identici a quelli per cui il marchio stato registrato;

34

Tale regola stata estesa anche al caso in cui i diversi diritti nazionali sullo stesso
marchio appartengano, nei diversi Stati membri, a titolari diversi, purch abbiano
unorigine comune (es. titolare originario che abbia ceduto parte del diritto sul
marchio). Recentemente la Corte di Giustizia tuttavia pervenuta ad una conclusione
diversa stabilendo che anche in tali casi il titolare di un marchio pu opporsi
allimportazione dei prodotti legittimamente marcati in altro Paese comunitario,
quando il marchio impresso confondibile con il proprio.
35
La disciplina del marchio comunitario corrisponde in gran parte a quella del nostro
sistema marchi. Una differenza si ha riguardo ai requisiti del marchio che nella
normativa comunitaria sono considerati impedimenti alla registrazione e possono
essere assoluti o relativi. I primi (che corrispondono a quelli del nostro art. 18 L.ma.)
possono essere fatti valere da chiunque; i secondi (corrispondenti a quelli del nostro
art. 17 L.ma.) possono essere fatti valere solo dai titolari dei segni anteriori.

10
invece subordinata alla sussistenza di un rischio di confusione nel caso di segni identici o simili per prodotti
uguali o analoghi oppure anche diversi se in considerazione della notoriet acquisita dal marchio anteriore.
IL MARCHIO DI FATTO
A norma dellart. 2571 c.c., chi abbia fatto uso di un marchio non registrato ha la facolt di continuare ad usarlo,
nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne avvalso.
Si distinguono due ipotesi a seconda che il preuso importi:

una notoriet generalizzata del marchio: in tal caso il preutente potr ottenere che sia dichiarato nullo, per
difetto del requisito della novit, un marchio confondibile successivamente registrato 36;

una notoriet soltanto locale (o addirittura nessuna notoriet): in tal caso il preutente non potr impedire che
un concorrente registri validamente lo stesso marchio e potr solo continuare ad usare il proprio soltanto nei
limiti in cui se ne avvalso anteriormente;
Quanto agli aspetti processuali, il titolare di un marchio di fatto non assistito dalla presunzione di validit prevista
dallart. 58 L.ma. per il marchio registrato; al contrario dovr provare i fatti costitutivi del proprio diritto.
GLI ALTRI SEGNI DISTINTIVI
La ditta
La ditta il segno che contraddistingue limpresa nel suo complesso ed necessario nel senso che, in mancanza di
diversa scelta, esso coincide con il nome civile dellimprenditore. Le funzioni della ditta sono lidentificazione del
titolare e lindividuazione dellimpresa. Oggi, tuttavia, la ditta tende a confondersi con il marchio specialmente per le
imprese di medie e grandi dimensioni.
La ditta pu essere liberamente formata dallimprenditore purch rispetti:

il principio della verit, secondo il quale la ditta deve contenere almeno il cognome o la sigla
dellimprenditore (salva lipotesi della ditta derivata);

il principio della novit, secondo il quale la ditta non deve essere uguale ad altra gi usata da imprenditore
concorrente;

i principi di liceit e della capacit distintiva seppure siano previsti dalla legge solo per i marchi.
Il titolare della ditta ha il diritto alluso esclusivo del segno e acquista tale diritto in virt delluso stesso. Tuttavia, perch
si abbia contraffazione di ditta non basta lidentit o la confondibilit tra i segni; occorre anche che i due imprenditori
siano in rapporto di concorrenza fra di loro per loggetto dellimpresa o per il luogo in cui questa esercitata.
Lart. 2564 prevede a carico di chi violi laltrui diritto alla ditta, un obbligo di integrazione o modificazione della propria
ditta con indicazioni idonee a differenziarla dalla ditta del concorrente.
Infine, lart. 2565 consente il trasferimento della ditta purch avvenga congiuntamente a quello dellazienda. Tale norma
comunque da considerarsi implicitamente abrogata in seguito allintroduzione della regola di libera cedibilit del
marchio.
Ragione e denominazione sociale
Ragione sociale e denominazione sociale sono per le societ ci che il nome civile per la persona fisica. Il codice civile
chiama ragione sociale il nome delle societ di persone; chiama invece denominazione sociale il nome delle societ di
capitali. Queste, per poter essere regolarmente formate devono:

rispettare, nel contenuto, i vincoli posti dal legislatore per ciascun tipo di societ;

contenere indicazioni non contrarie alla legge, allordine pubblico e al buon costume, n ingannevoli;

presentare il requisito della novit.


Il nome della societ oggetto di iscrizione nel registro delle imprese. Si ritiene, tuttavia, che il diritto venga acquisito
con luso e che la registrazione valga solo a rendere il diritto opponibile ai terzi, risolvendo cos il conflitto tra pi societ
che abbiano lo stesso nome.
Linsegna
Linsegna un segno distintivo facoltativo. Secondo alcuni contraddistingue i locali in cui si svolge lattivit dimpresa;
secondo altri contraddistingue lintero complesso aziendale. Lunico requisito espressamente richiesto quello della
novit; la dottrina ritiene comunque che non si possa prescindere anche dagli altri requisiti della liceit, verit e capacit
distintiva. Anche per linsegna vale oggi la nuova regola di libera cedibilit.
I segni distintivi atipici
Nellesperienza giurisprudenziale, si individuano come segni atipici:

lemblema, che indica un segno puramente figurativo, usato in funzione di ditta;

lo slogan;

le particolari divise indossate dal personale di certe imprese.

36

La relativa azione dovr essere esercitata entro cinque anni per evitare la convalida
del marchio successivamente registrato.