Das Patentes Aos Royalties. Caso Monsanto

DAS PATENTES AOS ROYALTIES - O CASO DA SOJA TRANSGNICA DA MONSANTO
ISSN ELETRNICO 2316-8080

1
DAS PATENTES AOS ROYALTIES - O CASO DA SOJA TRANSGNICA DA

MONSANTO
PATENTS OF THE ROYALTIES - THE CASE OF TRANSGENIC SOY
MONSANTO
Charlene Maria C. de vila Plaza1
A semente tanto meio de produo como produto. Quer se trate de povos tribais dedicados
aos cultivos mveis, quer se trate de camponeses praticando a agricultura sedentria, ao fazer
a plantao animal, os lavradores tambm reproduzem o elemento necessrio de seus meios
de produo. A semente, ento, representa ao capital um empecilho biolgico simples: dadas
as condies apropriadas, ela se reproduz e se multiplica. Vandana Shiva.
Resumo
O estudo analisar as questes do patenteamento das criaes relativas tecnologia
RR1 (Roundup-ready) pertencentes a multinacional Monsanto, bem como a
expirao das suas patentes brasileiras relativas a tal tecnologia. Para tanto utilizar
de parmetro os Cases das Aes Coletivas em face do grupo Monsanto do Brasil
Ltda e Monsanto Technology LLC, doravante Monsanto - (em especfico as aes
coletivas 82-2012 FAMATO Federao da Agricultura e Pecuria do Estado de
Mato Grosso e APROSOJA Associao dos Produtores de Soja e Milho do Estado
de Mato Grosso e o Processo n 001/1.09. 0106915-2 Sindicato Rural de Passo
Fundo RS e outros. Em um segundo momento abordar o modelo de cobrana de
royalties e/ou indenizao pela utilizao das sementes certificadas de algodo que
contem a tecnologia Bollgard I (BT) e Roundup-Ready (RR) de soja, bem como os
efeitos civis , penais e concorrenciais pertinentes ao presente.
Palavras - chave: Patentes; Royalties; Transgnica; Monsanto

Abstract
The study will examine the issues of patenting creations relating to technology RR1
belonging to Monsanto, as well as the expiration of its patents relating to technology
Round-up-Ready. To do so use the parameter Cases of Collective Action in the face of
the group - Brazil Ltda Monsanto and Monsanto Technology LLC, Monsanto now - (in
particular the collective actions 82-2012 - FAMATO - Federation of Agriculture and
Livestock of the State of Mato Grosso and APROSOJA - Soybean Growers Association
and Corn of Mato Grosso and Case No 001/1.09.0106915-2 - Rural Union Passo
Fundo - RS and others. In a second step the model will address the collection of
royalties and / or compensation for the use of certified cotton seed containing Bollgard I
technology (BT) and Roundup-Ready (RR) soy, as well as the effects civil, criminal and
competition pertaining to the present.
Introduo
As sementes da discrdia
1
Advogada e Pesquisadora em Propriedade Intelectual. Mestre em Direito na rea de

Integrao e Relaes Empresariais pela Universidade de Ribeiro Preto - UNAERP-SP.
E.mail: avilaplaza1@hotmail.com
PIDCC, Aracaju, Ano II, Edio n 03/2013, p.001 a 040 Jun/2013 | www.pidcc.com.br
Charlene Maria C. de vila Plaza
As sementes tm sido um vetor que condiciona as demais tecnologias

agrcolas, principalmente com o advento da biotecnologia e as mudanas
legais2 que contriburam para incentivar o setor privado em gentica vegetal.
Note-se que no ano de 2005, apenas um quarto da soja produzida no
Brasil era transgnica. Atualmente a situao se inverteu e 82% da soja
brasileira j so produtos geneticamente modificados. No milho, o transgnico
j chega a 67% da produo e no algodo, a 32% do total. No conjunto, o
Brasil o segundo no uso de sementes geneticamente modificadas, no mundo,
ficando atrs apenas dos Estados Unidos3.
No entanto, a semente vista como uma plataforma tecnolgica era para
ser uma soluo no um problema. Um dos problemas de maior relevncia
diz respeito ao modelo atual de cobrana de royalties utilizado pelo contrato de
adeso entre a empresa detentora da tecnologia protegida e os agricultores.
Maculados pela ausncia de transparncia de preo a ser pago pelos
agricultores e por ilcitos civis, penais e concorrenciais, estes contratos esto
sendo objeto de litgio em nossos tribunais.
Zylbersztajn4 alega que um caso de relao beligerante entre duas
partes que, em tese, deveriam cooperar para gerar valor (...) tal condio no
tem chance de perdurar sem altos custos. Algo como um casamento que se
mantm por obrigao, e no por afeto.
Em especfico, os nossos Tribunais5 enfrentam litgios quanto
juridicidade do pagamento de royalties e a validade das patentes de soja
2
Lei 9.456/97 Lei de proteo aos cultivares; Lei 9.279/96 Lei de propriedade
industrial.
3
O Brasil elevou a rea cultivada com organismos geneticamente modificados na safra de

vero 2010/11. o que aponta estudo divulgado pela Consultoria Cleres, segundo a qual as
razes da expanso do plantio de transgnicos foram o crescimento estimulado pela
disponibilidade de novas sementes e o custo de produo mais baixo em comparao ao
produto convencional. De acordo com o relatrio, a rea de soja transgnica foi estimada em
18 milhes de hectares, o equivalente a 76,2% dos 23,7 milhes de hectares semeados com a
oleaginosa nesta temporada no Brasil. Na safra passada, quando a rea total foi ligeiramente
menor, a soja geneticamente modificada cobriu 70,6% da total. Jornal Valor Econmico, 2012.
4
ZILBERSZTAJN, Decio. Qual o preo das sementes? Jornal o Estado de So Paulo, 2013.
5
5
Juzo da primeira instncia do Rio Grande do Sul foi decidido em ao coletiva movida pelos
sindicatos rurais da regio em 2009 versus Monsanto do Brasil e Monsanto Technology LLC a
suspenso temporria da cobrana de royalties dos agricultores pela Monsanto em todo o
Brasil. O magistrado determinou tambm que a Monsanto devolva os valores cobrados dos
produtores desde a safra 2003/2004, corrigidos pela inflao e acrescidos de juros de 1% ao
ms. Sentena prolatada em 04/04/2012 Comarca de Porto Alegre - 15 Vara Cvel - 1
Juizado Processo n 001/1.09. 0106915-2 Sindicato Rural de Passo Fundo RS e outros v.
Monsanto do Brasil e Monsanto Technology LLC. Juiz prolator: Giovanni Conti. A propsito, o

3
transgnica Roundup Ready6 consubstanciados pelo Grupo Monsanto

detentora da tecnologia e os produtores de soja7.
Sobre a questo dos contratos da multinacional, diz Martinez Canellas8:
El contrato con o agricultor es especialmente ventajoso para la
empresa biotecnolgica, ya que, combinado con el contrato de
esta con el productor-distribuidor le permite un control vertical
de la fase de produccin de los OMG. Con El, la empresa
biotecnolgica obtiene una cosecha de semillas MG
comerciales con un menor coste y unos ingresos extra. La
empresa biotecnolgica cobra El precio de venta de las
semillas germinales Del distribuidor-productor (ms caro que El
de la semilla tradicional porque incluye los royalties de la venta
Del productor-distribuidor AL agricultor ms una prima por El
monopolio Del mercado de semillas transgnicas), se ahorra
los arrendamientos de los terrenos de cultivo, que adems
puede seleccionar. Ahora costes de produccin (asumidos por
los agricultores en el contrato casi en su integralidad) e
incrementa las ventas de otros productos patentados por la
misma empresa tales como herbicidas por ejemplo, si las
plantas MG son resistentes AL glifosato y la misma empresa
creadora de los OMG produce un herbicida de glifosato, y
adems impone su uso, dado que El agricultor se ha obligado
contractualmente a seguir las instrucciones Del vendedorproductor, que son las de la empresa biotecnolgica. Adems,
dicha empresa solo asume la recompra de las semillas que
cumplan determinados niveles de calidad mnimos, con lo que
El riesgo de defectos en la produccin ES asumido por El
agricultor.
respeitvel juiz prolator ao decidir o case discorreu exaustivamente partes de um artigo desta
autora: PLAZA, Charlene de vila. Interpenetrao de direitos de proteo em propriedade
intelectual: o caso das patentes de inveno e cultivares. Interpenetration ds droits de
protection de propriete intellectuelle: la situacion ds breves dinvention et varietes vegetales.
Anais do XIX Encontro Nacional do Conpedi, Fortaleza-CE, 2010. FAMATO- Federao da
Agricultura e Pecuria do Estado de Mato Grosso e APROSOJA Associao dos Produtores
de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso. A Famato - Federao da Agricultura e Pecuria
do Estado de Mato Grosso - em parceria com os Sindicatos Rurais protocolou em setembro de
2012 a ao coletiva junto Vara Especializada em Ao Civil Pblica e Ao Coletiva da
Comarca de Cuiab. Esta iniciativa tem o apoio incondicional da Aprosoja Associao dos
Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso. O pleito foi baseado em estudo tcnico e jurdico
que confirma que o direito de propriedade intelectual relativo tecnologia Roundup Ready
(RR), de titularidade da empresa Monsanto, venceu em 01 de setembro de 2010, tornando-a
de domnio pblico. Desta forma, a cobrana de valores por parte da empresa pelo uso desta
tecnologia, tanto a ttulo de royalties quanto a ttulo de indenizao, indevida. Desta forma, a
ao coletiva busca a suspenso desses pagamentos, bem como a devoluo, em dobro, dos
valores j pagos indevidamente.
6
Introduzida no Brasil na dcada de 1990 a partir do Rio Grande do Sul, a soja RR (Soja
transgnica Round-up-Ready) capaz de gerar mudas resistentes a herbicidas formulados
base de glifosato rendendo ganho de produo. A Monsanto aps desenvolver as tecnologias
(BT e RR), as quais conferem as sementes resistncia s determinadas pragas ou herbicidas
aplicados na cultura cobram royalties pela explorao comercial dessas tecnologias.
7
Os adquirentes da soja RR retm e repassam diretamente a multinacional 2% do preo da
soja transgnica adquirida desde a safra de 2003/04.
8
MARTINEZ CANELLAS, Anselmo M. The control of the production and commerce of
transgenic seeds through contracts. Disponivel em: http://ssrn.com/abstract=1998728, 2012.
A respeito do modelo de cobrana de royalties e/ou indenizao cobrada

pela Monsanto, a FAMATO Federao da Agricultura e Pecuria do Estado
de Mato Grosso e APROSOJA Associao dos Produtores de Soja e Milho
do Estado de Mato Grosso na Ao Coletiva que move em face da Monsanto
do Brasil Ltda e Monsanto Technology LLC narra que:
Nos contratos firmados entre a Monsanto e os produtores que
visam explorao comercial de sementes com tais
tecnologias no h qualquer meno sobre royalties, mas sim
sobre ressarcimento dos investimentos a que a Monsanto do
Brasil faria jus, sem identificao do nmero da patente.
A multinacional a despeito da atual perda de vigncia sobre a
tecnologia protegida desenvolveu um sistema de cobrana de
royalties de todos aqueles que adquirirem seus produtos.
Assim, o produtor adquire as sementes certificadas de soja ou
algodo contendo a tecnologia patenteada de um multiplicador
(produtor de sementes) ou distribuidor licenciado da Monsanto.
Esse multiplicador ou distribuidor acessa o sistema de
certificao da Monsanto e registra os dados do produtor
adquirente presentes em nota fiscal de venda das sementes.
Com base nestes dados gerado um boleto de pagamento de
royalties, sendo que o valor total calculado com base na
quantidade de sementes adquiridas, cujo valor fixo pelo quilo
de sementes estipulado pela Monsanto. Posteriormente, o
boleto9 entregue ao produtor, que poder:
(a) pagar os royalties pelo uso da tecnologia por meio de
quitao do boleto, gerando para ele um credito de iseno
para cada quilo de semente certificada adquirida, podendo
produzir determinada quantidade de gros de soja ou algodo;
(b) quando o produtor firma o contrato de compra e venda para
comercializar sua produo se soja ou algodo, consta no
contrato clusula de reteno em favor da Monsanto. Isto , o
adquirente (armazns ou tradings), que possui parceria com a
Monsanto, possui autorizao para consultar o sistema desta, a
fim de verificar se o produtor possui crditos de iseno
suficientes para a quantidade de soja ou algodo produzida.
Caso positivo, no ser cobrado nenhum valor adicional dele e
ser dada baixa em seus crditos.
No entanto, se a produo maior que a autorizada pela
Monsanto, o produtor ser obrigado a pagar por creditos
complementares, isto , indenizao no momento da
comercializao, a uma porcentagem sobre a venda do
excedente produzido.
9
Diferentemente do que ocorreu no sul do Brasil, no Centro oeste no ocorreu uma divulgao
inicial de sementes de origem argentina, inclusive por razes agro tcnicas. Nessa regio, os
royalties so cobrados na forma de boletos dos plantadores, entregues pelas reprodutoras
juntamente com a semente comprada. Tais regalias constituem um crdito perante o devido a
final quando vendida a colheita s exportadores. Ocorrendo mais safra na ocasio de venda
exportadora (na moega) do que aquela a que corresponde produo normal imputada
quantidade de sementes, a compradora se encarrega de reter o valor dos royalties.
(BARBOSA, Denis Borges, Parecer, Monsanto, 2013).

5
Caso o produtor no pague o boleto, no ter creditos de

iseno lanados no sistema da Monsanto. Logo, no momento
da comercializao de sua produo ser cobrado uma
porcentagem (a titulo de indenizao) sobre o valor de venda
da quantidade de gros de soja ou algodo produzidos que
possuam a tecnologia BT e RR10.
O problema a que se volta o modelo de contrato da Monsanto tem razes

profundas e reais no sistema de propriedade intelectual.
Criar uma semente por tecnologia de manipulao gentica, com
propriedades novas e teis, libera a possibilidade de cpia pelo usurio que vai
plantar. Assim, o invento da Monsanto criou-lhe simultaneamente uma
oportunidade nica na economia agrcola, e um problema de grande monta 11.
Assim, os contratos para o uso desta tecnologia no esto livres de
tenso. Na maioria das vezes, as questes litigiosas se concentram na
discusso dos direitos de exausto, a extenso dos limites de proteo pela
propriedade intelectual, sobreposio de protees e a inconsistncia entre
regramentos legais e suas especificidades12.
J escrevi exaustivamente sobre a cumulao de proteo entre
patentes e cultivares13 em um mesmo bem imaterial e, o que acontece no caso
das
tecnologias
aqui
suscitadas,
Monsanto
no
tem
invocado
simultaneamente a dupla proteo, apenas o seu patenteamento14.

Dessa forma, mencionarei incidentalmente sobre a cumulao de
protees vez que no ser a questo central no presente estudo.
Pois bem:
Em junho de 2013 foi confirmada deciso que negou extenso de
patente de soja transgnica da Monsanto
A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justia (STJ), em julgamento
de agravos regimentais, referendou decises que haviam negado recursos
10
Em relao soja, a prpria adquirente se encarrega de testar a produo e averiguar se os

gros foram obtidos a partir da utilizao de sementes contendo a tecnologia desenvolvida pela
Monsanto e qual a quantidade produzida para verificar se ou no devida indenizao.
11
BARBOSA, Denis Borges. Modelos contratuais para exao de royalties em patentes de
biotecnologia transgnica. Parecer Monsanto, fevereiro de 2013.
12
Alm dos casos analisados neste estudo, na seara internacional temos Monsanto Co. v. Mc
Farling (Federal Circuit, 2004); Monsanto Co. v. Scruggs, 2006, entre outros.
13
Vide: BARBOSA, Denis Borges. Modelos contratuais para exao de royalties em patentes de
biotecnologia transgnica. Parecer Monsanto, fevereiro de 2013.
14
Denis Barbosa diz que haveria pelo menos 75 cultivares com caractersticas de serem
resistentes ao glifosato, mas este nmero compreende variedades que no so da Monsanto.
interpostos pela Monsanto Technology LLC para ampliar a vigncia da patente

de soja transgnica no Brasil.
Seguindo jurisprudncia consolidada pela Segunda Seo, a Turma
confirmou que a patente expirou no dia 31 de agosto de 2010, ou seja, 20 anos
aps a data do seu primeiro depsito no exterior.
Em dois recursos especiais, a Monsanto questionou entendimento do
Tribunal Regional Federal da 2 Regio, qual seja - o reconhecimento do
vencimento da patente cujo prazo de validade de patente estrangeira a
chamada pipeline deve corresponder ao prazo remanescente de proteo no
pas estrangeiro onde foi concedida, caindo, concomitantemente em domnio
pblico.
No caso especfico, a multinacional alegou que o prazo remanescente
de proteo para os pedidos de patente pipeline deve ser contado da data de
depsito do pedido da patente estrangeira no Brasil e no do depsito
realizado no exterior.
Alm disso, requereu que o caso deveria ser suspenso, vez que tramita
no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ao direta de inconstitucionalidade
(ADI 4.234) dos artigos 230 e 231 da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade
Industrial), que tratam do depsito de patentes.
Com precedentes consolidados foi decidido que a proteo oferecida s
patentes estrangeiras, as chamadas patentes pipeline, vigora pelo prazo
remanescente de proteo no pas onde foi depositado o primeiro pedido, at o
prazo mximo de proteo concedido no Brasil 20 anos , a contar da data
do primeiro depsito no exterior, ainda que posteriormente abandonado.
Assim, a questo central (no necessariamente nesta ordem) se voltar
a discutir a ilicitude da manuteno de cobranas de royalties dos produtores
pela Monsanto com lastro em patentes j expiradas, portanto, em domnio
pblico; as consequncias desta conduta, a exausto de direitos, a
sobreposio de proteo e, por fim as especificidades desta proteo pelos
mecanismos de propriedade intelectual.
DA EXAUSTO DE DIREITOS
O que o esgotamento ou a exausto dos direitos de exclusividade
em propriedade intelectual?

7
Pela doutrina, a exausto de exclusividade de direitos aquela que os

direitos se exaurem uma vez que objeto que incorpora a criao posto a
venda ou de outra forma realizado economicamente.
Note-se que a situao distinta quando se trata de um objeto mecnico
e/ou qumico e uma criao biolgica. Antes de discutirmos a exausto de
direitos, cabem algumas consideraes a respeito:
As sementes alm de ser autorreplicantes, no podem ser patenteadas
no Brasil:
Um caso particular e importantssimo, de tais novos objetos de
proteo o surgimento de tecnologia autoduplicativa como
outra vez o software, e os produtos da biotecnologia, seja ao
nvel de microorganismos, seja no nvel de varietais para as
quais a reproduo deixa de ser uma operao intelectual para
passar a ser uma operao objetiva. Para copiar um invento
clssico do setor mecnico, o competidor do inventor tinha que
reproduzir, intelectualmente, a soluo tcnica, a aprtir do
relatrio descritivo da patente, ou por meio da engenharia
reversa. O programa de computador, porm copia-se a si
mesmo, como o objeto biolgico, microorganismos ou cultivar,
que se reproduz sozinho. O compromisso tradicional da
proteo s tecnologias a divulgao do conhecimento dado
por todos pela exclusividade de reproduo, reservado ao
titular da patente ou do direito autoral torna-se inoperante.
Muitas de tais criaes, alm disso, so irredutveis aos meios
de divulgao tradicional um micro organismo no , quase
nunca, suscetvel de descrio15 (...) Considerando a totalidade
dos vrios problemas resultantes deste fenmeno curioso, o
aspecto mais importante de se trazer tecnologias
autorreprodutivas ao mercado de consumo a necessidade de
aperfeioar os parmetros antigos da doutrina de exausto de
direitos.
Outra questo que distingue as criaes biotecnolgicas dos da

mecnica que a prerrogativa legal instituda no pargrafo nico do artigo 24
da lei patentria no suficiente para abolir ou mesmo substituir integralmente
o requisito da descrio suficiente para as patentes destas criaes, vez que
para o equilbrio de interesses pblico e privado, h a necessidade de se
divulgar a tecnologia em troca do monoplio temporal e resolvel concedido
pelo Estado ao titular da inveno. Prescreve o artigo:
Art. 24. O relatrio dever descrever clara e suficientemente o
objeto, de modo a possibilitar sua realizao por tcnico no
assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de
execuo.
15
BARBOSA, Denis Borges. Tratado de propriedade Intelectual, vol. III, cap. VII, 2012.
Pargrafo nico. No caso de material biolgico essencial

realizao prtica do objeto do pedido, que no possa ser
descrito na forma deste artigo e que no estiver acessvel ao
pblico, o relatrio ser suplementado por depsito do material
em instituio autorizada pelo INPI ou indicada em acordo
internacional.
Assim, a descrio suficiente para as criaes no mbito biotecnolgico

torna-se problemtica, principalmente para materiais autorreplicantes porque
independem da interveno humana para se reproduzir ou transformar-se:
Muitas vezes, as invenes da biotecnologia no so passveis
de descrio de forma a permitir que um tcnico no assunto
possa reproduzi-lo. Como se exige para o patenteamento das
outras formas de inveno. Tal dificuldade, no caso dos
micororganismos fica em parte solucionada pela possibilidade
de depositar os novos produtos em instituies que, tal como
os escritrios de patentes, podem dentro dos limites da lei
pertinente publicar a tecnologia, oferecendo algum tipo de
acesso ao pblico. Esta forma de publicao tem causado, no
entanto, grandes problemas. Exige-se, em geral, que a nova
tecnologia torne-se conhecida com a publicao, e no
somente acessvel. A incorporao da tecnologia no estado da
arte se faz pela possibilidade de copiar o produto e pela
disponibilidade de dados que permitam a reproduo
intelectual do invento. Essa noo expressa pela diferena
entre reprodutibilidade, isto , a capacidade intelectual de
reproduzir a ideia inventiva, por sua aplicao material, e a
repetibilidade, ou seja, a possibilidade material de obter os
exemplares do objeto inventado16.
Neste raciocnio, as criaes que so por fora de natureza

autorreplicantes na maioria das vezes tornam-se impraticvel a sua descrio,
bem como a sua repetibilidade de execuo imprevisvel, i.e17:
(a) Na maioria das vezes a descrio suficiente do material biolgico no
torna a repetio do invento possvel;
(b) A soluo do requisito tcnico para problemas tcnicos so
impossveis de se constatar e, por fim;
(c) Sua execuo com fim de almejar uma regularidade no resultado fica
imprevisvel devido seu carter autorreplicante.
16
BARBOSA, Denis Borges. Sobre a propriedade intelectual. Universidade de Campinas.

Campinas:
Universidade
de
Campinas.
Disponvel
em:
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf
17
PLAZA, Charlene de vila. Notas sobre patentes e certificados de cultivares: conflitos ou
complementos de proteo? Revista da ABPI Associao Brasileira da Propriedade
Intelectual, n. 118, mai/jun de 2012. ISSN 1980-2846.

9
Em que casos no h a aplicabilidade da exausto de direitos?

A produto fabricado de acordo com patente de processo ou de
produto que tiver sido colocado no mercado interno
diretamente pelo titular da patente ou com o seu
consentimento; a terceiros que, no caso de patentes
relacionadas com matria viva, utilizem, ponham em circulao
ou comercializem um produto patenteado que haja sido
introduzido licitamente no comercio pelo detentor da patente ou
pelo detentor de licena, desde que o produto patenteado no
seja utilizado para multiplicao ou propagao comercial da
matria viva em causa, (artigos 43, IV e VI da Lei 9.279/96).
Grifos nossos.
No Brasil no h aplicao da exausto de direitos quando o produto

patenteado seja utilizado, para multiplicao ou propagao da matria viva em
causa.
Tal norma possibilita que terceiros, no caso de patentes relacionadas
com matria viva, utilizem, ponham em circulao ou comercializem um
produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comrcio (interno
ou externo) pelo detentor da patente ou por detentor de licena, desde que o
produto patenteado no seja utilizado para multiplicao ou propagao
comercial da matria viva em causa.
Entretanto, uma vez que o produtor obtenha uma colheita, cuja
destinao no a reproduo, haver a exausto de direitos. Isso fixa o fato
gerador no episdio em que o elemento gentico (aparelho ou veculo)
reproduzido utilizado para proteger a planta da aplicao do glifosato. As
patentes em questo no afetam o uso no reprodutivo do material vivo aps a
colheita, (retomaremos a discusso mais adiante).
Dessa premissa, a Monsanto ao basear o clculo dos royalties ao preo
da colheita e no do resultado do elemento gentico em seu ganho de
produtividade infringe frontalmente a norma brasileira que trata da exausto de
direitos.
Como ocorre o esgotamento de direitos?

Esse esgotamento ocorre com a colocao do produto no mercado a
qualquer ttulo: venda, locao, leasing, etc. Qualquer uso subsequente est
fora do direito da propriedade intelectual; ao contrrio do que ocorre em certas
hipteses no direito autoral (software, vdeo e fonograma) o titular da patente
10
que loca seu produto tem com o locatrio uma relao exclusiva de locao e
no de licena. Relao de direito civil ou comercial ordinria, e no de
propriedade intelectual18.
Assim, o titular de uma patente que tenha autorizado colocao no
mercado de um produto relativamente ao qual a sua patente lhe confere
direitos, no pode opor-se s vicissitudes jurdicas subsequentes (cesso, etc.)
respeitantes a esse mesmo produto.
Com efeito, a primeira colocao em circulao do produto no mercado
a substncia do direito de patente consistente em essncia na atribuio de
um direito exclusivo.
Note-se que por ser a sistemtica de propriedade intelectual das
criaes biolgicas distinta das dos produtos da mecnica, (mesmo porque
estes ainda no podem reproduzir-se), a violao da patente depender da
natureza dos bens jurdicos em que se pede a proteo.
Da sobreposio de protees de direito

Outro problema da sistemtica da propriedade intelectual
sobreposio de protees de direitos de exclusivas entre patentes e cultivares
sob um mesmo objeto imaterial, vez que legislao clssica, em face da lei de
cultivares, fixa de modo distinto as limitaes ou excees proteo.
Note-se que ao se conceder patente de um processo biotecnolgico
para a criao de um produto conferir ao titular, por via indireta os mesmos
direitos de propriedade sobre esse produto criado a partir do processo
patenteado.
Assim, tm-se duas situaes em que o elemento gentico e comporta
proteo pelos mecanismos de patentes:
1. Nos processos para obteno de plantas transgnicas, estendendo a
proteo para o produto (elemento gentico) s sucessivas geraes de acordo
com a reivindicao no pedido de exclusiva, entendendo aqui que: se algumas
propriedades ou caracterstica estiverem escondidas ou inativas, ou mesmo se
no manifestarem a poca do pedido reivindicado, as sucessivas geraes
derivadas desse produto protegido no sero atingidos, restando livre, a
18
BARBOSA, Denis Borges. Contedo da exclusividade das patentes de inveno, 2002, p.08.

11
utilizao econmica dessas matrias; (Tem-se que nessas eventualidades a

proteo do titular da patente no poder estender-se s geraes sucessivas
que, real e efetivamente, no expressem tais propriedades ou caractersticas e
a respectiva funo biolgica19),
2. No processo de transferncia de genes de microorganismos para o genoma
das plantas20.
Atento a bvia ausncia de limites e excees respeitante a matria
pela lei 9.279/96, Denis Barbosa21 prope a insero do 3 para o
enunciado do artigo 4222:
Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir
terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar
venda, vender ou importar com estes propsitos:
I - produto objeto de patente;
II - processo ou produto obtido diretamente por processo
patenteado.
1. Ao titular da patente e assegurado ainda o direito de
impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os
atos referidos neste artigo.
2. Ocorrer violao de direito da patente de processo, a
que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietrio
no comprovar, mediante determinao judicial especfica, que
19
Vide Case Monsanto Technology LLC contra Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra
Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH, sendo interveniente: Estado argentino.
Disponvel em: http://eur lex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri=CELEX: 62008J0428:
PT: HTML Acesso em 10 de julho de 2010. Sobre a questo, vide Takenaka, Toshiko, A
Special Rule for Compound Protection for DNA Sequences - Impact of the ECJ 'Monsanto'
Decision on Patent Practice (August 1, 2011). Journal of the Patent and Trademark Society,
Vol. 93, p. 189, 2011; University of Washington School of Law Research Paper No. 2011-18.
Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1957409
20
No que se refere ao processo de insero de um gene ou bactria na variedade vegetal
gozar de proteo por mecanismos de patentes de inveno, extensivos aos produtos
derivados desse processo (artigo 42, incisos I e II), importante verificar se o processo em si
legtimo para abarcar o privilgio e, portanto, no simplesmente ato de conhecimento.
21
Barbosa, Denis Borges. Proposta para regular a intercesso entre patentes/cultivares, 2010.
encontrada em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente_cultivar.pdf,
visitada em 19/11/2011.
22
O enunciado do artigo 42, I e II da lei 9.279/96, acima mencionado, protege o produto objeto
de patente e o processo ou produto obtido diretamente pelo processo patenteado. Se uma
patente concedida, o titular do produto ou processo patenteado goza de ampla gama de
direitos exclusivos conferindo ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu
consentimento, de produzir, usar, colocar venda, vender ou importar. A Frana e a Alemanha
adotaram leis mais incisivas para resguardar a iseno do melhoristas e o avano das
pesquisas cientficas, ao permitir expressamente que os melhoristas utilizem materiais
genticos que contenham componentes patenteados. Entretanto, se for desenvolvida uma
nova variedade e ela contiver o componente gentico patenteado, a autorizao do obtentor
ser necessria para a comercializao da nova variedade. Se o componente gentico
patenteado for, entretanto, retirado do material, o titular da patente no ter nenhum direito
sobre a nova variedade, SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. Agro biodiversidade e direito dos
agricultores. Tese de doutorado, Curitiba, 2009, p.151.
12
o seu produto foi obtido por processo de fabricao diverso

daquele protegido pela patente.
3 - O disposto no inciso II do caput, no tocante aos produtos
diretamente obtidos por processos patenteados, no ser
aplicvel s cultivares suscetveis de proteo segundo a
legislao prpria.
O referido doutrinador esclarece que o dispositivo acima, perfaz a

imunidade do campo reservado proteo pelos cultivares aos efeitos das
patentes de processo.
No texto abaixo, no qual se emenda o disposto das limitaes s
patentes, prev-se que uma vez que se faa chegar ao agricultor material de
propagao (ou seja, o elemento que protegvel por registro de cultivares)
que porventura se tenha protegido por patentes, o agricultor ter, em relao a
tal material, exatamente as mesmas faculdades que teria, se tal material fosse
protegido por registro de cultivares.
Embora a neutralizao dos efeitos de uma patente de processo deva
equalizar o tratamento das tecnologias na maior parte das circunstncias,
outros tipos de patentes para as quais possa haver proteo de produto (por
exemplo,
os
resultados
sobre
uma
planta
de
uma
tecnologia
de
microorganismos transgnicos) sero colhidas pelo dispositivo a seguir23:

Art. 43 (...)
VIII - A venda ou outra forma de comercializao de material de
propagao vegetal a um agricultor pelo titular da patente ou
com seu consentimento para o uso agrcola implica a
permisso de o agricultor utilizar o produto de sua colheita nas
hipteses previstas no art. 10 da lei n. 9.456, de 25 de abril de
199724.
23
Barbosa, Denis Borges. Proposta para regular a intercesso entre patentes/cultivares, 2010.
encontrada em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente_cultivar.pdf,
vistada em 19/11/2011.
24
Art. 10. No fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: I - reserva e
planta sementes para uso prprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros
cuja posse detenha; II - usa ou vende como alimento ou matria-prima o produto obtido do seu
plantio, exceto para fins reprodutivos; III - utiliza a cultivar como fonte de variao no
melhoramento gentico ou na pesquisa cientfica. IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica
sementes, para doao ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no
mbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos
por rgos pblicos ou organizaes no governamentais, autorizados pelo Poder Pblico.
1. No se aplicam as disposies do caput especificamente para a cultura da cana-de-acar,
hiptese em que sero observadas as seguintes disposies adicionais, relativamente ao
direito de propriedade sobre a cultivar: I - para multiplicar material vegetativo, mesmo que para
uso prprio, o produtor obrigar-se- a obter a autorizao do titular do direito sobre a cultivar; II
- quando, para a concesso de autorizao, for exigido pagamento, no poder este ferir o
equilbrio econmico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor; III - somente se aplica o
disposto no Inciso I s lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou o

13
Art. 43. O disposto no artigo anterior no se aplica: (...).

Pargrafo nico Considerando a destinao do sistema de
patentes ao interesse social, ao desenvolvimento econmico e
social do Pas, e levando em conta especialmente as
necessidades da sade pblica, assim como o propsito de
estimular dos investimentos na obteno de novas tecnologias,
a deciso judicial poder declarar num caso especfico que o
disposto no art. 42 no se aplica em outros casos que no os
mencionados neste artigo, quando a hiptese em questo no
conflite de forma no razovel a explorao normal da patente
e no prejudique de forma no razovel os interesses legtimos
de seu titular.
Porque a proposta de insero do 3 do artigo 42 uma alternativa

para reguardar os princpios constitucionais da proporcionalidade e da
especialidade das criaes em matria de propriedade intelectual?
Vejamos:
De acordo com o artigo supra, a proteo patentria confere a seu titular
os direitos exclusivos quando:
I. O objeto de uma patente for de produto, para evitar que
terceiros sem o consentimento do titular: fabrique, use, coloque venda ou
importe para esses efeitos o produto. Isto , a tecnologia de um objeto fsico
determinado;
II. O objeto de uma patente for um processo, para evitar que
terceiros sem o consentimento do titular: use, oferte para venda, venda ou
importe o produto obtido diretamente do processo patenteado. Isto , quando o
domnio de propriedades rurais com rea equivalente a, no mnimo, quatro mdulos fiscais,
calculados de acordo com o estabelecido na Lei n 4.504, de 30 de novembro de 1964, quando
destinadas produo para fins de processamento industrial; IV - as disposies deste
pargrafo no se aplicam aos produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da
data da promulgao desta Lei, processo de multiplicao, para uso prprio, de cultivar que
venha a ser protegida. 2. Para os efeitos do inciso III do caput, sempre que: I - for
indispensvel utilizao repetida da cultivar protegida para produo comercial de outra
cultivar ou de hbrido, fica o titular da segunda obrigado a obter a autorizao do titular do
direito de proteo da primeira; II uma cultivar venha a ser caracterizada como
essencialmente derivada de uma cultivar protegida, sua explorao comercial estar
condicionada autorizao do titular da proteo desta mesma cultivar protegida; 3
Considera-se pequeno produtor rural, para fins do disposto no inciso IV do caput, aquele que,
simultaneamente, atenda os seguintes requisitos: I - explore parcela de terra na condio de
proprietrio, posseiro, arrendatrio ou parceiro; II - mantenha at dois empregados
permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual da ajuda de terceiros, quando a
natureza sazonal da atividade agropecuria o exigir; III - No detenha a qualquer ttulo, rea
superior a quatro mdulos fiscais, quantificados segundo a legislao em vigor; IV - tenha, no
mnimo, oitenta por cento de sua renda anual proveniente da explorao agropecuria ou
extrativa; e V - resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural prximo.
14
objeto da patente refere-se a formas de obter determinado resultado de ordem

tcnica. Pode-se dizer que os processos dignos de patentes de inveno
constituem uma srie de aes humanas, mecnicas ou qumicas que ao final
levaro a um resultado.
Dessa premissa, verificamos que h um problema constitucional quando
da concesso de patente sobre um processo biotecnolgico para a criao de
uma planta transgnica, ao conferir ao titular os mesmos direitos de
propriedade sobre essa planta criada a partir do processo patenteado.
A proteo para o processo de transgenia, uma vez patenteado, abarca
a variedade vegetal e suas partes, alm de todos os materiais provenientes
desse produto derivado da multiplicao ou propagao havendo, outrossim,
a sobreposio de direitos de proteo sobre um nico bem imaterial.
Logo, pela regra do artigo 42, I e II, tem-se que o titular de patente de
inveno, cuja proteo abarca novo atributo de uma planta, tal como um
gene com uma nova funo, tem o direito de explorar com exclusividade essa
planta no Brasil ou vedar que terceiros a utilizem comercialmente, sem sua
autorizao, ou mesmo a cobrana atravs de contratos de royalties e taxa
tecnolgica pelo uso da tecnologia protegida.
A
proteo
conferida
aos
produtos
fabricados
com
processos
patenteados de acordo com o artigo 42, I e II; a estes, se dar a tutela

equivalente ao dos produtos patenteados somente enquanto provenham
efetivamente do processo reivindicado, atentando que, se exige: produto
obtido diretamente por processo patenteado.
Entretanto, a patente um privilgio condicionado a uma finalidade e/ou
interesse pblico. Sendo assim, neste caso em estudo, um contrassenso ou
um contra direito a alegao de que a patente de processo para obteno de
uma planta transgnica abarca indiretamente a proteo a sua semente por ser
esta produto do processo protegido pela exclusiva. A semente no , e nunca
ser um produto sujeito a proteo privada, mesmo que temporria. Os motivos
e equvocos com relao ao assunto sero abordados ao longo do estudo.
Um novo olhar para a anlise do presente estudo

A declarao acima vem de encontro com algumas especificidades de
cunho jurdico, legal e de interesse pblico e que no necessariamente

15
encontra guarida no artigo 42, merecendo interpretao inequvoca da situao

de fato.
Assim:
1- Primeiro temos o artigo 18 da lei 9.279/96 que por questes de
interesse pblico, no permite o patenteamento de plantas animais, o
todo ou parte dos seres vivos; exceto organismos transgnicos;
2- Segundo porque existem duas noes de tecnologias de produto a
do produto final (colheita) e a de aparelho25 (elemento gentico) que
utilizado em uma fase intermediria nos processos de fabricao
do produto final.
3- Terceiro por impossibilidade jurdica e legal - o que foi patenteado foi
o invento de aparelho (elemento gentico) encontrado na semente
(veculo) ou em varias sementes e no ela em si, mesmo se
transgnicas.
4- As patentes so conferidas quando satisfazem todos os requisitos do
artigo 8 da lei 9.279/96 e quanto natureza jurdica dos bens em
que se pede a exclusiva.
5- A semente, pela legislao ptria, jamais ser um bem sujeito a
apropriao privada por meio de patentes e sim, de cultivar Lei
9.456/97.
6- Mesmo a incluso de um micro-organismo que parte de uma
planta, ou seja, de uma semente, o seu patenteamento
questionvel.
Note-se, portanto que existem algumas especificidades da lei nacional

de propriedade intelectual que a torna distinta de outras legislaes (Unio
Europeia,
Estados
Unidos),
por
fora
de
permissivo
dos
tratados
internacionais26.
25
Na expresso usual da engenharia de patentes, reivindicao de aparelho aquela

tecnologia intermediria pela qual se serve por exemplo a um processo patenteado atravs
de um equipamento ou outro meio similar, pelo qual o processo atuado. Nesta reivindicao
se define o que o invento , e no o que ele faz.
26
A regra : o Trips prev a patenteabilidade em todos os setores tecnolgicos. No entanto,
como toda boa regra existe as faculdades e excees, o Acordo faculta aos pases membros
excluir do mbito de patentes as invenes contrrias ordem pblica ou a moralidade,
inclusive invenes nocivas sade humana, animal ou vegetal; plantas e animais, exceto
16
Da analise do artigo 10 e 18 da lei 9.279/96

A legislao de propriedade intelectual clara e taxativa ao elencar em
seus enunciados matria no sujeita a privilgios (artigo 10); matria no
patentevel (artigo 18), os requisitos objetivos de concesso de patente de
inveno (artigo 8 e 24) e seus objetos de proteo, (artigo 42, I e II).
A concesso de patentes ser auferida pelos ditames contidos na lei
ordinria, em face fora vinculante do texto constitucional, e se - as
invenes, consideradas como tais lograrem satisfazer os requisitos objetivos
do artigo 8 da Lei 9.279/96, quais sejam: novidade, o contributo mnimo da
no obviedade - atividade inventiva e aplicabilidade industrial.
Alm do cumprimento dos requisitos essenciais para a concesso de
patentes, necessrio verificar se no h previso de excluses incondicionais
de patenteabilidade por decises de poltica pblica abarcadas no enunciado
do artigo 18 da lei 9.279/96.
O artigo 18 preceitua taxativamente o que no abarcado por patentes
de inveno, ainda que considerado inveno, ou que satisfaa o requisito da
novidade e da atividade inventiva e que seja, suficientemente descrito. Essa
norma proibitiva, e no meramente classificatria, como no caso dos
enunciados do artigo 10 da lei 9.279/96.
Em especfico, o artigo 18, III, determina no serem patenteveis:
o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos
transgnicos que atendam aos trs requisitos de
patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicao
industrial - previstos no art. 8 e que no sejam mera
descoberta
26
microorganismos e processos essencialmente biolgicos para produo de plantas e animais,

com exceo dos processos no biolgicos e microbiolgicos, mtodos diagnsticos
teraputicos ou cirrgicos para tratamento de seres humanos ou animais. Assim, sendo,
devero os pases membros ao excluir patentes de inveno para plantas em suas legislaes,
providenciar um sistema sui generis eficaz de proteo ou a combinao dos mesmos.
Entretanto, essa regra prevista no Trips sobre a proteo a todos os setores tecnolgicos resta
condicionada a certos requisitos tcnicos. Assim, o Acordo estabelece um standard mnimo
para a proteo, deixando para os pases membros a faculdade para conferir proteo maior.
Verifica-se de igual modo, o princpio da universalidade das tcnicas na lei nacional qualquer
inveno, de produto ou processo, em todos os setores tecnolgicos, ser patentevel, desde
que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passvel de aplicao industrial.

17
Pargrafo nico: Para fins desta Lei, micoorganismos

transgenicos so organismos, exceto o todo ou parte de
plantas ou de animais que expressem, mediante interveno
humana direta em sua composio gentica, uma
caracterisitica normalmente no alcanavel pela especie em
condies naturais.
Assim sendo, as criaes elencadas no artigo 18, exceto os

microorganismos transgnicos, no abarcaro proteo patentria, mesmo se
forem consideradas inveno, que satisfaam o requisito da novidade e sejam
descritas de forma suficiente.
Aqui, temos uma recusa incondicional e categrica de patenteamento de
ser vivo (superior ou inferior) ou parte dele, com exceo aos microorganismos
transgenicos.
Entretanto, as disposies complementares do artigo 18, III sobre os
requisitos de pantenteabilidade do artigo 8 pode ser interpretado da seguinte
maneira os microorganismos que no encontrarem nenhuma outra objeo
nessa lei, alm do artigo 18, sero patenteveis em reivindio de produto.27
Diversamente das matrias contidas do enunciado do artigo 18 da lei
9.279/96, dispositivo que regulamenta as criaes insuscetveis de proteo
por patentes de inveno por interesses de poltica pblica, o artigo 10, da
referida Lei, abarca as criaes que no so sujeitas a privilgios, muito
embora, em algumas situaes, possam ser consideradas inventos. Isto , sob
a gide do artigo 10, no se apregoa a no patenteabilidade das criaes, mas
antes explicita-se, aquela que no comportam, em tese, o privilgio de
proteo. Entretanto, se houver uma soluo tcnica para problemas tcnicos,
poder a criao, ser patenteada.
Assim, no h nos enunciados do artigo 10, quaisquer referncias de
natureza proibitiva concesso de patentes. So enunciados condicionantes a
certos pressupostos, quais sejam: (i) a existncia de um invento, (ii) dotado de
novidade, (iii) qualificada a novidade pela atividade inventiva, (iv) suscetvel de
aplicao industrial, (v) sendo que se verifica a suficincia descritiva de seu
27
BARBOSA, Denis Borges. Modelos contratuais para exao de royalties em patentes de

biotecnologia transgnica. Parecer Monsanto, fevereiro de 2013. ___________. Dois estudos
sobre os aspectos jurdicos do patenteamento da tecnologia roundup ready no Brasil a
questo
da
soja
transgnica,
2013.
Disponivel
em:
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
18
requerimento, de forma a permitir eficazmente a reproduo do invento na

indstria e como insumo de pesquisa.
Diferentemente das legilaes dos Estados Unidos28 e da Unio
Europeia29 que patenteiam plantas e sementes, bem como microorganismos
transgenicos, no Brasil jamais uma semente poder ser objeto de patente.
Dessa forma, as patentes que foram concedidas nos Estados Unidos e
na Unio Europeia em favor da Monsanto so completamente distintas das
patentes que ela podia obter no Brasil, o que veremos a seguir:
Das patentes analisadas nas Aes Coletivas

Na Ao coletiva apresentada pelo Sindicato Rural de Passo Fundo
RS em face da Monsanto do Brasil e Monsanto technology LLC, o juiz prolator
em sua sentena analisou individualmente o prazo de validade das patentes
pertencentes Monsanto constatando que:
a) patente PI 1101070-3 (fls. 605/639) expirou sua validade em
17.01.2003, circunstncia apurada pelo laudo pericial (fls. 2026/2027);
b) patente PI 1100007-4 (fls. 640/696) expirou sua validade em
07.08.2005, circunstncia tambm apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027);
c) patente PI 11001067-3 (fls. 697/733) expirou sua validade e
d) patente PI 11001045-2 (fls. 734/766) expirou sua validade em
e) patente PI 1100008-2 (fls. 767/1002) expirou sua validade em
31.08.2010, circunstncia tambm apurada no laudo pericial (fls. 2026/2027).
Esta ultima seria a nica referente soja transgnica30.
28
Enquanto que a exausto no se aplica no Brasil quando o produto patenteado seja utilizado
para multiplicao ou propagao comercial da matria viva em causa, a Lei americana no
recebeu esta alterao, e no h exceo regra geral de exausto, para aplicao nas
patentes relativas matria viva, BARBOSA, Denis Borges, op. cit., 2013.
29
Nas legislaes da Unio Europeia, a questo da exausto de direitos regional tratada de
maneira similar, ainda que no idntica, ao regime brasileiro. Assim, aplica-se a exausto
quando a reproduo da matria viva seja o resultado necessrio da utilizao para qual tenha
sido comercializada tal matria, mas deixa de se aplicar quanto s eventuais reprodues
posteriores primeira, BARBOSA, Denis Borges, op. cit, 2013.
30
As requeridas apresentaram demanda judicial para prorrogao da validade da patente PI
11001067-3 para 23.03.2010, que tramitou perante a 37 Vara Federal do Rio de Janeiro
(processo n
2006.51.01.500686-4), sendo julgada improcedente (fls. 1645/1656), deciso mantida pelo
egrgio Superior Tribunal de Justia (Resp 1107948).

19
A Monsanto detentora das tecnologias BT Bollgard I para algodo e

a RR Round-up Ready para a soja a qual confere as essas sementes
resistncia aos herbicidas base de glifosato31.
Por meio de 14 patentes, a multinacional obteve o direito de explorar
com exclusividade e cobrar royalties de todos os produtores que optassem em
utilizar sementes contendo as tecnologias em questo.
Entretanto as 14 patentes, cito PI 8706530-4; PI 1100009-0; PI 90071590; PI 1100007-4; PI 9007550-1; PI 9508620-0; PI 1100008-2; PI 1101069-0; PI
1101070-3; PI 1101047-9; PI 1101048-7. PI 1101049-5; PI 1101045-2 E PI
1101067-3, no esto, sem exceo, em vigor, seja por expirao dos prazos
legais para a sua vigncia, seja por desistncia da prpria Monsanto ou por
arquivamento ou indeferimento da autoridade administrativa responsvel
INPI.
As patentes PI 1101047-9; PI 1101048-7; PI 1101045-2; PI 1101067-3;
PI 1101070-3; PI 1101069-0 e PI 1100008-2 foram objeto de aes judiciais
pela prpria Monsanto na tentativa de estender seus prazos de validade de
acordo com a legislao ptria patentes pipeline32.
A fundamentao da multinacional se ampara na justificativa de que as
patentes em questo deveriam equivaler ao prazo remanescente de suas
Saliento que as requeridas apresentaram demanda judicial para prorrogao da validade
tambm da patente PI 11001045-2 para 21.06.2011, que tramitou perante a 37 Vara Federal
do Rio de Janeiro (processo n 2006.51.01.500686-4), sendo julgada improcedente (fls.
1645/1656), deciso mantida pelo egrgio Superior Tribunal de Justia (Resp 1107948).
As requeridas promoveram demanda judicial para fins de prorrogao tambm da PI 11000082 para 27.05.2014, distribuda 9 Vara Federal do Rio de Janeiro (Processo n
2007.51.01.805642-1). Porm, a ao restou julgada improcedente em 04.04.2011, estando
em grau de recurso de apelao (n AC/540481), tramitando perante a 1 Turma do TRF 2
Regio.
31
Alm de possuir patentes sobre os genes que conferem resistncia das plantas ao glifosato,
h registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) de pelo menos outras 32
patentes de inveno envolvendo o glifosato sob domnio da Monsanto. Elas tratam, por
exemplo, de diferentes formulaes, armazenamento, remessa, processos para produo e
preparao de glifosato e at mtodos para produzir plantas tolerantes ao produto. Isto permite
empresa dominar praticamente todas as etapas de produo do herbicida.
32
As chamadas patentes pipelines so patentes extraordinrias e transitrias, concedidas
como patentes de revalidao, como meio de possibilitar aos titulares de patentes estrangeiras
relativos a invenes cuja patenteabilidade era proibida pela legislao brasileira anterior
(produtos qumicos, produtos e processos qumicos-farmaceuticos e alimentcios), o direito de
ainda obter proteo no Brasil, ainda que tais matrias j tivessem sido divulgadas, no mais
atendendo, portanto, ao requisito da novidade. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ,
o prazo de contagem da patente pipeline deve ter como termo inicial a data do primeiro
deposito no exterior, ainda que posteriormente abandonado, pois a partir de tal evento j surgiu
proteo do invento. Tribunal Regional Federal da 2 Regio, 1 Seo Especializada, EIAC
2005.51.10.527578-0, Des. Liliane Roriz, deciso unnime publicada no DJ 04.10.2012.
20
patentes correspondentes no pas de origem em que foram primeiro

depositadas, no caso os Estados Unidos.
No entanto, o fato de que as patentes americanas da Monsanto (acima
descritas) expirar em 2014 no tem a mais remota implicao no regime
brasileiro.
Assim, no refutando a expirao das patentes brasileiras, a Monsanto
alega a existncia de patentes no exterior:
Importante salientar que, embora os autores tentem resumir
toda a base jurdica da cobrana da r a nica patente
brasileira pendente de correo de seu prazo, o fato que o
sistema muito mais abrangente e complexo lastreado em
patentes no exterior, direitos regulatrios no Brasil e no
exterior, certificados de segurana ambiental e alimentar,
contratos firmados com toda a cadeia produtiva e regras de
direito impeditivas do enriquecimento sem causa.
Cumpre atentar para o disposto nos artigos 40 e 230 e pargrafos 1. a

4. da Lei n. 9.279, de 14/05/96, que regula direitos e obrigaes relativas
propriedade industrial, in verbis:
Art. 230. Poder ser depositado pedido de patente relativo s
substncias, matrias ou produtos obtidos por meios ou
processos qumicos e as substncias, matrias, misturas ou
produtos alimentcios, qumico-farmacuticos e medicamentos
de qualquer espcie, bem como os respectivos processos de
obteno ou modificao, por quem tenha proteo garantida
em tratado ou conveno em vigor no Brasil, ficando
assegurada a data do primeiro depsito no exterior, desde que
seu objeto no tenha sido colocado em qualquer mercado, por
iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu
consentimento, nem tenham sido realizados, por terceiros, no
Pas, srios e efetivos preparativos para a explorao do objeto
do pedido ou da patente.
1 O depsito dever ser feito dentro do prazo de 1 (um) ano
contado da publicao desta Lei, e dever indicar a data do
primeiro depsito no exterior.
2 O pedido de patente depositado com base neste artigo
ser automaticamente publicado, sendo facultado a qualquer
interessado manifestar-se, no prazo de 90 (noventa) dias,
quanto ao atendimento do disposto no caput deste artigo.
3 Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez
atendidas s condies estabelecidas neste artigo e
comprovada a concesso da patente no pas onde foi
depositado o primeiro pedido, ser concedida a patente no
Brasil, tal como concedida no pas de origem.
4 Fica assegurado patente concedida com base neste
artigo o prazo remanescente de proteo no pas onde foi
depositado o primeiro pedido, contado da data do depsito no

21
Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, no se aplicando

o disposto no seu pargrafo nico.
Art. 40. A patente de inveno vigorar pelo prazo de 20 (vinte)
anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos
contados da data de depsito.
H entendimento j pacificado acerca da matria reconhecendo a

impossibilidade de extenso do prazo de vigncia de patentes com base na
fundamentao exarada pela Monsanto.
Vale ressaltar a anlise do recurso especial (Resp 1107948) interposto
pelas requeridas, relativamente s patentes PI 11001067-3 e PI 11001045-2, o
digno Ministro Vasco Della Giustina, Desembargador Convocado do RS, assim
se pronunciou sobre o tema, in verbis:
Com efeito, este Tribunal Superior pacificou o entendimento de
que o prazo de proteo da patente pipeline - o qual incidir a
partir da data do depsito do pedido de revalidao no Brasil deve ser o remanescente que a patente originria tem no
exterior, contado, a seu turno, a partir da data do primeiro
depsito realizado, ainda que abandonado, visto que a partir de
tal fato j surgiu proteo ao invento.
A respeito da questo:
ADMINISTRATIVO E COMERCIAL. MS. RECURSO
ESPECIAL. PATENTE CONCEDIDA NO ESTRANGEIRO.
PATENTES PIPELINE. PROTEO NO BRASIL PELO
PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, LIMITADO PELO
PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAO
BRASILEIRA. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO
DEPSITO. ART. 230, 4, C/C O ART. 40 DA LEI N.
9.279/96. 1. A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230,
4, c/c o art. 40, estabelece que a proteo oferecida s
patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora
"pelo prazo remanescente de proteo no pas onde foi
depositado o primeiro pedido", at o prazo mximo de proteo
concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro
depsito no exterior, ainda que posteriormente abandonado. 2.
Recurso especial provido. (REsp 731.101/RJ, Rel. Min. JOO
OTVIO DE NORONHA, Segunda Seo, DJe 19.05.2010).
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANA.
PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM.
TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPSITO NO EXTERIOR.
OCORRNCIA
DE
DESISTNCIA
DO
PEDIDO.
IRRELEVNCIA.
INTERPRETAO
RESTRITIVA
E
SISTEMTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS
(TRIPS E CUP). PRINCPIO DA INDEPENDNCIA DAS
PATENTES. APLICAO DA LEI. OBSERVNCIA DA
FINALIDADE SOCIAL. 1. O regime de patente pipeline, ou de
22
importao, ou equivalente uma criao excepcional, de

carter temporrio, que permite a revalidao, em territrio
nacional, observadas certas condies, de patente concedida
ou depositada em outro pas. 2. Para a concesso da patente
pipeline, o princpio da novidade mitigado, bem como no so
examinados os requisitos usuais de patenteabilidade. Destarte,
um sistema de exceo, no previsto em tratados
internacionais, que deve ser interpretado restritivamente, seja
por contrapor ao sistema comum de patentes, seja por
restringir a concorrncia e a livre iniciativa. 3. Quando se tratar
da vigncia da patente pipeline, o termo inicial de contagem do
prazo remanescente correspondente estrangeira, a incidir a
partir da data do pedido de revalidao no Brasil, o dia em
que foi realizado o depsito no sistema de concesso original,
ou seja, o primeiro depsito no exterior, ainda que
abandonado, visto que a partir de tal fato j surgiu proteo ao
invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretao sistemtica
dos arts. 40 e 230, 4, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4 bis
da CUP. 4. Nem sempre a data da entrada em domnio pblico
da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da
correspondente no exterior. Incidncia do princpio da
independncia das patentes, que se aplica, de modo absoluto,
tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de
caducidade patentrias como do ponto de vista da durao
normal. 5. Consoante o art. 5, XXIX, da CF, os direitos de
propriedade industrial devem ter como norte, alm do
desenvolvimento tecnolgico e econmico do pas, o interesse
social. Outrossim, na aplicao da lei, o juiz dever atender aos
fins sociais a que ela se dirige e s exigncias do bem comum
(art. 5 da LICC). 6. Recurso especial a que se nega
provimento. (REsp 1.145.637/RJ, Rel. Min. VASCO DELLA
GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS),
DJe 08.02.2010).
RECURSO ESPECIAL. PATENTES PIPELINE. TERMO
INICIAL DO PRAZO CUJO PERODO REMANESCENTE
CONSTITUI, DO DEPSITO NO BRASIL, O PRAZO DE
VIGNCIA DA PATENTE PIPELINE. PRECEDENTE DA
TERCEIRA TURMA E SEGUNDA SEO. 1. O sistema
pipeline de patentes, disciplinado no art. 230 da Lei 9.279/96,
desde que cumpridos requisitos e condies prprias
reconhece o direito a explorao com exclusividade ao inventor
cujo invento embora no patentevel quando da vigncia da
Lei 5.772/71 seja objeto de patente estrangeira. 2. A perfeita
concreo do princpio da isonomia, que no se esgota na
igualdade perante a lei (art. 5, caput, da CF), pressupe a
garantia de tratamento igualitrio quanto interpretao judicial
de atos normativos ('treat like cases a like'). Doutrina. 3. Em
que pese abandonado, o primeiro depsito da patente
realizado no exterior, ao menos quando consista na prioridade
invocada para a realizao do depsito definitivo (art. 4 da
CUP), fixa o termo inicial do prazo cujo perodo remanescente
constitui, a partir do depsito no Brasil, o prazo da patente
pipeline (art. 230, 4, da Lei 9.279/96). 4. Observncia dos
precedentes especficos acerca do tema nos Recursos

23
Especiais 1.145.637/RJ, Rel. Ministro Vasco Della Giustina,

Terceira Turma, e 731.101/RJ, Rel. Min. Joo Otvio de
Noronha, Segunda Seo. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1.092.139/RJ, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, DJe 04.11.2010).
Vale dizer que a Monsanto afronta o principio da independncia das

patentes do artigo 4 bis da CUP de aplicabilidade absoluta seja nas causas de
nulidade ou de caducidade, como do ponto de vista da durao normal.
Cada
patente
nacional
concedida
permanece
em
vigor
independente das patentes de todos os outros pases.

A disposio do artigo 4 bis da CUP apregoa que as patentes
requeridas nos diversos pases da Unio, pelos respectivos cidados sero
independentes das patentes obtidas para a mesma inveno nos outros
pases, quer tenham ou no aderido a Unio.
Por oportuno, vale observar o bem exposto na contestao do INPI, no
seguinte sentido:
E, no caso sub judice, o primeiro pedido, como informado pela
autora, foi o de n. US 576537, de 31 de agosto de 1990, e no
os pedidos acima citados, que representam continuaes do
primeiro depsito. Logo, sobreleva enfatizar que, no caso em
tela, o depsito original foi feito nos Estados Unidos da Amrica
e abandonado pela autora, constituindo-se a patente US RE
39247, afinal concedida naquele pas-base, por sinal, para a
concesso da patente pipeline no Brasil, na forma do que prev
o pargrafo 3. do artigo 230 da LPI, em continuao de um
depsito original.
Registra o INPI aqui, igualmente com vistas ao melhor
esclarecimento de Vossa Excelncia, que a continuao
(continuation) instituto particular da legislao patentria
norte-americana, correspondendo o seu contedo ao mesmo
daquele depsito do qual se originou, razo pela qual,
inclusive, considerou-se concedida a patente, para fins do
atendimento ao disposto no art. 230, 3 da LPI citado, e
possibilidade da concesso da patente pipeline no Brasil; como
observado no item supra. (...) Da decorre que, no Brasil, sua
patente ter como dia a quo a data do pedido pipeline
31/08/90 e, como data final, 31/08/2010, ou seja, o
remanescente de 20 (vinte) anos contados do depsito do
primeiro pedido no exterior, logo em perfeito atendimento ao
contido no 4 do art. 230 da LPI.
Note-se que independente do resultado de todos os pleitos judiciais em

curso versando sobre as respectivas patentes, no h qualquer patente da
24
Monsanto ora em vigor no Brasil que justifique a cobrana de royalties aos

produtores pelas sementes dotadas de tecnologia Round-up-Ready.
Por consequncia, no h que legitimar a proteo de outros interesses
jurdicos da multinacional:33.
(a) Patentes vigentes no exterior no tem menor aplicabilidade no

territrio brasileiro;
(b) No existem quaisquer direitos regulatrios no Brasil e no exterior
(seja o que isso signifique) que garantam o pagamento de royalties
por patentes j em domnio pblico;
(c) Certificados de segurana ambiental e alimentar no se vinculam a
qualquer tipo de proteo exclusiva de carter patentrio ou similar;
(d) Os contratos firmados com toda cadeia produtiva no tem o poder de
manter a obrigao de pagar royalties uma vez que lhes falte causa
do privilgio industrial, uma vez extinto;
(e) As regras de direito impeditivas do enriquecimento sem causa no se
aplicam
nas
hipteses
em
que
uma
patente,
contrapartida
assegurada pelo Estado para retribuir ao inventor seu aporte s

tecnologias expirou regularmente em favor da sociedade.
DAS PATENTES RR1 DE PROCESSO E PRODUTO DA MONSANTO

Patentes pertinentes a analise do presente estudo:
Table I
The scope of protection of claims pipeline patents of groups I and II, the
pipeline patents and their expirations dates.
Group
I
Subject matters covered

by the claims
-Recombinant expression
cassette, including, but not
exclusively, sequences for
glyphosate tolerance;
-Vector that contains this
recombinant
expression
cassette;
-Transgenic microorganism
that has this vector; and
-Process to obtain a
Pipeline patents
Expiration dates
PI 1101063-0
PI 1101069-0
PI 1101067-3
PI 1101045-2
October, 31, 2009

January, 17, 2003
January, 23, 2007
January, 13, 2007
PI 1101070-3
January, 17, 2003
33
BARBOSA, Denis Borges. Dois estudos sobre os aspectos jurdicos do patenteamento da

tecnologia roundup ready no Brasil a questo da soja transgnica, 2013. Disponvel em:

25
II
transgenic plant transgenic

plant cell.
Recombinant expression
cassette with a specified
mutaded EPSPS34 enzyme
sequence
or
GOX35
enzyme sequence;
-vector that contains this
recombinant
expression
cassette;
-transgenic microorganism
that has this vector; and
- process to obtain a
transgenic plant plant cell.
PI 1100007-7
PI 1100008-2
PI 1100006-6
August, 7, 2005
August, 31, 2010
August, 25, 2010
Tabela adaptada: Fonte: Rodrigues et alli apud Barbosa, Denis Borges, 2013. (Tab. 01)
Pela anlise da tabela acima, a partir de 31 de agosto de 2010, expirou a

patente PI 1100008-2, no havendo, portanto, nenhuma patente em vigor da
tecnologia round-up-Ready no Brasil capaz de ensejar royalties de quaisquer
terceiros pelo uso das sementes.
Observa-se tambm que as reivindicaes de proteo por exclusiva
so tanto de produto quanto de processo e que por via direta se conformariam
com o texto do artigo 42 da lei 9.279/96 a proteo do produto advindo a
partir de tal processo.
Mas, o produto a ser abarcado pela proteo no o produto semente,
mas, o elemento gentico que pela nomenclatura tpica do direito de patentes
um invento de aparelho intrnseco a uma ou mais sementes diversas pelo
qual se torna imune ao glifosato.
A linha tnue do direito de usar e do direito de fazer

Denis Barbosa nos confere um exemplo sobre a questo: Se um novo
torno inventado para otimizar a fabricao de automveis patenteado pois
o novo aparelho satisfaz os requisitos de privilgio disso no resulta que o
carro resultante seja coberto pela patente de aparelho.
Embora o desenvolvimento gentico possa caracterizar-se como uma
funo independente, a propagao do gene condicionada pela existncia de
um veculo ou aparelho que exatamente a semente que o incorpora. A
semente servir como um elemento condutor a fim de se obter com a
incorporao do elemento gentico melhorias qualitativas (resistncia a pestes
e doenas), no um produto final em si.
34
35
5-enolpyruvylshikimate 3- phosphate synthase - EPSPS

Glucose oxidase - GOX
26
Assim, no a semente como um todo que patenteada porque toda

semente (nestes contratos) esta em domnio pblico. Sobre a questo, vejamos
a tese formulada pelo autor:
As reivindicaes de processo apontam para uma fase da
obteno do produto, que a criao do elemento gentico
que confere semente seu carter resistente ao glifosato.
Uma vez colocado numa semente, esse processo no
reproduzido. O que se repassa ao agricultor a semente na
qual se insere o produto elemento transgnico. Reproduz-se tal
elemento ao plantar, mas no se perfaz o processo de
implantao. Assim, para efeitos do plantador de soja ou milho,
etc., ele no pratica a reivindicao de processo coberta pela
patente.
O autor afirma que a tecnologia em questo no afeta a semente em si

(salvo o aspecto de resistncia ao glifosato) e muito menos a colheita porque o
plantio se configura como um processo industrial36, no qual o produto em
questo apenas um adjuvante, que aumenta a eficcia do processo, mas por
definio, deve ser neutro em face do uso final do produto (colheita).
Dessa forma, como existem duas noes de tecnologias de produto
(como mencionado anteriormente) a do produto final e a de aparelho que
utilizado em uma fase intermediria nos processos de fabricao do produto
final, a patente de reivindicao de produto diz respeito ao aparelho e no ao
produto final.
Barbosa nos diz que exceto pelo aumento de produtividade resultante do
aparelho patenteado pela Monsanto e j extintos os privilgios todo o
restante do processo de plantio j esta em domnio pblico. Na verdade, a
tecnologia j se tornou res communis omnium:
Tenho por mim que as patentes, por traduzirem um direito real
de propriedade, a todos interessam indistintamente. Tanto
assim, que passado o prazo da vigncia caem,
impreterivelmente, em domnio pblico, tenham ou no
entidades e pessoas interesse em aproveitarem-se do
conhecimento por ela trazido. (Tribunal Regional Federal da 2
Turma Especializada, AI 2008.02.01.000078-7, Des. Messod
Azulay, DJ 18.03.2008.
Os clculos de valores de pagamentos respectivos e outras restries

consequentes devem tomar em conta no o valor da colheita (ou da semente
36
No sentido do art.. 1. Da CUP, na qual se consideram industriais as tecnologias relativas

agricultura.

27
ele mesma, se para uso reprodutor), mas exclusivamente do ganho de

resistncia ou produtividade resultante desta tecnologia de aparelho.
O valor cobrado pelos royalties sobre o valor da colheita tratar a
patente como se fora produto final, pratica restritiva, sujeita inclusive s
constries da legislao de defesa da concorrncia, o tomar como base de
clculo de royalties elemento estranho ao objeto da patente, quando tal
procedimento importa em preos excessivos ou irrazoveis.
Assim, uma vez cada em domnio pblico criao no pode o titular
tentar outros meios37 para retira-la da posse de todos, nem mesmo aproveitarse da sobreposio de direitos38 para frustrar os efeitos socialmente desejados
da queda em domnio pblico das patentes.
DOS ROYALTIES
Designao tambm aplicada taxa percentual fixada nos contratos
artsticos, ente intrpretes e gravadoras. Tambm se refere retribuio que se
estabelece no contrato entre titular e usurio de uma patente industrial ou
marca, entre o editor e autor de uma obra literria, etc. para fim de sua
comercializao.
Muito comum nos contratos de franquia e de transferncia de
tecnologia, o royalty no se confunde com pagamento ou percentual referente
ao direito autoral recebido pelo autor ele mesmo.
Royalty ou regalia a retribuio que o titular de direito autoral ou
marca, de desenho industrial ou de patente recebe pelo uso e fruio de sua
criao por terceiros sendo uma das taxas de franquia (franchising)39.
37
Simultaneamente as patentes, o Grupo Monsanto registrou e obteve proteo para uma srie
de cultivares sementes cuja caracterstica que faculta a proteo serem resistentes ao
glifosato por exemplo, a L8064rr E l8307RR da Monsoy Ltda. A lista das cultivares do Grupo
Monsanto marcadas com a letra RR podem ser encontradas no site do Ministrio da Agricultura
em http://extranet.agricultura.gov.br/php/snpc/cultivarweb/cultivares_protegidas.php?.
38
Vide sobre a questo PORTO, Patrcia C. R. Limites sobreposio de direitos de
propriedade intelectual. Trabalho de concluso da disciplina de direitos autorais, COPEDI
Coordenao de pesquisa e educao em propriedade intelectual, inovao e
desenvolvimento. Publicada na revista da ABPI, 109 Edio Nov/dez, 2010. PLAZA, Charlene
de vila. Interface dos direitos protetivos em propriedade intelectual: patentes e cultivares.
Revista da ABPI, n. 112, mai/jun. 2011.
39
COOMUSA. Pequeno Dicionrio do Direito Autoral. Coomusa, 1983, p.51; GANDELMAN,
Henrique. Guia Bsico de Direitos Autorais, Globo, 1982, p.54; FERREIRA, Aurlio Buarque de
Holanda. Novo Dicionrio da Lngua Portuguesa, Nova Fronteira, 1986, p. 1.525.
28
Mesmo que a lei brasileira prescreva hiptese em que as indenizaes

devidas por infraes de direitos de propriedade industrial sejam calculadas
como se fossem royalties, o caso do presente trabalho, os royalties possuem a
natureza jurdica de pagamento contraprestacional, e no de carter
indenizatrio.
Art. 210. Os lucros cessantes sero determinados pelo critrio
mais favorvel ao prejudicado, dentre os seguintes:
I.os benefcios que o prejudicado teria auferido se a violao
no tivesse ocorrido, ou
II. os benefcios que foram auferidos pelo autor da violao do
direito; ou
III. a remunerao que o autor da violao teria pago ao titular
do direito violado pela concesso de uma licena que lhe
permitisse legalmente explorar o bem.
No
obstante
essa possibilidade
legal de
economicamente
se
equivalerem os royalties reais e os royalties fictos do artigo 210, III, esta clara a
distino da natureza jurdica dos dois pagamentos. Os royalties fictos resultam
da responsabilidade aquiliana40.
No contrato da Monsanto com os produtores rurais a referencia que se
faz sobre ressarcimento de investimentos para a cobrana de royalties, pura
retrica, vez que:
(a) O contrato em questo no um contrato de prestao de servios
encomendados, cujo valor cabe ressarcimento;
(b) No um consrcio de inovao porque no h assuno comum
dos riscos e custos de desenvolvimento de tecnologia;
(c) O contrato uma autorizao de uso de uma tecnologia protegida
por direito exclusivo.
(d) O pagamento dos royalties de natureza indenizatria, e sim,
contraprestacional.
Portanto, no h fundamentao jurdica nestes contratos em questo

capazes de enquadrar os pagamentos de royalties com fins de restituio de
custos de investimentos da multinacional, vez que no so contratos de
40
BARBOSA, op.cit.

29
prestao de servios de pesquisa e/ou consrcio de desenvolvimento de

tecnologia.
Cobrana de royalties sobre base no patenteada

Se o produto patenteado pela Monsanto no o produto da colheita,
mas to simplesmente um aparelho que atua no processo industrial do plantio,
cobrar royalties sobre a colheita cobrar sobre o elemento no patenteado41.
Entendamos o que Denis B. Barbosa fala:
Ainda que a propaganda da Monsanto se refira a Sementes
RR, na verdade a tecnologia que ela patenteou no Brasil no
a semente, mas um elemento intrnseco na semente que d a
ela maior resistncia ao glifosato. Tudo na semente de
domnio pblico (pelo menos no tocante s sementes em uso
sob o modelo contratual vigente), menos o elemento
transgnico, enquanto em vigor as respectivas patentes.
Mais ainda, a tecnologia da semente em questo no tem
qualquer pertinncia em face atualidade da colheita de milho
ou soja vendida pelo plantador. A tecnologia atua no processo
industrial do plantio, mas irrelevante para o uso da colheita
de propsito no reprodutor42.
Questes semelhantes a esta foi abordada no julgamento de 2012 da

Corte Europeia sobre as colheitas e produtos finais, em face das patentes da
Monsanto.
Em artigo anterior43 relatei que a discusso jurdica nos tribunais
europeus se concentrou na possibilidade da extenso da proteo da patente
do material gentico contido na soja RR ao produto incorporante, mas foi
transformado industrialmente farelo de soja (....):
As decises nos Cases Monsanto v. Cefetra e Brstle v. Greenpeace
enfatizam duas questes relevantes:
(a) Os efeitos e limites sobre as excluses de patenteabilidade do
material gentico adstrito a sua funcionalidade no mbito da Diretiva
41
Dois estudos sobre os aspectos jurdicos do patenteamento da tecnologia roundup ready no

Brasil
a
questo
da
soja
transgnica,
2013.
Disponvel
em:
42
BARBOSA, Dois estudos sobre os aspectos jurdicos do patenteamento da tecnologia
roundup ready no Brasil a questo da soja transgnica, 2013. Disponvel em:
43
PLAZA, Charlene de vila. Recentes precedentes da comunidade europeia em propriedade
intelectual. Revista da ABPI Associao Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 116, j./fev
de 2012, ISSN. 1980-2846.
30
44/98, i.e, o produto foi transformado quimicamente em uma nova

substancia cujas caractersticas fsicas e a aplicabilidade tcnica
difere do produto intermedirio;
(b) Essas decises tiveram como consequncia prtica restries mais
severas em face concesso patentria para essas espcies de
criaes.
A deciso da Suprema Corte Europeia relevante para a questo deste
trabalho exatamente porque frisa que as patentes RR1 no alcanam a
semente em si, ou a existncia do produto patenteado no Brasil em um produto
de soja.
Mas, retornando a questo central, importante discorrermos como a
patente protegia a receita da Monsanto, para em seguida fixar a sua
responsabilidade:
(a) A Monsanto vende, ou permite vender sementes. A patente
eventualmente extinta fazia que s ela pudesse vender sementes
RR. Ou seja, outros fornecedores de sementes, inclusive com
tecnologia aperfeioada, mas sujeita ao alcance do privilgio (RR1...
plus), eram excludos do mercado. Assim, os plantadores pagavam
preo mais alto (sem escolha...) por uma tecnologia que no era
necessariamente a melhor;
(b) A patente impede que o plantador reserve e replante, sem recomprar
da Monsanto, as sementes para as prximas safras;
(c) Para que a semente seja usada para o plantio a Monsanto cobra um
valor separado do preo da semente. O plantador podia comer a
semente no jantar, isso no fere os direitos de patentes. Mas para
usar a semente para o plantio como foi ela concebida a Monsanto
entende ser um uso do objeto da patente, e assim licencia o prprio
objeto da compra da semente. Esse valor vinha sendo pago fonte
de distribuio das sementes;
(d) A Monsanto caracterizou tal valor pago pelo direito de plantar a
semente como indenizao44, como se o plantador fosse relapso e
44
Por qu? Porque importou para Mato Grosso uma categoria que talvez fosse vlida no Rio
Grande do Sul, onde por tempos os plantadores no compravam sementes da Monsanto, mas
usavam sementes piratas.

31
estivesse a multinacional demandando e obtendo reparao, com

leso situao moral dos plantadores;
(e) A Monsanto imputa ao plantador uma licena limitada a um peso
determinado de soja por peso de semente vendida, restringindo
desta feita a capacidade de produo do plantador;
(f) Enfim, quando a semente de soja vendida a uma Traider, a
compradora cobra um acrscimo por todo o peso em demais da
produo licenciada, assim como por toda soja que o plantador
declara como no RR1, mas a traider examinando entende ser
transgnica45.
Uma vez expirado o prazo da patente, todos os efeitos acima
mencionados no ter efeito algum, incorrendo a Monsanto em danos morais,
concorrenciais e morais. Alm disso, arrogou-se de uma exclusividade que no
tinha, no somente cobrando indenizaes, (como as denominava), mas
preveniu que o plantador competisse com ela Monsanto.
A inconstitucionalidade das patentes pipeline est justamente na sua
natureza jurdica, pois se pretende tornar patentevel, em detrimento do
princpio da novidade, aquilo que j se encontra em domnio pblico,
promovendo o legislador ordinrio, assim, "uma espcie de expropriao de um
bem comum do povo sem qualquer amparo constitucional".
Barbosa salienta que a Monsanto no somente recebeu alugueis" por
um bem que j no era seu (mas, pelo domnio pblico, como uma praa que
todos podem entrar, fruir e sair) como tambm impediu que cada plantador
reservasse e revendesse as sementes que quisesse, e ainda acresceu base
dos aluguis um mltiplo cada vez que o plantador apresentasse, a moega,
mais soja do que ela (arbitrariamente) estipulava que fosse o peso de
reproduo licenciado.
Assim, a cobrana de royalties pela Monsanto ao fim da vigncia das
patentes, incidiu em abuso de seu direito de patentes:
(...) Trata-se da conhecida doutrina do patent misuse, derivada
do Direito norte-americano, segundo a qual deve o judicirio
reprimir a utilizao indevida da exclusividade conferida ao
45
Todas as consideraes so constantes do Parecer sobre a Monsanto de Barbosa, Denis

Borges, p.106, 2013. ___________. Dois estudos sobre os aspectos jurdicos do
patenteamento da tecnologia roundup ready no Brasil a questo da soja transgnica, 2013.
Disponvel em: http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/novidades/novidades.html
32
registro quando esse privilgio implicar na intimidao da

concorrncia, de modo a impedi-la de exercer suas atividades
industriais e explorar o mesmo segmento mercadolgico.
Assim, tudo que restringir a concorrncia mais alm do
estritamente necessrio para estimular a inveno, excede ao
fim imediato da patente abuso46.
A autoridade antitruste brasileira (CADE) j se pronunciou vrias vezes

sobre a questo das clusulas de exclusividade ou no concorrncia que a
empresa Monsanto vem praticando em seus contratos com as pessoas (fsicas
ou jurdicas). Ao contemplar e examinar o ambiente concorrrencial relativos s
sementes Round-up-Ready, o CADE tambm se manifestou em garantir a
possibilidade de fontes ou tecnologias alternativas para quem contrata com a
multinacional.
Abaixo, tabela (tab.02) dos procedimentos em que o CADE se
pronunciou sobre a matria que pertinente ao presente estudo:
Processo
08012.012229/200744
Tipo do
processo
Atos
de
concentrao
do artigo 54
Ementa
Ato de concentrao. Operao em mbito nacional.
Aquisio pela Monsanto do Brasil Ltda. Da totalidade do
capital social da Agroeste Sementes S.A. Hiptese prevista
no artigo 54 3 da Lei 8.884/94. Apresentao tempestiva.
Taxa processual recolhida. Mercado relevante nacional de
sementes de milho hbrido de alto, mdio e menor
investimento. Parecer da SEAE e pela aprovao sem
restries. Parecer da ProCADE pela aprovao condicionada
excluso da clusula de no-concorrencia. Aprovao da
operao com restries.
Razo: Reduo do prazo da clusula
concorrencia de dez para cinco anos.
Processo
08012.000311/200726
Tipo do
processo
Atos
de
concentrao
do artigo 54
de
no-
Ementa
Ato de concentrao. Contrato de licenciamento de tecnologia
pela Monsanto. Mercados de Inovao. Definio de mercado
relevante internacional de produo de tecnologia de
sementes de soja resistente ao glifosato. Efeito
anticoncorrencial das clusulas. Aprovao com restrio.
Restrio: Supresso da clusula 3 que dispe:
3. A SYNGENTA somente poder contratar e licenciar
terceiros para a multiplicao, produo e/ou comercializao
da Semente RR aps referidos terceiros estarem licenciados
pela Mobrs para utilizao e/ou explorao comercial da
tecnologia Monsanto. Para tais efeitos, a SYNGENTA dever
indicar MOBRS as pessoas fsicas ou jurdicas, junto s
46
BARBOSA, Denis Borges. Proteo das marcas: uma perspectiva semiolgica. Rio de
Janeiro: Lumem Juris, 2008, p. 257. STJ. REsp 1166498/RJ, 3 Turma, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, DJe 30.03.2011.

33
quais pretende contratar a produo e/ou comercializao
podendo a MOBRS deixar de efetuar o licenciamento da
tecnologia Monsanto a alguma(as) pessoa(s) indicada(s), ou
rescindir tal licenciamento somente na hiptese da(s)
referida(s) pessoa(s) (I) encontrar(em)-se em situao de
insolvncia, liquidao ou concordata; (II) estar(em) em
situao de inadimplncia junto a MOBRS ou a qualquer
empresa pertencente ao seu grupo econmico; (III)
produzir(em) e/ou comercializa(em) sementes de soja com
tolerncia ao glifosato que no contenha a tecnologia
Monsanto; (IV) serem pessoas fsicas ou jurdicas (a) que
estejam ou venham estar, de qualquer maneira coligadas a
empresas do mesmo grupo da MOBRS na rea de
herbicidas base de glifosato ou (b) que sejam obtentores
vegetais de sementes de soja, executados os obtentores
inseridos no mbito do presente Acordo. (grifo nosso).
3.1 Observados o disposto no caput desta clusula 10 para
efeitos dos licenciamentos a serem concedidos pela MOBRS
e pela SYNGENTA junto a Multiplicadores, os respectivos
contratos versaro respectivamente sobre a utilizao da
tecnologia Monsanto e sobre a multiplicao de sementes das
cultivares RR1, nas classes subsequentes bsica e na
classe fiscalizada, bem como, se for o caso, sobre
autorizao
para
comercializao
de
sementes
multiplicadas, exclusivamente para produo de sojagro.
3.2.1. A MOBRS estipular ainda em seus contratos de
licenciamento de tecnologia Monsanto que a multiplicao das
sementes RR dever ser executada pelo licenciamento
MOBRS em todas as respectivas classes legalmente
definidas, ficando vedado ao mesmo sublicenciar a
multiplicao, exceto no que se refere contratao de
Cooperantes, hiptese em que dever ter havido o prvio
licenciamento da tecnologia Monsanto, na forma do disposto
no caput desta clusula (grifos nossos).
E modificao da clusula 2.4 de:
Durante a vigncia do presente acordo, SYNGENTA no
poder, direta ou indiretamente, introduzir nas cultivares RR
desenvolvidas com a tecnologia Monsanto, q1ualquer outra
caracterstica de modificao gentica por meio de tecnologia
de DNS recombinante sem que haja a previa concordncia
por escrito da MOBRS.
Para:
A vedao definida neste item no impedir a SYNGENTA
firmar acordos comerciais similares ao presente com terceiros
Processo
08012.003296/200778
Tipo de
processo
Atos
de
concentrao
do artigo 54
Ementa
Ato de concentrao. Contrato de licenciamento pela Monsanto
Brasmax de tecnologia para sementes de soja geneticamente
modificadas. Hiptese de subsuno prevista no artigo 54 3 faturamento.
Conhecimento.
Apresentao
tempestiva.
Mercados
relevantes
de
tecnologia,
melhoramento,
multiplicao e comercializao. Ausncia de sobreposio
horizontal significativa. Beneficio social por difuso de
tecnologia. Relao vertical. Existncia de clusula de
exclusividade. Aprovao com restrio de modificao de
clusulas.
Restrio:
Modificao
das
seguintes
clusulas
consideradas anticoncorrenciais:
2.4 Durante a vigncia do presente Acordo, a Don Mario
no poder direta ou indiretamente, introduzir nas
cultivares RR desenvolvida com a tecnologia Monsanto,
qualquer outra tecnologia, sem que haja prvia
concordncia por escrito da Monsanto. A vedao definida
34
neste item no impedir a Don Mario de pesquisar,

desenvolver, produzir e comercializar sementes de soja
tolerantes ao glifosato com tecnologias outras que no a
da Monsanto.
3.1.2, III cuja traduo ao portugus dever preservar o
seguinte contedo:
3.1.2. A Monsanto poder deixar de efetuar o licenciamento
da tecnologia Monsanto a quaisquer das pessoas
indicadas, ou rescindir tal licenciamento a qualquer tempo,
quando referida(s) pessoa(s) (...) (III) Produzir(em) e ou
comercializar(em) sementes de soja com tolerncia ao
glifosato que no contenham tecnologia Monsanto sem
comprovarem que a instalao e produo, bem como, a
embalagem, a armanezamento e comercializao de tais
sementes ser realizada de forma segregada, separada e
diferenciada dos procedimentos relativos s sementes com
tecnologia Monsanto; ou quando demonstrarem que no
possuem viabilidade tcnica e/ou econmica para realizar a
referida segregao. (grifos nossos)
Processo
08012.007073/200356
Tipo de
processo
Atos
de
concentrao
do artigo 54
Ementa
Ato de concentrao. Operao realizada no Brasil. Celebrao
de contratos para fornecimento de acido glifosato pela
Monsanto do Brasil Ltda para as empresas produtoras de
herbicidas, Agripec Qumica e Farmacutica S.A, Fersol
Indstria e Comrcio Ltda, Nortox S.A, Pilarquim BR Comercial
Ltda e Helm do Brasil Mercantil Ltda requerente com
faturamento em territrio nacional superior a R$400 MILHES
Hiptese prevista no artigo 54, 3 da Lei 8.884/94. Mercado
relevante: mercado de cido glifosato no territrio nacional
Apresentao tempestiva Manifestaes contrarias a
aprovao das operaes. Risco de prejuzos ao meio
ambiente concorrencial. Determinao de excluso da
clusula de exclusividade. Aprovao com restries.
Restrio: Excluso da clusula que prev que a totalidade
de sua demanda de cido glifosato utilizado na produo
de herbicidas base de glifosato, observadas certas
condies, deve ser atendida exclusivamente pelo produto
da Monsanto.
Processo
08012003997/200383
Tipo do
processo
Atos
de
contratos do
artigo 54
Ementa
Atos de concentrao. Operao de comercializao de soja
transgnica. Mercado relevante de produtos e sementes de soja
para plantio. Mercado geogrfico nacional. Hiptese prevista no
artigo 54, 3 da Lei 8884/94. Apresentao tempestiva.
Divergncia dos pareceres da Secretaria de Direito econmico do
Ministrio da Fazenda SEAE/MF e Secretaria de Direito
Econmico do Ministrio da Justia SDE/MJ e Procuradoria do
CADE quanto s rest4ries impostas. Existncia de prejuzos
concorrncia. Aprovao com restries.
Restries:
a)
Retirar da clausula 2.4 do Acordo Comercial a

proibio de que a FMT e UNISOJA explorem
comercialmente, sob qualquer forma variedades de
soja tolerantes ao glifosato que no tenha sido obtido
atravs do acordo tcnico.
b) Retirar a primeira parte da clusula 1.4 do Acordo
Tcnico, que veda a FMT, durante a vigncia do
acordo, direta ou indiretamente, exercer pesquisas ou

35
c)
Processo
08012009279/200400 e
08012005042/200441
Tipo de
processo
Atos
de
contratos do
artigo 54
desenvolver linhagens e cultivares de soja que

expressem tolerncia ao glifosato, a partir de
tecnologia junto a terceiros;
Retirar da clusula 3 do Acordo Comercial inciso III,
que permite Monsanto impedir ou rescindir o
licenciamento a pessoas que produzirem ou
comercializarem sementes de soja com tolerncia ao
glifosato que no contenha tecnologia Monsanto.
Ementa
Ato deo concentrao. Operao realizada no Brasil Celebrao
de contratos para fornecimento de cido glifosato pela Monsanto
do Brasil Ltda para as empresas produtoras de herbicidas, Agripec
Qumica e Farmacutica S.A, Fersol Indstria e Comercio Ltda;
Nortox S.A, Pilarquim BR Comercial Ltda e Helm do Brasil
Mercantil Ltda. Requerente com faturamento em territrio nacional
superior a R$400 milhes Hiptese prevista no artigo 54, 3 da
Lei 8.884/94 Mercado relevante: mercado de cido de glifosato
no territrio nacional Apresentao tempestiva Manifestaes
contrrias aprovao das Operaes Riscos de prejuzos ao
meio ambiente concorrencial Determinao de excluso da
clusula de exclusividade Aprovao com restries.
Restrio: Excluso da clusula que prev que a totalidade de
sua demanda de cido glifosato utilizado na produo de
herbicidas base de glifosato observadas certas condies,
deve ser atendida exclusivamente pelo produto da Monsanto.
Processo
08012.004091/200718
Tipo de
processo
Atos
de
contratos do
artigo 54
Ementa
Ato de concentrao. Contrato de licenciamento pela Monsanto
Don Mario de tecnologia para sementes de soja geneticamente
modificadas. Hiptese de subsuno prevista no artigo 54, 3.
Faturamento. Conhecimento. Apresentao tempestiva. Mercados
relevantes de tecnologia, Melhoramento, Multiplicao e
Comercializao.
Ausncia
de
sobreposio
horizontal
significativa. Beneficio social por difuso de tecnologia. Relao
vertical. Existncia de clausulas de exclusividade. Aprovao com
restrio de modificao de clusula.
Restries:
Modificao
das
seguintes
clusulas
consideradas anticoncorrenciais:
2.4 Durante vigncia do presente Acordo, A Don Mario no
poder, direta ou indiretamente, introduzir nas cultivares RR
desenvolvidas com a tecnologia Monsanto, qualquer outra
tecnologia, sem que haja prvia concordncia por escrito da
Monsanto. A vedao definida neste item, no impedir a Don
Mario de pesquisar, desenvolver, produzir e comercializar
sementes de soja tolerantes ao glifosato com tecnologias
outras que no a 3.1.2, III, cuja traduo ao portugus dever
preservar o seguinte contedo:
3.1.2. A Monsanto poder deixar de efetuar o licenciamento da
tecnologia Monsanto a quaisquer das pessoas indicadas, ou
rescindir tal licenciamento a qualquer tempo, quando
referida(s)
pessoa(s)
(...)
(III)
produzir(em)
e/ou
comercializar(em) sementes de soja com tolerncia ao
glifosato que NO contenham tecnologia Monsanto sem
comprovarem que a instalao e produo, bem como, a
embalagem, armazenamento e comercializao de tais
sementes ser realizada de forma segregada, separada e
diferencial dos procedimentos relativos s sementes com a
tecnologia Monsanto; ou quando demonstrarem que no
possuem viabilidade tcnica e/ou econmica para realizar a
36
referida segregao. (...)
Barbosa47 comenta em especfico, que:

No processo 08912.003997/2003-83, o CADE manteve a
posio de que mesmo na vigncia da patente (e veja-se, da
patente de que se trata aqui) a clusula de exclusividade
contratual era vedada, e determinou a excluso da respectiva
clusula48. No caso, a relao da Monsanto era com players de
porte considervel, quais sejam: a UNISOJA e a Fundao
Mato Grosso. Ainda assim, a exclusividade foi proscrita. O caso
em questo, de outro lado, diz respeito relao, atravs de
mirades de contratos de licena de patentes (a partir de
5.8.2010, licena de patentes inexistentes) para os plantadores
de Mato Grosso. Nenhum desses contratos foi placitado pela
autarquia. Em todos eles, a partir de certa data, a imposio de
exclusividade se valeu da falta de informao ou informao
falsa quando da vigncia da causa do pagamento.
Note-se que at o momento que se escreve este estudo, o CADE

Conselho Administrativo de Defesa Econmica adiou a anlise de contratos em
que a Monsanto concedeu licenas para que outras empresas possam atuar no
mercado de soja geneticamente modificada com a tecnologia Intacta RR2 Pro.
O caso gerou discusses no rgo administrativo. Os conselheiros
debatem se contratos de licenciamento de marcas e patentes devem ser
notificados ao rgo antitruste para julgamento.
Os processos da Monsanto envolvem contratos com quatro companhias
- Syngenta, Cooperativa Central de Pesquisa Agrcola (Coodetec), Don Mario
47
BARBOSA, Denis Borges, op. cit, p. 96-97.

A SDE (fls 201/216) tambm entende que as relaes de exclusividade estabelecidas nas
clusulas 1.4 (Acordo Tcnico), 2.4 e inciso III da clusula 3 (Acordo Comercial) podero
prejudicar o estabelecimento da livre concorrncia entre os produtores de sementes de soja
tolerantes ao glifosato, quando vencida a patente da Monsanto. Entretanto vale ressaltar que
as disposies de exclusividade deveriam ser limitadas ao perodo de validade das patentes
da MONSANTO referentes semente de soja tolerante ao glifosato. De acordo com seu
entendimento, a posio dominante sustentada pela Monsanto seria justificvel quando
decorrente da existncia da patente, mas no existem razes para que essa situao seja
mantida aps a sua expirao e que, portanto, faz-se necessrio criar condies para que,
quando o prazo de validade da patente expire, estejam presentes condies mercadolgicas
para o ingresso de novas empresas concorrentes da Monsanto. A clusula de exclusividade
citada acima tem sue prazo de validade atrelado validade do prprio contrato o qual entra
em vigor na data de sua assinatura e viger at 13 de dezembro de 2014 ou at o trmino de
validade de todas as patentes Monsanto, o que ocorrer primeiro (Acordo Comercial fls. 67). A
exclusividade pode vir a ser mantida no apenas para o perodo de vigncia da patente, mas
tambm aps a sua expirao, caso o perodo de validade das patentes ultrapasse a data de
13 de setembro de 2014. Da a restrio sugerida pela SDE, que, como ser visto adiante, no
se sustenta, pois a patente no justifica as clausulas de exclusividade, as quais produzem
efeitos imediatamente e devem, portanto, ser alteradas imediatamente. Processo, p.7.
48

37
Sementes e Nidera Sementes -, que passaram a testar, produzir e

comercializar variedades de sementes da soja Intacta RR2 Pro no Brasil49.
Entretanto, se for mantida o modelo contratual anterior para a tecnologia
Intacta Pro a Monsanto incorreria as mesmas ilicitudes que j apontamos neste
estudo. Alm disso, nos termos da legislao aplicvel a tais tecnologias, no
se concebe a possibilidade de obter, no Brasil, uma patente que seja
substancialmente diversa das reivindicaes dos privilgios anteriores.
Arrogar-se de uma patente que no existe
Preceitua o texto em vigor da Lei 9.279/96:
Art. 195. Comete crime de concorrncia desleal quem:
XIII- vende, expe ou oferece venda produto, declarando ser
objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho
industrial registrado, que no o seja, ou menciona-o, em
anncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado,
ou registrado, sem o ser.
Na mesma linha Gama Cerqueira diz que:

Para verificar-se a infrao consistente na falsa indicao de
privilegio, basta o uso de qualquer meno que faa supor a
existncia de patente relativa ao produto exposto venda ou
anunciado, no sendo essencial o emprego das expresses
patenteado ou privilegiado (...).
O fato de possuir patente para certo produto ou processo no
autoriza o concessionrio a indicar essa qualidade,
49
Desenvolvida pela Monsanto, essa tecnologia de alterao gentica protege a soja contra as
principais lagartas que atacam esse tipo de cultivo, como a lagarta da soja, a lagarta da ma e
a falsa-medideira. A conselheira Ana Frazo leu um longo voto sobre o assunto. Ela procurou
superar a divergncia entre os conselheiros Marcos Paulo Verssimo e Alessandro Octaviani.
Verssimo entendeu que contratos de licenciamento de marcas so muito diferentes de fuses
e aquisies e, portanto, no precisam ser submetidos a julgamento. J Octaviani concluiu que
a transferncia de tecnologia e de patentes entre empresas concorrentes pode resultar em
riscos competio no mercado e, por isso, deve ser notificada ao Cade pelas empresas. Para
Ana, os contratos de licenciamento so simples. "A propriedade intelectual continua
pertencendo ao licenciante (Monsanto)", afirmou. Ela reconheceu que, em outros casos, que
no o da Monsanto, esses contratos podem levar a eventuais prejuzos concorrncia, mas
esses riscos devem ser examinados em casos de investigao de condutas anticompetitivas
das empresas, e no em processos de atos de concentrao. Por isso, a conselheira
recomendou a aprovao dos contratos. "A meu ver, aqui se discute a licena simples, e no
como clusula acessria para arranjos societrios mais complexos", disse. Em seguida, o
conselheiro Ricardo Ruiz concluiu que o caso complexo e exps ao Cade um dilema. "Se eu
for conhecer [aceitar analisar] todo o contrato de transferncia de tecnologia, ser um caos
para o Cade como instituio", afirmou, referindo-se possibilidade de o rgo ter milhares de
operaes desse tipo para julgar. Mas, no caso contrrio, h o risco de o Cade no identificar
eventuais prticas anticompetitivas em contratos de transferncia de patentes e de tecnologias.
Depois, o conselheiro Elvino Mendona pediu vista dos processos e a deciso foi adiada.
Fonte: Valor econmico de 21.03.2013.
38
indiscriminadamente, em qualquer produto de sua fabricao.

necessrio indicar precisamente o objeto de privilgio.
Do mesmo modo, se o comerciante ou industrial anunciar
vrios produtos, fazendo meno da patente que possui sem
indicar precisamente qual o produto, inculca-se falsamente, em
relao aos demais produtos, possuidor de privilgio
inexistente50.
Assim, em concordncia com Barbosa e D Affonseca Gusmo de que a

afirmao contnua pela Monsanto de vigncia e aplicabilidade de patentes,
no obstante as reiteraes de solicitao de ttulos se valiam para afirmar
seus royalties, tem igualmente feio ilcita penal, mesmo alm do contexto do
crime de concorrncia desleal, que de ao privada51.
Mais alm dessas consideraes quem oculta expirao do seu
direito comete ilcito penal e civil, pois:
(a) Arrogar-se patente que j no existe crime de concorrncia desleal;
(b) Ainda fora do contexto da concorrncia desleal, arrogar-se um poder
jurdico que no se tem, para obter proveito injusto, amolda-se em
abstrato ao crime de estelionato;
(c) Dando a patente um monoplio legal para explorar uma tecnologia
ao expirar a patente, o monoplio de fato, impedindo a concorrncia
sem nenhum fundamento de competitividade seno a assimetria de
informaes se torna ilegal, pois lesivo ao Direito Pblico da
Concorrncia52.
Como mencionado anteriormente, a Monsanto utilizando os mesmos
moldes contratuais que tem nos Estados Unidos e na Europa, vem cobrando
royalties (chamam de ressarcimento de investimentos) tomando por base ao
valor da colheita.
Entretanto, nestes pases, alm de no existir impedimentos para se
patentear uma semente, esta considerada um produto final isto , uma
patente de produto final.
Dessa forma, como tenho dito exaustivamente e a
ttulo de
consideraes finais - a lei brasileira de propriedade intelectual tem suas

peculiaridades que fazem dessa situao um fato ilegal.
50
CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. 2, Tomo I, Parte II, 1952,
p. 343.
51
BARBOSA, op. cit. p. 102-103.
52
BARBOSA, op. cit. p. 104-105.

39
No admissvel, do ponto de vista do Direito Brasileiro, a prtica

contratual ilcita no territrio nacional, a pretexto de que, em outros sistemas
jurdicos, ela seja vlida.
Aqui a cobrana de royalties tendo como base de clculo o valor da
colheita uma prtica equiparvel venda casada, e como tal censurada pelo
direito da defesa da concorrncia53.
A Monsanto podia cobrar royalties com base nas patentes que dispunha
no Brasil pelo uso do aparelho que atua no processo industrial de plantio,
dando para tanto, vantagens em produtividade deste plantio.
Fora isso, a Monsanto no tem, nunca teve exclusividade sobre a
semente e seu uso como colheita para qualquer utilizao seno o
reprodutivo.
Referncias
BARBOSA, Denis Borges. Modelos contratuais para exao de royalties em
patentes de biotecnologia transgnica. Parecer Monsanto, fevereiro de 2013.
___________. Dois estudos sobre os aspectos jurdicos do patenteamento da
tecnologia roundup ready no Brasil a questo da soja transgnica, 2013.
Disponvel
em:
___________. Tratado de propriedade Intelectual, vol. III, cap. VII, 2012.
___________. Proteo das marcas: uma perspectiva semiolgica. Rio de

Janeiro: Lumem Juris, 2008, p. 257. STJ. REsp 1166498/RJ, 3 Turma, Rel.
Ministra Nancy Andrighi, DJe 30.03.2011.
___________. Sobre a propriedade intelectual. Universidade de Campinas.
Campinas:
Universidade
de
Campinas.
Disponvel
em:
http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/livros/sobre_propriedade_intelectual.pdf
______________.
Contedo da exclusividade das patentes de inveno, 2002,
p.08.
Proposta para regular a intercesso entre patentes/cultivares,
2010.
encontrada
em
http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/economia/patente_cultivar.pdf.
________________.
53
BARBOSA, op cit,
40
CERQUEIRA, Joo da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, v. 2, Tomo I,

Parte II, 1952, p. 343.
COOMUSA. Pequeno Dicionrio do Direito Autoral. Coomusa, 1983, p.51.
FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Novo Dicionrio da Lngua
Portuguesa, Nova Fronteira, 1986, p. 1.525.
GANDELMAN, Henrique. Guia Bsico de Direitos Autorais, Globo, 1982, p.54.
MARTINEZ CANELLAS, Anselmo M. The controlo f the production and
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http://ssrn.com/abstract=1998728, 2012.
PLAZA, Charlene de vila. Notas sobre patentes e certificados de cultivares:
conflitos ou complementos de proteo? Revista da ABPI Associao
Brasileira da Propriedade Intelectual, n. 118, mai/jun de 2012. ISSN 1980-2846.
PLAZA, Charlene de vila; SANTOS, Nivaldo dos. Interpenetrao de direitos
de proteo em propriedade intelectual: o caso das patentes de inveno e
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PLAZA, Charlene de vila. Interface dos direitos protetivos em propriedade
intelectual: patentes e cultivares. Revista da ABPI, n. 112, mai/jun. 2011.
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propriedade intelectual. Revista da ABPI Associao Brasileira da
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PORTO, Patrcia C. R. Limites sobreposio de direitos de propriedade
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SANTILLI, Juliana Ferraz da Rocha. Agra biodiversidade e direito dos
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ZILBERSZTAJN, Decio. Qual o preo das sementes? Jornal o Estado de So
Paulo, 2013.
Publicado no dia 22/06/2013
Recebido no dia 10/06/2013
Aprovado no dia 13/06/2013

Das Patentes Aos Royalties. Caso Monsanto

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DAS PATENTES AOS ROYALTIES - O CASO DA SOJA TRANSGNICA DA MONSANTO

ISSN ELETRNICO 2316-8080

DAS PATENTES AOS ROYALTIES - O CASO DA SOJA TRANSGNICA DA

Palavras - chave: Patentes; Royalties; Transgnica; Monsanto

Advogada e Pesquisadora em Propriedade Intelectual. Mestre em Direito na rea de

Charlene Maria C. de vila Plaza

As sementes tm sido um vetor que condiciona as demais tecnologias

O Brasil elevou a rea cultivada com organismos geneticamente modificados na safra de

DAS PATENTES AOS ROYALTIES - O CASO DA SOJA TRANSGNICA DA MONSANTO

transgnica Roundup Ready6 consubstanciados pelo Grupo Monsanto

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A respeito do modelo de cobrana de royalties e/ou indenizao cobrada

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Caso o produtor no pague o boleto, no ter creditos de

O problema a que se volta o modelo de contrato da Monsanto tem razes

simultaneamente a dupla proteo, apenas o seu patenteamento14.

Em relao soja, a prpria adquirente se encarrega de testar a produo e averiguar se os

Charlene Maria C. de vila Plaza

interpostos pela Monsanto Technology LLC para ampliar a vigncia da patente

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Pela doutrina, a exausto de exclusividade de direitos aquela que os

Outra questo que distingue as criaes biotecnolgicas dos da

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Pargrafo nico. No caso de material biolgico essencial

Assim, a descrio suficiente para as criaes no mbito biotecnolgico

Neste raciocnio, as criaes que so por fora de natureza

BARBOSA, Denis Borges. Sobre a propriedade intelectual. Universidade de Campinas.

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Em que casos no h a aplicabilidade da exausto de direitos?

No Brasil no h aplicao da exausto de direitos quando o produto

Como ocorre o esgotamento de direitos?

Charlene Maria C. de vila Plaza

Da sobreposio de protees de direito

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utilizao econmica dessas matrias; (Tem-se que nessas eventualidades a

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o seu produto foi obtido por processo de fabricao diverso

O referido doutrinador esclarece que o dispositivo acima, perfaz a

microorganismos transgnicos) sero colhidas pelo dispositivo a seguir23:

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Art. 43. O disposto no artigo anterior no se aplica: (...).

Porque a proposta de insero do 3 do artigo 42 uma alternativa

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objeto da patente refere-se a formas de obter determinado resultado de ordem

patenteados de acordo com o artigo 42, I e II; a estes, se dar a tutela

Um novo olhar para a anlise do presente estudo

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encontra guarida no artigo 42, merecendo interpretao inequvoca da situao

Note-se, portanto que existem algumas especificidades da lei nacional

Na expresso usual da engenharia de patentes, reivindicao de aparelho aquela

Charlene Maria C. de vila Plaza

Da analise do artigo 10 e 18 da lei 9.279/96

microorganismos e processos essencialmente biolgicos para produo de plantas e animais,

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Pargrafo nico: Para fins desta Lei, micoorganismos

Assim sendo, as criaes elencadas no artigo 18, exceto os

BARBOSA, Denis Borges. Modelos contratuais para exao de royalties em patentes de

Charlene Maria C. de vila Plaza

requerimento, de forma a permitir eficazmente a reproduo do invento na

Das patentes analisadas nas Aes Coletivas

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A Monsanto detentora das tecnologias BT Bollgard I para algodo e

Charlene Maria C. de vila Plaza