LUCAS BERNARDO ANTONIAZZI

TRADE DRESS E CONCORRNCIA DESLEAL: O

SISTEMA LEGAL DE VEDAO CONCORRNCIA
SUFICIENTE PARA GARANTIR A PROTEO DESTE
INSTITUTO? ALGUMAS OBSERVAES E SUGESTES


MONOGRAFIA






COORDENAO CENTRAL DE EXTENSO
PROGRAMA DE PS-GRADUAO


RIO DE JANEIRO
2010









COORDENAO CENTRAL DE EXTENSO - CCE
Direito da Propriedade Intelectual




TRADE DRESS E CONCORRNCIA DESLEAL: O
SISTEMA LEGAL DE VEDAO CONCORRNCIA
SUFICIENTE PARA GARANTIR A PROTEO DESTE
INSTITUTO? ALGUMAS OBSERVAES E SUGESTES



Lucas Bernardo Antoniazzi




Orientador: Prof. Pedro Marcos Nunes Barbosa














Lucas Bernardo Antoniazzi




TRADE DRESS E CONCORRNCIA DESLEAL: O
SISTEMA LEGAL DE VEDAO CONCORRNCIA
SUFICIENTE PARA GARANTIR A PROTEO DESTE
INSTITUTO? ALGUMAS OBSERVAES E SUGESTES





Monografia apresentada ao Programa de Ps-Graduao em Direito da
Propriedade Intelectual da PUC-Rio como requisito parcial para obteno
do ttulo de Especialista em Direito da Propriedade Intelectual. Aprovada
pela Comisso Examinadora abaixo assinada.







Orientador: Prof. Pedro Marcos Nunes Barbosa




Rio de J aneiro

2010

















AGRADECIMENTOS


Aos meus pais, por inmeras razes que nem cabem aqui.

Aos queridos diblasianos, que tanto me ensinam, me alegram, me
irritam, enfim, que me causam todos os sentimentos de uma verdadeira
famlia.

Ana, que contribuiu de sobremaneira para a elaborao monografia.

Ao meu orientador, pela grande pacincia e compreenso com a falta de
pontualidade de seu orientando, alm, obviamente, das idias e dicas que
contriburam elaborao do presente trabalho.

Por fim, agradeo aos meus ex adversos em aes judiciais envolvendo
trade dress. Graas a vocs me envolvi, me interessei e aprendi muito
sobre o tema.












SUMRIO

1.INTRODUO...................................................................................... 1
2. O QUE TRADE DRESS (CONJUNTO IMAGEM)?........................... 4
2.1 - Conceito, ori gem e natureza jurdi ca............................................ 4
2.2 - Meios de reproduo de trade dress............................................ 9
2.2.1 - Reproduo obj etiva de trade dress......................................... 10
2.2.2 - Reproduo subjetiva de trade dress..................................... 11
3.DA PROTEO LEGAL DO TRADE DRESS NO BRASIL ...............13
3.1 - Da Proteo Do Trade Dress Por Concorrncia Desleal.......... 17
3.1.1 - Da Concorrncia Desleal.......................................................... 18
3.1.2 - Concorrncia Desleal e Concorrncia il cita.......................... 20
3.2 - Da aplicao das regras sobre concorrnci a ao trade dress.. 22
3.3 - Possibili dade de proteo do trade dress em casos de
aproveitamento parasitrio.................................................................. 26
4. ALGUMAS OBSERVAES SOBRE O TEMA................................ 27
4.1 - Da di stintividade do trade dress................................................. 27
4.1.1 - Caractersticas que guardem relao com o produto/servio
que assinalam........................................................................................28
4.1.2 - Cdigo de categoria.................................................................. 32
4. 2 - Do problema na aferio da violao de trade dress.............. 34
4.3 - Da necessidade de verificar a distintividade do trade dress... 35
4.3.1 - Distintividade Ori ginria........................................................... 36
4.3.2 - Distintividade Adquirida........................................................... 39
4.4 - Da desnecessidade de comprovao do desvio de clientela para
confi gurao da imitao ou reproduo do trade dress................ 43
5. CONCLUSO...................................................................................... 46
6. BIBLIOGRAFIA................................................................................... 48













1


1.
INTRODUO

Os signos distintivos exercem um papel fundamental na economia e
na atividade empresria, na medida em que identificam um empresa, um
estabelecimento, a origem de um produto ou servio etc, protegendo o
investimento do empresrio e garantindo ao consumidor a capacidade de
reconhecer o bom do mau produto.
Por tal razo, constituem um importantssimo ativo da empresa, cuja
proteo jurdica j garantida, h longos anos, no pas, e em todo
mundo.
Certamente, entre os signos distintivos, o que mais se destaca a
marca, cuja funo precpua a identificar a origem de um produto ou
servio, permitindo ao consumidor poder adquirir ou contratar aquele
produto ou servio que atendeu as suas necessidades e seus requisitos
de qualidade.
Com isso, o empresrio consegue fidelizar o consumidor, que ir
sempre procurar adquirir/contratar os seus produtos/servios, sempre
identificados por sua marca.
Nesse sentido, os titulares de marcas encontram um robusto amparo
legal, podendo registrar suas marcas para adquirir a titularidade sobre
aquele signo, bem como o direito de excluir terceiros
1
.
Ocorre que, naturalmente, a marca no a nica maneira de se
identificar um produto ou servio, a fim de permitir ao consumidor
reconhecer a sua origem ou procedncia.
Com efeito, nota-se que, muitas vezes a prpria apresentao de um
produto, ou a forma de prestao de um servio, sero dotados de
suficiente distintividade que permitiro ao consumidor identificar a origem

1
Art. 129 da Lei 9.279/96 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente
expedido, conforme as disposies desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em
todo o territrio nacional, observado quanto s marcas coletivas e de certificao o disposto nos
arts. 147 e 148.
Art. 130 Lei 9.279/96 - Ao titular da marca ou ao depositante ainda assegurado o direito de:
(...)
III - zelar pela sua integridade material ou reputao.
2


daquele produto ou servio, exercendo, assim, a funo de um signo
distintivo similar s marcas.
Essa espcie de signo distintivo denominado trade dress, traduzido
pela doutrina ptria como conjunto-imagem e consiste exatamente nessa
aparncia distintiva que determinado produto ou servio pode assumir
perante o consumidor.
O tema merece importncia, pois, tratando-se de instituto cujo
reconhecimento como um bem a ser tutelado juridicamente ainda
recente, se comparado com os demais signos distintivos, necessita ainda
de melhores definies, especialmente no que tange os seus aspectos de
proteo.
Nesse sentido, verificamos que a polemica envolvendo o assunto se
d porque, se de um lado a doutrina se encontra relativamente unnime
sobre os requisitos de proteo e sua forma, a jurispridncia ptria, ao
que parece, ainda no conseguiu encontrar um denominador comum em
seus julgados.
Assim, entendemos que o tema ainda merece ser debatido, ao
menos para fomentar a reflexo de o porque de tantas decises
discrepantes e, muitas vezes, em descompasso com a doutrina sobre o
tema.
Desta feita, o que pretendemos no presente estudo tentar
identificar quais os pontos que poderiam ser melhor discutidos pela
doutrina ptria, de forma a buscar maior efetividade na proteo deste
instituto que , cada vez mais relevante para as empresas.
Para tanto, iremos, ainda que de maneira breve, estudar o conceito
de trade dress, sua origem e natureza jurdica, alm da forma de proteo
com fundamento na legislao brasileira.
Em seguida, pretendemos analisar alguns julgados que
consideramos em discrepncia com a doutrina e legislao a respeito do
tema.
Com base nesse cotejo, pretendemos identificar as razes pelas
quais esses julgados, em nossa opinio, se destoaram da doutrina, ao
mesmo passo em que tentaremos identificar se a doutrina e legislao
existentes so suficientes para garantir a proteo ao instituto.
3


Por fim, faremos algumas observaes e sugestes visando o
fomento da discusso e a conseqente evoluo do tema.








































4


2
O QUE TRADE DRESS (CONJUNTO IMAGEM)?

2.1
Conceito, ori gem e natureza jurdica

Trade dress pode ser definido como uma forma de apresentao,
composta principalmente por elementos visuais (mas que comporta
elementos de outra natureza), que pode ser aposta a uma variada gama
de objetos e que ir permitir ao consumidor identificar a origem do produto
ou servio por ela assinalada.
De forma mais sucinta, Denis Alan Daniel afirma que o trade dress:

Consiste num conjunto de caractersticas, que pode incluir, entre outras, uma cor
ou esquema de cores, forma, embalagem, configurao do produto, sinais, frases,
disposio, estilizao e tamanho de letras, grficos, desenhos, emblemas,
brases, texturas e enfeites ou ornamentos, capazes de identificar determinado
produto ou diferenci-lo dos demais
2


Complementando, a definio acima, no podemos deixar de citar o
clssico conceito de J os Carlos Tinoco Soares
3
:

...a imagem total do negcio; num sentido bem geral, o l ook and feel , , o ver e
o sentir do negcio; o meio pelo qual o produto apresentado no mercado; o
identificador de origem; o termo trade dress significa a imagem total ou
aparncia geral de um produto ou servio, incluindo, mas no limitado a, desenho
da embalagem, rtulos, recipientes, mostrurios, caracterstica do produto ou
combinao de elementos ou figuras que so ou se tornam associadas
exclusivamente com uma existncia particular que permitem funcionar como sendo
um indicador de origem do produto; o trade dress compreende um nica seleo
de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos
outros, por isso se torna inconfundvel.
Trade dress e/ou Conjunto-Imagem, para ns a exteriorizao do objeto, do
produto ou sua embalagem, a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna
conhecido. pura e simplesmente a vesti menta , e/ou o uniforme, isto , um
trao peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se
apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usurios com habitualidade. Na
generalidade da expresso alguma coi sa pode-se incluir mas, logicamente, no
limitar s marcas figurativas ou mistas; tridimensionais; a todos os objetos que
foram ou no suscetveis de patentes, mas que se apresentam mediante uma
forma de exteriorizao caracterstica; a toda e qualquer forma de produto ou de
sua embalagem, desde que constituda de caractersticas particulares; a toda e
qualquer decorao interna ou externa de estabelecimentos; a toda e qualquer
publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne
conhecida como procedente de uma determinada origem.

2
DANIEL, Allan Denis. Litgios envolvendo conjunto-imagemno Brasil. 2006. Disponvel no
stio eletrnico www. daniel-advogados.com.br Acesso em17/01/2011.
3
TINOCO SOARES, Jos Carlos. Concorrncia Desleal Vs. Trade Dress ou Conjunto-Imagem.
So Paulo: Edio Tinoco Soares, So Paulo, 2004, p. 213.
5


Por todos esses e muitos outros elementos e componentes, o trade dress nada
mais do que aquilo que j denominamos, desde h muito, ou seja, o O
CONJUNTO-IMAGEM .

Como se v, o trade dress uma forma de apresentao de um
produto ou servio que normalmente utilizada em embalagens de
produtos, no layout de estabelecimentos, mas que tambm pode ser
encontrada em sites da internet
4
e nas formas mais inusitadas de
apresentao e divulgao de um produto ou servio
5
. Vale ainda
observar que essa forma de apresentao consiste no resultado do
conjunto de uma srie de elementos comuns, que reunidos em um nico
objeto, ganharo (em tese) uma apresentao nica e distintiva.
Assim, elementos de uso comum, como cores, formatos de
embalagens ou estabelecimentos, imagens, formas de atendimento ao
cliente etc., quando aglutinados e dispostos de determinada maneira,
ganharo uma apresentao capaz de permitir que o consumidor a
reconhea e identifique que os produtos ou servios assinalados por
aquela mesma apresentao visual so da mesma origem.
Luiz Edgard Montaury Pimenta e Marianna Furtado de Mendona
explicitam melhor essa relao entre o trade dress e o pblico
consumidor:
O conjunto-imagem normalmente rene caractersticas to singulares que
consegue identificar o pblico-consumidor, de forma imediata, a qual o produto ou
estabelecimento o mesmo se refere. Tais caractersticas mantm tamanha relao
entre produtos/servios e clientela que capaz de exercer forte influncia no

4
Em artigo da Revista da ABPI n 100, de mai/jun de 2009, Luiz Edgard Montaury Pimenta e
Marianna Furtado de Mendona aventaram a possibilidade de e tutelar o contedo de web sites por
meio da proteo ao trade dress, desde que o projeto grfico no seja funcional e apresente
suficiente distintividade (originria ou adquirida).
5
Nesse sentido, transcrevemos interessante julgado que admitiu a proteo de uma programao
de rdio comfundamento ao trade dress:
Trata-se de ao (...) visando cessao do uso da denominao Jovem Rio pela r,
declarao da impossibilidade da r usar e registrar a marca Jovem Rio, no utilizao pela
r da mesma estrutura de programao e conhecimentos tcnicos/operacionais que recebeu da
autora (...)
O supracitado laudo pericial conclui que, no caso em tela, a r, evidentemente, continuou a fazer
uso do know how e do trade dress conjunto imagem caracterizador do servio ou produto da
autora, aps o fim da relao contratual, apresentando-se com a mesma estrutura de
programao e imagem da autora. Ficou caracterizada, ento, a prtica de ato de concorrncia
desleal, a qual deve ser coibida, segundo as normas acima mencionadas.
TJRJ, AC n 2005.001.17046, Des, Gamaliel Q. de Souza, 12Cmara Cvel, data de julgamento
06/09/2005
6


pblico, fazendo com que os consumidores associem, at de forma inconsciente, a
qualidade dos produtos e servios a tais caractersticas
6


Por ter essa caracterstica de permitir ao consumidor identificar a
origem de um produto ou servio, exercendo funo prxima das
marcas, podemos afirmar que o trade dress apresenta natureza jurdica
de signo distintivo.
Importante frisar que este instituto tem sua origem nos Estados
Unidos, pas que adota o sistema declarativo de registro de marcas, e que
h anos j conferia proteo a embalagens de produtos (product-
packaging) que houvessem ganhado distintividade em razo de seu uso
prolongado ou por apresentarem uma distintividade inerente, com
fundamento especial no 43 do Lanham Act
7
.
Contudo, todos que mergulham no estudo do tema destacam alguns
julgados norte-americanos que vieram a confirmar a proteo ao trade
dress, assim como seus requisitos de proteo.
O primeiro julgado yankee o famoso caso Taco Cabana, Inc. vs.
Two Pesos, Inc
8
no qual a Suprema Corte Norte Americana reconheceu
os direitos da empresa Taco Cabana de utilizar de modo exclusivo a
apresentao visual que compunha todos os estabelecimentos de sua
rede de restaurantes, e que estava sendo reproduzida por uma empresa
concorrente.


6
MONTAURY, Luiz Edgard e DE MENDONA, Marianna Furtado. Trade Dress e a Tutela
dos Websites, Revista da ABPI n 100, de mai/jun de 2009. pg.20
7
43 (15 U.S.C. 1125). False designations of origin; false description or representation
(a) (1) Any person who, on or in connection with any goods or services, or any container for
goods, uses in commerce any word, term, name, symbol, or device, or any combination thereof, or
any false designation of origin, false or misleading description of fact, or false or misleading
representation of fact, which--. Traduo: 43 (15 U.S.C. 1125). Falsa designao de origem;
falsa descrio ou representao: (a) (1) Qualquer pessoa que, sob ou comconexo comqualquer
tipo de produtos ou servios, ou qualquer recipiente para produtos, que utiliza qualquer palavra,
termo, smbolo, ou artifcio, ou qualquer combinao destes elementos, os qualquer falsa de
designao de origem, falsa ou equivocada descrio de umfato ou sobre um fato.
8
Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992)
7


O referido julgado tem importncia, pois reconheceu a possibilidade
de proteo da apresentao visual de estabelecimentos por meio do
trade dress.
Nesse sentido, a Corte norte-americana afirmou:

[T]rade dress is the total image of the business. Taco Cabanas trade dress may
include the shape and general appearance of the exterior of the restaurant, the
identifying sign, the interior kitchen floor plan, the decor, the menu, the equipment
used to serve food, the servers uniforms, and other features reflecting on the total
image of the restaurant. 1 App. 83-84. The Court of Appeals accepted this
definition and quoted from Blue Bell Bio-Medical v. Cin-Bad, Inc., 864 F.2d 1253,
1256 (CA5 1989): The trade dress of a product is essentially its total image and
overall appearance. See 932 F.2d 1113, 1118 (CA5 1991). It involves the total
image of a product, and may include features such as size, shape, color or color
combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques. John H.
Harland Co. v. Clarke Checks, Inc., 711 F.2d 966, 980 (CA11 1983). Restatement
(Third) of Unfair Competition 16, Comment a (Tent. Draft No. 2, Mar. 23, 1990)
9


O mesmo julgado tambm afirmou que o estabelecimento poderia ter
uma apresentao visual que apresenta distintividade inerente, sem
necessidade de demonstrar o secondary meaning.
Merece ainda destaque o caso Samara Brothers vs. Wall Mart
10
,
julgado pela Suprema Corte no ano de 2000, em que fixou-se o
entendimento de que para a proteo do design de produtos deveria ser
comprovada sua distintividade adquirida pelo uso, enquanto que para
embalagens de produtos deveria verificar-se enquanto requisito, a
distintividade inerente, ou seja, sua capacidade intrnseca de diferenciar-
se das demais.

WAL-MART STORES, INC. V. SAMARA BROTHERS, INC., --Decided March 22,
2000

[the trademark law] has been held to embrace not just word marks and symbol
marks, but also trade dressa category that originally included only the
packaging, or dressing, of a product, but in recent years has been expanded by
many courts of appeals to encompass the products design. () Design, like color,
is not inherently distinctive. The attribution of inherent distinctiveness to certain
categories of word marks and product packaging derives from the fact that the very

9
Traduo livre: Trade dress a imagem total de um negcio. O trade dress do Taco Cabana
pode englobar o formato e a aparncia total do exterior do restaurante, o signo distintivo, a
arquitetura do interior da cozinha, a decorao, o menu, o equipamento utilizado para servir
comida, o uniforme dos empregados, e outras caractersticas que refletema imagemtotal do
restaurante. O trade dress de umproduto essencialmente a sua imagem total e sua aparncia
conjuntural. Ela envolve a imagemtotal de umproduto, e pode incluir caractersticas como
tamanho, formato, cores, combinao de cores, textura, grficos e, at mesmo, tcnicas de vendas
10
Disponvel no stio: www.supremecourtus.gov Wal- Mart Stores, Inc. vs. Samara Brothers,
Inc. (99-150), 529 U.S. (2000). Acesso em11/11/2008.
8


purpose of attaching a particular word to a product, or encasing it in a distinctive
package, is most often to identify the products source. Where it is not reasonable
to assume consumer predisposition to take an affixed word or packaging as
indication of source, inherent distinctiveness will not be found. With product design,
as with color, consumers are aware of the reality that, almost invariably, that
feature is intended not to identify the source, but to render the product itself more
useful or more appealing
11
.

Por fim, o caso Qualitex Co. vs J acobson Products Co. (precedente
n. 514 U.S. 159, 162-163 da Suprema Corte), esclareceu que as cores
isoladamente, no poderiam ser registradas como marcas ou protegidas
como trade dress, exceto nos casos em que ficasse comprovado que as
mesmas adquiriram atravs do uso um significado secundrio ou
secondary meaning, tornando-se aos olhos do consumidor um forte
indicativo da origem daqueles produtos.
Nesse sentido, vale destacar que essas decises consolidaram a
necessidade de o trade dress, para ser passvel de proteo, apresente o
requisito da distintividade, que pode ser originria ou secundria.
A distintividade ser originria quando o conjunto imagem possui
uma originalidade inerente, ou seja, quando desde o incio de seu uso ele
j permite que o consumidor reconhea a origem do produto ou do servio
que assinala, pois suficientemente diferente dos demais conjuntos
imagens dos concorrentes e/ou no utiliza nenhuma caracterstica comum
no segmento.
Por outro lado, a distintividade secundria quando uma
determinada apresentao visual no possui uma distintividade inerente,
ou seja, quando do incio de seu uso no exercia a funo de identificar a
origem de produtos ou servios, pois apresentava caractersticas comuns

11
Traduo livre: A lei marcria tem sido utilizada para proteger no somente marcas nominativas
e marcas figurativas, mas tambmtrade dress- a categoria que originariamente protegia apenas a
embalagem, ou a vestimenta de um produto, mas que nos ltimos anos, tem sido reconhecido em
diversos julgados como possvel de proteger o design de umproduto (...) Design, como a ocorre
com as cores, no possui distintividade inerente. A atribuio de distintividade inerente para certas
categorias de marcas nominativas e embalagemde produtos decorre do fato de que a maneira de
associar uma palavra a um produto, ou embal-lo em um invlucro distintivo, na maioria das
vezes, permite identificao da origem do produto. Quando no possvel assumir que o
consumidor temuma predisposio para reconhecer uma palavra ou uma embalagem como a
indicao de um fonte, a distintividade inerente no ser encontrada. Com o design do produto,
como ocorre comas cores, os consumidores esto atentos ao fato de que, quase invariavelmente,
aquela caracterstica no tema inteno de indicar a origemde umproduto, mas caracterizar o
produto como mais til ou interessante.

9


aos demais conjuntos imagens daquele segmento mercadolgico.
Contudo, com o passar do tempo, aquele conjunto imagem conquista
fama e renome perante o pblico consumidor, que passa a identific-lo e
reconhec-lo independente da sua falta de originalidade, em um
fenmeno conhecido como secondary meaning.

2.2
Meios de reproduo de trade dress

E exatamente em razo deste papel identificador que o trade dress
um importante instrumento de captao e fidelizao de clientela, to
valorizado quanto os demais signos distintivos que compem o fundo de
comrcio de uma empresa, o que lhe confere grande relevncia
econmica.
Contudo, a importncia econmica do trade dress ir fazer com que,
muitas vezes, ele venha a ser objeto de reproduo (total ou parcial) por
terceiros, que se valem do fato de o pblico consumidor j reconhecer e
identificar aquela apresentao visual, com o intuito de: i) desviar a
clientela do titular do trade dress; ou ii) se aproveitar da boa fama que a
empresa titular do trade dress, seus servios e/ou seus produtos possuem
perante o mercado consumidor.
Essa tentativa de confundir o consumidor pode ocorre por meio da
cpia servil de um trade dress, o que impede que o consumidor consiga
distinguir qual o conjunto imagem original e qual o contrafeito,
consequentemente impedindo a diferenciao entre os produtos ou
servios assinalados pelo trade dress original e o contrafeito.
Nesse tocante, vale a pena comentar sobre a Teoria Gestalt,
interessante estudo, aplicvel principalmente nos casos de violao de
trade dress de embalagens, que analisa a percepo do consumidor
quando visualiza produtos em gndolas de supermercados, farmcias,
etc. O referido estudo atesta que no momento da compra a ateno do
consumidor no est em pleno funcionamento, de maneira que a sua
percepo fica alterada, ampliando as chances de ser induzido
10


confuso por conjuntos imagens que, apesar de no serem cpias servis,
guardam bastante relao com um outro trade dress.
Ainda, possvel que o contrafator venha a reproduzir apenas os
principais elementos que compem um trade dress, de maneira que, se
esgueirando da evidente prtica de contrafao daquele signo distintivo,
ainda consiga incutir na mente do consumidor que existe uma grande
proximidade entre o conjunto imagem original e o conjunto imagem
contrafeito.
Assim, podemos verificar que a violao do trade dress ocorre
quando determinada apresentao visual copiada por um terceiro que,
reproduzindo ou imitando tal signo distintivo, visa confundir o consumidor
para que este consuma os seus servios/produtos, em substituio dos
servios/produtos do titular do trade dress original. Com isso, ele
consegue ingressar em determinado segmentado mercadolgico, ou
expandir a comercializao de seus produtos ou servios.

2.2.1
Reproduo objeti va de trade dress

Das formas de violao de trade dress, a mais usualmente
comentada tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudncia, quando o
contrafator possui a inteno de simplesmente criar ao consumidor a
impresso de que o seu produto ou servio o mesmo que o produto ou
servio assinalado pelo trade dress original. Para tanto, ele faz uma cpia
servil do trade dress ou usa um conjunto imagem que que guarde grande
grau de semelhana com o original.
Por meio de tal prtica simples, e que exige que o consumidor seja
provido de uma desateno quase infantil, o contrafator consegue
conquistar parcela do mercado consumidor, substituindo o produto do
concorrente pelo seu. Este exatamente o tpico caso em que o
consumidor compra um produto em uma prateleira de supermercado
acreditando que ele seja de uma marca que ele costuma comprar e,
quando chega em sua casa, v que o produto de outra marca e que se
confundiu porque as embalagens eram parecidas.
11


Como j dito, esse, sem dvida, o exemplo mais citado, e muitas
vezes o nico, pela doutrina brasileira para justificar a infrao de trade
dress.
Nesse sentido, verifica-se que, muitas vezes, esse ser o nico
parmetro utilizado pela J urisprudncia para verificar se houve ou no
infrao de trade dress: verificar se o consumidor est sendo
suficientemente confundido para comprar um produto acreditando ser
outro.

2.2.2
Reproduo subjetiva de trade dress

Cumpre notar, no entanto, que nem sempre a infrao de trade dress
ir se dar de forma to bvia e descarada como a cpia servil ou
reproduo quase idntica do trade dress original.
Com efeito, a forma mais sutil de enganar o consumidor e induzi-lo
confuso por meio da reproduo dos principais elementos que
compem determinado conjunto imagem, de maneira que o trade dress
contrafeito seja suficientemente distinto do original para afastar qualquer
chance de ser considerada uma cpia servil, mas que ainda guarda
grande aproximao com o trade dress original.
Por meio dessa forma de infrao, o consumidor no chega a se
confundir a ponto de acreditar que os produtos/servios assinalados pelo
trade dress original e o contrafeito so idnticos.
Todavia, por meio da cpia das principais caractersticas que
compem o trade dress original, o contrafator consegue passar ao pblico
consumidor que o seu produto/servio apresenta a mesma qualidade, a
mesma funo, ou as mesmas caractersticas que o produto/servio
assinalado pelo trade dress original, criando uma associao indevida
entre as empresas ou servios/produtos assinalados pelo trade dress
original e o contrafeito.
Por meio desta prtica, o contrafator no se vale diretamente do
trade dress original para conquistar parcela do pblico consumidor, mas,
sim, de sua fama e reconhecimento perante o pblico consumidor.
12


Nesse sentido, em oposio ao fato de a cpia servil se tratar de
uma reproduo objetiva do trade dress, entendemos que a cpia apenas
dos principais elementos de um trade dress importaria em uma
reproduo subjetiva.
Conclumos, assim, que a reproduo objetiva de trade dress a
cpi a do conjunto imagem, visando criar perante o consumidor a idia de
confuso, eis que no conseguir distinguir o trade dress original do
contrafeito. Nesse caso, h um aproveitamento imediato do trade dress.
De outro giro, podemos afirmar que a reproduo subjetiva de trade
dress a imitao do conjunto imagem visando que o consumidor faa
uma associao indevida entre os produtos/servios em cotejo.



























13


3.
DA PROTEO LEGAL DO TRADE DRESS NO BRASIL

No Brasil no existe registro de trade dress
12
e, muito menos, uma
norma legal que tutele especificamente este tipo de signo distintivo.
Contudo, a ausncia de dispositivo que o preveja especificamente no
torna este instituto rfo de proteo legal.
Em primeiro lugar, preciso salientar que, como j apontado, o trade
dress composto por uma srie de elementos visuais, entre os quais
podem estar includos marcas, desenhos industriais etc. Nesse sentido,
entendemos que uma primeira proteo legal conferida pelo sistema
legislativo brasileiro a proteo legal conferida aos elementos isolados
que iro compor o conjunto imagem de um produto ou de um servio.
Nesse sentido, possvel afirmar que, em tese, a violao de um
trade dress pode ser reprimida pelas normas que tutelam especificamente
os elementos isolados que compem o conjunto imagem do produto,
sendo as principais a proteo pelo Direito Autoral (quando a criao for
artstica e original), a proteo ao desenho industrial (quando apresentar
as caractersticas para ser protegida por este instituto) e marcas passveis
de registro (que pode abranger marcas mistas e tridimensionais).
Denis Borges Barbosa, acerca deste ponto, ensina que:

(...) a proteo do trade dress se d, indiretamente, atravs dos seus elementos
protegidos por marca registrada, inclusive tridimensional, se for o caso (art. 122 e
seg. do Cdigo da Propriedade Industrial de 1996); pelo nome de empresa,
protegido pelo Cdigo Civil; pelo desenho industrial, se registro houver (art. 94 e
seg. da mesma lei); e pela lei Autoral (Lei 9.610/98), no que couber. Mas, no
sistema brasileiro, o trade dress protegido diretamente (embora no por um
direito exclusivo) pelas regras de concorrncia desleal, especificamente
consagradas no pertinente no art. 195, III do Cdigo da Propriedade Industrial
vigente.
Assim, como ocorre em todos objetos de proteo da concorrncia desleal, o trade
dress protegido na espao geogrfico onde a concorrncia ocorre de fato,
material e positivamente.

12
Acerca da hiptese de criao de norma legal visando a criao de registro de trade dress, aponta
BARBOSA, Denis Borges, Uma Introduo Propriedade Intelectual, pg. 664, disponvel em
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/livros/livros_digitais.html): Se no h notoriedade
do vnculo entre a forma do produto e sua origem, o registro no pode criar tal vnculo, sem
afrontar a regra da temporariedade da proteo das patentes e desenhos. Infelizmente, essa no
a soluo adotada pela Lei 9.279/96. Para fazer-se uma
interpretao de acordo com a Carta do Art. 124, XXI do CPI/96, o INPI s registrar forma do
produto quando e se tal forma estiver notoriamente ligada sua origem.
14


A definio de sua proteo resultante da rejeio confuso ou associao que
faz o pblico entre os signos distintivos em cotejo; se h confuso ou indevida
associao, qualificada pela deslealdade concorrencial, haver rejeio de
direito.
13


Assim, quando falamos em proteo ao instituto do trade dress, ao
menos para fins acadmicos, no podemos lanar mo dessas tutelas
especficas, j que o conjunto de elementos que ser o objeto de
proteo do instituto
14
.
Afinal, como unnime na Doutrina e J urisprudncia
15
, o trade dress
apenas protegvel em seu aspecto conjuntural e no em seus elementos
isolados.
Gama Cerqueira j assim ensinava:
Na apreciao da prova, necessrio ter em vista que os atos de concorrncia
desleal raramente se apresentam isolados, encadeando-se quase sempre como
elementos de um plano concentrado para desviar clientela do concorrente ou
causar-lhe prejuzos. No deve, pois, o juiz desarticul-los, analisando-os
separadamente, mas aprecilos em seu conjunto, uns em relao com os outros.
Examinados isoladamente, esses atos, muitas vezes, parecem lcitos, ou, pelo
menos, destitudos de gravidade, ao passo que, apreciados globalmente, revelam
os institutos desleais que os determinaram
16
.

Com efeito, o trade dress, assim como outros signos distintivos e
bens intelectuais que no encontrem tutelados por uma tutela especfica
17

ser protegido pelas normas que vedam as prticas de concorrncia
desleal e concorrncia ilcita.

13
BARBOSA, Denis Borges Barbosa. Parecer sobre apelao n. 0191736-89.2009.8.26.0100, em
trmite no Tribunal de Justia do Estado de So Paulo. No prelo.
14
Nestas condies, a semelhana do aspecto exterior dos artigos ou produtos postos em
confronto aos olhos do pblico consumidor (o homem da rua e no o tcnico), induzindo-o em
erro ou confuso (art. 178, pargrafo nico) quanto origem, contedo ou provenincia (vide n
14 infra), o trao caracterstico de CD [concorrncia desleal](DUVAL, Hermano.
Concorrncia desleal. So Paulo, Saraiva, 1976, pg.162)
15
DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrncia Desleal, Editora da Universidade de So Paulo.
So Paulo: 1975, pg. 87): Deve-se atentar, sempre, para o fato de que a confundibilidade a real
razo da ilicitude, o efetivo meio fraudulento do delito em apreo; A forma, a sigla, a marca e as
outras particularidades individualizantes do produto no so, por si ss, protegidas pelo dispositivo
do inciso [artigo 178, III, do decreto lei n 7.903]. O que se veda e se pune penalmente no o uso
dessas caractersticas distintivas, mas sim, a utilizao delas para o fim de confundir os
consumidores. Nem existe relao com a originalidade ou novidade do produto ou artigo. Estas
podem no ser realmente originais, mas, sendo repetidas para enganar as suas particularidades
individualizantes, haver, em tese, um procedimento desonesto.
16
CERQUEIRA, Joo Gama (Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed.
Lmen Jris, pg. 290 e 291.
17
Podemos citar como exemplos: marcas no registradas, expresses de propaganda, modelos de
negcio, etc.
15


Nesse sentido, podemos afirmar que no Brasil, assim como ocorre
em diversos outros pases
18
a proteo do trade dress tem como principal
ferramenta de proteo a vedao concorrncia desleal.
No entanto, em que pese parcela da Doutrina sustentar que o trade
dress seja matria afeta exclusivamente ao campo da concorrncia
19
,
verificamos recentemente que parcela dos juristas que se envolvem com
o tema - especialmente em mbito judicial
20
, mas tambm no campo
doutrinrio - buscam expandir o arcabouo normativo de proteo ao
trade dress por meio de outros institutos jurdicos.
Neste sentido, transcrevemos interessante exposio de Alberto
Simo Filho acerca do tema:

Pois bem, quando o agente se prope a efetuar uma contrafao de trade dress
alheio, possivelmente o seu mvel apropriar-se de forma abusiva do sucesso e
dos atributos de outro estabelecimento empresarial de maneira que a clientela seja
instada a freqentar o seu estabelecimento e, com isso, melhorar e maximizar a
performance de lucros.
Ocorre que os consumidores, como entes coletivos e transindividuais, possuem
direitos relacionados s prticas mercantis e empresariais de qualquer natureza
que possam contribuir para a sua boa opo de consumo.
A iluso do consumidor, feita e organizada de maneira tal que possa refletir em
sua psique, em seu entendimento e na sua capacidade de escolha, como pode
ocorrer nas contrafaes de trade dress e de outros sinais distintivos, deve ser
coibida por inadequao poltica nacional de relao de consumo que visa
exatamente atender s necessidades do consumidor com respeito sua
dignidade, sade e segurana e proteo de seus interesses econmicos,
melhoria de sua qualidade de vida, bem como transparncia e harmonia das
relaes de consumo.
Assim que, necessidade de desenvolvimento econmico e social, deve ser
conjugada a harmonia de interesses dos participantes da relao de consumo. E,
ainda, preconiza o Art. 4, inciso VI, do CDC, que parte desta poltica nacional a
coibio e represso eficiente de todos os abusos praticados no mercado de
consumo, inclusive a concorrncia desleal e utilizao indevida de inventos e
criaes industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos que
possam causar prejuzos aos consumidores.

18
Emrelao aos pases europeus, CARLOS OLAVO (A proteo do trade dress no Direito
Portugus e no Direito Comunitrio, Revista da ABPI n 82, Mai/Jun 2006, pg.11) ensina que:
pacfico na doutrina e jurisprudncia europias, que a imitao, por um agente econmico, dos
invlucros caractersticos dos produtos fabricados ou comercializados por um concorrente,
constitui concorrncia desleal.
19
A respeito do tema, Denis Borges Barbosa chega a afirmar que o trade dress em princpio
matria exclusiva de concorrncia desleal (Trecho do texto trade dress. Disponvel no stio
eletrnico: http://denisbarbosa.addr.commarcas.htmAcesso em: 17/01/2011)
20
Se se tratar de colidncia de forma ou de figura, sobretudo naqueles processos em que se
alega a possibilidade de induo do consumidor a confuso ou erro, a determinao de prova
pericial seria elemento infirmador ontolgico dessa alegao. Muito simples: o que se buscaria
seria a percepo de um consumidor mdio. Nomear perito para aferir colidncia visual
quase como dizer que a colidncia quase to imperceptvel que s mesmo um experto no assunto
poderia aferi-la. (Tribunal Regional Federal da 2 Regio, 1 Turma Especializada, JC.Mrcia
Helena Nunes, AC 2008.51.01.805451-9, DJ 25.09.2009)
16


Fica assim demonstrado o sistema repressivo que o Cdigo de Defesa do
Consumidor estabeleceu para condutas que se assemelham prtica da
contrafao de trade dress
21
.

Como se v, fundamentando-se principalmente no direito
consumerista, sustentam que a infrao de um trade dress poderia ser
combatida com fundamento na represso s prticas abusivas contra o
consumidor (artigos 4, inciso VI; 6, inciso III e IV; e 81 da Lei n
8.078/90). Ainda, consideram aplicveis proteo do trade dress normas
afetas ao direito autoral (Lei 9.610/98), direito civil (proteo contratual) e
a vedao a atos contra a livre concorrncia (Lei n 8.884/94).
evidente que dentro da lgica sistemtica do direito, a infrao do
trade dress, por muitas vezes, poder extrapolar o campo da concorrncia
desleal e atingir normas jurdicas que tutelam outros campos do direito
22
.
Contudo, entendemos que tais dispositivos legais no podem ser erigidos
pelo titular de um trade dress visando a proteo de seus interesses, eis
que estas normas visam tutelar outros institutos e princpios que podem
at mesmo serem contrrios aos interesses do titular.
Como exemplo, possvel que eventualmente o que um titular de um
trade dress considera como reproduo de seu signo distintivo seja, na
verdade, apenas a utilizao de cdigos de categoria. Nessa hiptese, o
direito consumerista em nada adiantaria para impedir a suposta infrao
do trade dress, at mesmo, pois, sob a tica do consumidor, muito mais
interessante que existam uma maior quantidade de produtos no mercado,
acirrando a concorrncia, do que um nmero reduzido de players.
Com efeito, verificamos que, em regra geral, o uso de normas
aliengenas ao campo da concorrncia desleal para a proteo de trade
dress decorre da necessidade preeminente dos operadores do direito de
buscar outras formas de proteo deste instituto, diante de diversos

21
FILHO, Adalberto Simo. Trade dress: contexto e sistema protetivo brasileiro em face da
empresa e dos direitos coletivos, in Grandes Temas da Atualidade, v.2. Propriedade Intelectual,
inovao e bionergia / Organizado por Charlene Maria C. de vila, Nivaldo dos Santos, Maria
Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Eriberto Francisco Bevilqua Marin Goinia: Ed. PUC Gois,
2009. pg. 73.
22
[a marca] atua, em essncia, no plano comercial: do ponto de vista pblico, na defesa do
consumidor,evitando confuso; e do ponto de vista privado, auxiliando o titular no combate
concorrncia desleal-BLASI, Gabriel Di et allii, A Propriedade Industrial. 1. ed., 3. tir. Rio de
Janeiro: Forense, 1998 , p. 162.
17


julgados que no apreciaram devidamente casos de infrao luz da
concorrncia e acabaram por permitir a violao dos direitos de um titular
de trade dress devidamente protegvel.
Todavia, no porque em alguns precedentes judiciais as normas
concorrenciais no foram corretamente observadas que este instituto no
seja suficiente para proteger o trade dress ou que seja necessrio erigir
normas que no guardam qualquer relao com a matria.
Frise-se, ainda, que eventual discrepncia de julgados envolvendo o
campo da Propriedade Intelectual com as normas jurdicas atinentes
matria tema recorrente todos que militam nessa rea e que, muitas
vezes, fruto do prpria falta de intimidade dos magistrados com o
contedo envolvido nessas aes
23
.
Ademais, como pretendemos demonstrar nos prximos itens da
anlise dos diversos julgados que estudamos para a elaborao do
presente trabalhos, o ponto aonde reside a maior dificuldade na correta
aplicao das normas concorrenciais est muito mais ligado falta de
critrios objetivos para inferir a reproduo/imitao do trade dress do que
na ausncia de conhecimento dos magistrados sobre concorrencial
desleal, ou at mesmo na prpria legislao pertinente matria.

3.1
Da Proteo Do Trade Dress Por Concorrncia Desleal

At agora buscamos no presente trabalho definir e explicar a origem
do trade dress, bem como afirmarmos que sua proteo no Brasil, assim
como em diversos outros pases, feita por meio das normas de vedao
concorrncia desleal.
Nesse sentido, visando demonstrar a relao entre estes institutos,
passaremos anlise do conceito de concorrncia desleal, da sua
previso legal e de como ele utilizado na proteo do trade dress.


23
A respeito deste tema, ver MENDES, Paulo Parente Marques e OQUENDO, Felipe Barros.
Inovao Varas Especializadas em Propriedade Intelectual: aspectos positivos e controversos, in
Grandes Temas da Atualidade, v.2. Propriedade Intelectual, inovao e bionergia / Organizado por
Charlene Maria C. de vila, Nivaldo dos Santos, Maria Cristina Vidotte Blanco Tarrega e Eriberto
Francisco Bevilqua Marin Goinia: Ed. PUC Gois, 2009.
18


3.1.1
Da Concorrnci a Desleal

O conceito de concorrncia desleal apresenta determinado grau de
impreciso, eis que a definio de lealdade pode abrangenr outros
conceitos como tica, correto e moral. A doutrina e a
J urisprudncia
24
, no entanto, apresentam o conceito de deslealdade
ligado a algo pejorativo, contrrios s boas regras e os bons costumes
dentro de determinado segmento econmico.
Nesse sentido, ensina Gama Cerqueira que:

Sob a denominao genrica de concorrncia desleal, costumam os
autores reunir uma grande variedade de atos contrrios s boas normas da
concorrncia comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar,
de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou
mais concorrentes, e suscetveis de lhes causar prejuzo
25
.

Complementando, Denis Borges Barbosa assevera que:

O que venha a ser lealdade ou deslealdade na concorrncia resulta da
conformidade ou no do comportamento do competidor ao padro esperado.
Assim, no se apura s o dolo do competidor especialmente no caso de um
crime de concorrncia desleal mas a existncia de deslealdade
26
.

Celso Delmanto, por sua vez, demonstra bem a problemtica aqui
suscitada:

De modo simples, poderamos, de pronto, dizer que a concorrncia desleal a
competio que no deve ser feita, num conceito que certo, mas que deixa de
dar pergunta o devido esclarecimento
27


24
O ato contrrio aos usos honestos em matriaindustrial ou comercial constitui ato de
concorrncia desleal, ainda que no se relacione com a propriedade industrial. Mostra-se
legtima a condenao dos
falsificadores em indenizar os danos materiais causados autora, apurando-se em liquidao de
sentena a quantia efetivamente percebida por aquela com a comercializao dos produtos
copiados. possvel pleitear a pessoa jurdica danos imagem advindos de ato ofensivo a seu
patrimnio imaterial, como bom nome e credibilidade no mercado, inexistindo motivos para a
majorao do quantum indenizatrio. Comprovado o ilcito civil, deferese o pedido de busca e
apreenso de equipamentos na
prpria ao de conhecimento TJMG, Des. Valdez Machado, AC 1.0024.02.661935- 3/001(1),
DJ 24.04.2009.
25
Cerqueira, J oo da Gama, Lmen Jris, 2010, Vol II
26
BARBOSA, Denis Borges, Uma Introduo Propriedade Intelectual, fls. 231, disponvel em
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/livros/livros_digitais.html.
27
DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrncia Desleal, Editora da Universidade de So Paulo.
So Paulo: 1975, pg. 10.
19


A concorrncia desleal ainda encontra uma definio legal contida no
artigo 10, bis 2, da Conveno da Unio de Paris CUP, Decreto no.
75.572 de 8 de abril de 1975:
Constitui ato de concorrncia desleal todo ato de concorrncia contrario s prticas
honestas em matria industrial ou comercial.

Como se v, todos os conceitos de concorrncia desleal, em que
pesem apresentarem definio muito objetiva
28
, permitem chegarmos a
um denominador comum de que ato de concorrncia desleal o ato
inesperado dentro de determinado segmento econmico por aqueles que
exercem atividade naquela rea.
Nesse sentido, podemos afirmar que a conceituao de deslealdade
ser sempre ftica, pois depender da anlise de um determinado
segmento econmico, em determinada poca, em determinado espao
geogrfico.
A esse respeito, Denis Borges Barbosa comenta:

Para que se configure deslealdade na concorrncia o parmetro no legal, mas
ftico. preciso que os atos de concorrncia sejam contrrios aos usos honestos
em matria industrial ou comercial (Conveno de Paris, art. 10-bis) ou a prticas
comerciais honestas (TRIPs, art. 39) - sempre apurados segundo o contexto ftico
de cada mercado, em cada lugar, em cada tempo. Os textos internacionais fixam
parmetros bsicos para o que seja, em princpio, desleal, mas em cada caso a
ponderao do ilcito ser feita contextualmente.
29



luz do exposto, podemos concluir que a reproduo/imitao de
um trade dress somente ser considerada um ato de concorrncia
quando, dentro de determinado segmento econmico, essa prtica no
for esperada pelos que nele atuam.
De outro giro, caso reste verificado que a atitude de copiar o
conjunto imagem da embalagem de um produto de um concorrente, por

28
Como j observamos, a grande dificuldade nesta matria est consiste justamente em
caracterizar a concorrncia desleal tendo-se em vista a natureza ou a deslealdade intrnseca do
ato, porque o critrio de apreciao varia de pessoa a pessoa e aquilo que para uns reprovvel,
a outros pode parecer lcito CERQUEIRA, J oo Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol.
II, Tomo II, 2010, Ed. Lmen Jris, pg. 282.
29
BARBOSA, Denis Borges, Uma Introduo Propriedade Intelectual, fls. 231, disponvel em
http://www.denisbarbosa.addr.com/paginas/livros/livros_digitais.html.

20


exemplo, um ato no esperado dentro de determinado ramo
mercadolgico, restar configurada a deslealdade do ato.
Nesta hiptese, o titular do trade dress que est sendo
imitado/reproduzido poder se utilizar das normas legais que vedam a
concorrncia desleal para proteger os seus direitos.


3.1.2 - Concorrncia Desleal e Concorrncia i lcita

A Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 2, inciso V, dispe
que represso concorrncia desleal uma das maneiras de efetuar a
proteo dos direitos relativos propriedade industrial, considerado o seu
interesse social e o desenvolvimento tecnolgico e econmico do Pas.
Como j visto, a definio de atos de concorrncia desleal apresenta
um carter muito aberto, j que depende de uma analise ftica e
contextual para verificar a deslealdade de um ato o que, certamente,
dificulta a sua caracterizao e conseqente represso.
Contudo, o legislador ptrio, visando regulamentar essa forma de
represso concorrncia desleal, listou no artigo 195 da LPI uma srie de
atos que considerou como crimes de concorrncia desleal, evitando,
assim, a necessidade de uma anlise ftica-contextual destes atos, j que
eles so expressamente rechaados pela lei.
Desta feita, atos como a publicao de falsa informao sobre o
concorrente, uso indevido de nome empresarial ou ttulo de
estabelecimento etc., passaram a ser revestidas no s pelo manto da
deslealdade, mas, no momento em que so previstos legalmente como
crimes, tambm ganham aspecto de ato ilcito, sendo, portanto, atos de
concorrncia ilcita
30
.

30
Emcorrente contrria adotada no presente estudo: CERQUEIRA, Joo Gama. Tratado da
Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed. Lmen J ris, pg. 280 e 281: no reconhece a
distino entre concorrncia desleal e concorrncia ilcita: Diversos autores estabelecem, ainda,
diferena entre as expresses concorrncia desleal e concorrncia ilcita, distino mais terica
do que prtica,, sobretudo em nosso direito (no 302 infra): a concorrncia desleal supe a m-f
ou inteno fraudulenta, ao passo que a concorrncia ilcita resulta de negligncia ou
imprudncia. Para outros autores essas expresses so sinnimas, no havendo motivos para
distingui-las.
H, ainda, os que denominam ilcita a concorrncia a que chamamos de especfica e os que do
nome de desleal concorrncia antijurdica extracontratual, em oposio concorrncia
anticontratual, que designam como concorrncia ilcita.
21


A distino entre concorrncia desleal e concorrncia ilcita h muito
j notada pela doutrina:

interdita, por lei, a concorrncia de um competidor do titular da patente quanto
ao objeto do privilgio; interdita por via contratual a concorrncia do vendedor de
um fundo de comrcio, que presta a garantia com que com compra o negcio. O
sistema de patentes o meio clssico de interdio de concorrncia; mas os
monoplios legais, os pactos de no concorrncia e outros mecanismos de
exclusividade tambm podem vedar legalmente a competio. O parmetro de
proibio a lei, o privilegio ou o contrato pertinente. De outro lado, a sano
importa ao concorrente desleal no , como no caso de que faz concorrncia
interdita, a proibio de continuar a atividade econmica; , sim, a imposio de
continu-la dentro dos usos e praxes comerciais. A concorrncia negocialmente
proibida, no dizer de Pontes de Miranda, no impede somente a prtica de uma
atividade exercida fora de tais usos e prticas; impede todas as modalidades, leais
e desleais, dentro dos parmetros do pacto especfico.
31


Celso Delmanto exps sua viso sobre o assunto:

O contendor quando se lana disputa, mesmo com empenho, est apenas
exercendo uma liberdade (de competir) que lhe concedida; no se recrimina
at at se estimula, repetimos, a luta entre concorrentes, cujos resultados podem
ser proveitosos coletividade. Mas os expedientes que o rival vier a usar no
embate podem alterar e transformar a licitude dessa contenda: qual um boxeador,
ao concorrente no ringue de disputa permite-se que d socos nos seus rivais, mas
no que os tente atingir com um pedao de ferro disfarado nas luvas. Como dizia
um antigo juiz da Suprema Corte norte-americana, a deslealdade est assentada
em tais expedientes lay in the manner or means.
O uso de meios ou mtodos desleais transfigura em desonesta a competio
permitida: a concorrncia desleal. Mas alguns desses expedientes so to
perigosos ou graves que o legislador os considera como delituosos: a
concorrncia desleal criminosa. Os primeiros, mesmo no sendo delituosos,
continuam desleais, permitindo-se aos prejudicados por seu emprego o
ressarcimento em perdas e danos. Os outros, alm de desonestos, so
criminosos, incorrendo os autores nas sanes penais e em igual obrigao de
indenizar.
Mas a concorrncia desleal criminosa s aquela que a lei especifica como tal,
dentre as vrias possveis formas de competio desonesta. por isso que a regra
penal no fala em praticar concorrncia, mas, sim, em praticar crime de
concorrncia (comete crime de concorrncia desleal...).
32


A importncia da distino entre concorrncia ilcita e concorrncia
desleal reside no fato de que o ato considerado como concorrncia ilcita
ser sempre rechaado diante da manifesta incongruncia com a lei, ao

De nossa parte empregaremos indiferentemente as expresses concorrncia desleal e
concorrncia ilcita para designar a concorrncia extracontratual.
31
PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, vol. 17, e Magalhes Noronha, Direito
Penal, vol. 3 p. 40, Ed. Saraiva. JUTACRIM 81/367
32
DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrncia Desleal, Editora da Universidade de So Paulo.
So Paulo: 1975, pg. 13/14.
22


passo que a concorrncia desleal, para ser vedada, depender de anlise
casusta
33
.

3.2 Da apli cao das regras sobre concorrncia ao trade dress

No tocante ao trade dress, a sua proteo ser feita com base na
vedao legal prtica de desvio de clientela por meio fraudulento,
hiptese de concorrncia ilcita prevista no inciso III do artigo 195 da Lei
de Propriedade Industrial:

Art. 195. Comete crime de concorrncia desleal quem:
(...)
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito prprio ou alheio,
clientela de outrem;


Esclarece Celso Delmanto que Mtodo fraudulento pode, assim, ser
explicado como todo ardil usado para induzir algum a erro
34
. Contudo,
diante da amplitude do que pode ser considerado como ardil, em
semelhana ao que ocorre com o conceito de desleal, alerta: Mas no
ser fcil a catalogao dos meios fraudulentos possveis de serem
utilizados
35
.
Por tal razo, lista o que entende como os principais modos de
fraude utilizados, entre os quais nos interessa a confuso com produtos
do concorrente:

O exemplo que mais comumente se apresenta de desvio fraudulento de clientes
alheios o da imitao dos produtos, sinais ou nomes no registrado do
competidor. Tal hiptese vem logo lembrana, por se tratar de uma das figuras
explicitamente previstas na lei italiana e por retratar um comportamento muito
usado pelos contendores desonestos.
Estabelecer confuso com artigos ou produtos do rival , sem dvida, a mais
repetida fraude aplicada para tentar o desencaminhamento que o presente item
pune. O agente desleal procurar imitar a aparncia extrnseca do produtos do
competidor, de um modo que o seu apresente semelhante aos olhos dos
consumidores e estes comprem, pensando ser o artigo daquele concorrente. O
meio fraudulento , aqui, o prprio produto, por assim dizer; o engano in re ipsa.

33
A concorrncia desleal no se exerce de modo ostensivo, ocultando-se sob mil desfarces e
aparncia de atos legtimos; e quanto mais bem urdido o plano, mais perigosa se torna.
CERQUEIRA, Joo Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed. Lmen
Jris, pg. 290 e 291)
34
DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrncia Desleal, Editora da Universidade de So Paulo.
So Paulo: 1975, pg. 81
35
idem
23


Muitos artigos tm um aspecto particular (o arrangement francs ou o get up dos
americanos), distinto dos demais similares, seja pela forma, cor, invlucro,
recipiente, etiqueta, nome, sinal, smbolo, figura ou outras caractersticas de
identificao prprias. Pelo uso reiterado ou pela propaganda, tal aparncia
individualizante consegue marcar nos consumidores aquele determinado produto
que eles se acostumaram a adquirir. So to valiosas ao produtor essas
apresentaes em face do que representam para o pblico comprador que
geralmente s so mudadas, e aps muitos estudos, quando do decrscimo de
vendas;
Por seu turno, os consumidores fixam instintivamente na memria uma ou as mais
importantes dessas caractersticas e, pela simples visualizao delas, compram a
mercadoria.
O fregus afeito a adquirir, por hiptese, uma determinada marca determinada e
queijo que tem envoltrio caracterstico (por exemplo: caixa com formato diferente;
cor azul com estrelas; tipo de letras alongadas ou uma figura desenhada) que o
distingue das demais marcas de queijos, avistando um outro produto com aqueles
sinais que tem na lembrana como individualizantes, levar este sem atentar em
saber se o mesmo queijo que se acostumou a comprar. De igual modo, a mulher
habituada a adquirir o tal que sempre usa, no ir, a cada vez, experimentar seu
perfume, conferir se o nome idntico ou s parecido, se o fabricante o mesmo;
ela se recorda de uma certa caracterstica da embalagem, distintiva da dos outros
talcos, e, com base bela, apanha e leva para casa o artigo que apresenta aqueles
pontos particularizantes que ela reteve na memria. (...) Isto o que se chama de
capacidade de distinguir por elementos que os consumidores menos precavidos
(unwary purchasers) guardam na memria numa forma de associao mecnica
de idias.
O competidor desleal prevalece-se desse fato. Aplica o golpe baixo de imitar
aquelas principais caractersticas da mercadoria alheia e, por via dessa fraude
passing off tenta carrear para si os clientes do concorrente. Busca, sem esforo
ou perda de tempo, subtrair aqueles fregueses que o rival conseguira pela
qualidade, tradio ou propaganda, em suma, pelo seu trabalho e empenho.
36


No mesmo sentido Gama Cerqueira ensinava que:

Entre os meios de criar confuso com os produtos ou artigos de um concorrente,
acode idia, desde logo, o uso de sinais distintivos idnticos ou semelhantes aos
que os assinalam. Quando esses sinais distintivos se acham registrados como
marcas, a hiptese cai sob o domnio da lei respectiva, sendo punvel como
contrafao (Cdigo, art. 175, II). Tratando-se de sinais no registrados,
condio essencial ao baseada em concorrncia desleal que esses sinais,
alm de reunirem os requisitos intrnsecos que os tornem distintivos e suscetveis
de continuas marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem
conhecidos como marcas dos produtos concorrentes. Aplica-se o mesmo princpio
quando se trata de imitao ou reproduo do aspecto caracterstico do produto ou
forma de sua apresentao (embalagens, envoltrios, recipientes, etc.), quando
no vejam (sic) vulgares ou pertencentes ao domnio pblico.
37


Verificamos que o que Celso Delmanto destaca como imitao dos
produtos, sinais ou nomes no registrado do competidor aplica-se como
uma luva ao conceito de reproduo de trade dress, valendo lembrar que,

36
DELMANTO, Celso. Crimes de Concorrncia Desleal, Editora da Universidade de So Paulo.
So Paulo: 1975, pg. 84/85.
37
CERQUEIRA, J oo Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed.
Lmen Jris, pg. 282.

24


em que pese o ilustre penalista dar exemplos apenas de confuso com
artigos ou produtos, certo que o mesmo raciocnio jurdico se aplica
para a violao de trade dress de estabelecimentos, designs de produtos
e outras formas de apresentao visual.
Neste sentido, Gama Cerqueira, complementando sua explicao
transcrita alhures afirmou que:

Outra forma de concorrncia condenvel a que procura provocar confuso entre
dois estabelecimentos por meio da semelhana de sua disposio externa
(fachadas, vitrinas, etc.), desde que esses elementos sejam suficientemente
caractersticos e aptos para distinguir o estabelecimento. (...)
necessrio observar, porm, que, na apreciao da possibilidade de confuso
entre estabelecimentos, devem levar-se em conta as circunstncias de fato,
especialmente a sua proximidade, pois mais difcil confundirem-se
estabelecimentos situados em locais distantes entre si, onde se alicia a clientela de
um e de outro.
38


Assim, podemos descrever, de maneira objetiva e resumida, como
ocorre o desvio de clientela por meio fraudulento nos casos de infrao
de trade dress:

i) Existe um conjunto imagem aposto em uma embalagem,
um estabelecimento ou qualquer outro objeto e que apresenta uma
suficiente distintividade (original ou adquirida) visando assinalar um
produto ou um servio;
ii) Em razo de sua distintividade, o pblico consumidor
reconhece e identifica que esse conjunto imagem assinala
produtos/servios de uma mesma origem;
iii) Um terceiro, concorrente do titular do trade dress original,
visa iniciar ou expandir a comercializao de seus produtos.
iv) Para tanto, reproduz ou imita o trade dress original;
v) O consumidor, j acostumado com a existncia do trade
dress original, ao verificar a existncia de outro conjunto imagem idntico
ou semelhante, ser induzido confuso ou far uma associao
indevida entre os produtos/servios;

38
CERQUEIRA, J oo Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed.
Lmen Jris, pg. 284.
25


vi) Isso resultar no fato de o consumidor adquirir um
produto/servio pelo outro, seja por substituio (no caso de cpia), seja
por acreditar que os produtos/servios em cotejo guardam as mesmas
caractersticas e qualidades (no caso de imitao).
Verificamos dessa maneira que, para que se verifique o desvio de
clientela pelo meio fraudulento" que exista confuso ou associao
indevida entre as empresas e/ou produtos/servios assinalados pelos
conjuntos imagens em cotejo.
Nesse sentido, o risco de confuso se revela como o elemento
principal que ir permitir a aplicao ou das regras de concorrncia
desleal/ilcita na proteo ao trade dress.
Ocorre que, aparentemente, a anlise do risco confuso entre trade
dress pode se mostrar um tanto quanto subjetiva, eis que esse conceito
de confuso decorreria da semelhana entre os conjuntos imagens que
esto sendo comparados, de maneira que, para pessoas diferentes esse
grau de semelhana poderia ser maior ou menor.
Em razo dessa subjetividade que muito tem se discutido acerca
da necessidade de produo de prova pericial em supostos casos de
violao de trade dress visando dar uma roupagem tcnico objetiva
anlise do risco de confuso decorrente do cotejo de conjuntos imagem.
Da anlise de diversos casos levados aos tribunais ptrios,
verificamos que, de fato, a anlise do risco de confuso tem sido a
questo mais debatida e mais polmica, sendo que, em muitos casos, os
magistrados decidem o risco de confuso com base em opinies pessoais
e, at mesmo, destoantes das normas pertinentes matria.
Demonstrado tal fato, trazemos interessante julgado em que o
magistrado se valeu de peculiar tcnica para identificar a infrao ou no
do trade dress:

O objeto da presente demanda, como se v da inicial, compelir as empresas
Rs a se absterem do uso, sob qualquer forma ou pretexto, dos elementos
caractersticos das embalagens dos produtos(...)
O enfoque h de conter certa dose de subjetivismo, tratando-se, acima de tudo, de
reconhecer, ou no, que o produto da embargada posso confundir o consumidor,
desviando a clientela da embargante, cujo colrio conhecido de longa data,
utilizado por geraes.
26


Para enxergar melhor os pontos de vista conflitantes, pinguei em meus olhos gotas
de colrio e focalizei detidamente cada uma das embalagens, com maior rigor nas
que aparecem lado a lado, como em fls. 43, 78, 79 e 137, concluindo que so
suficientemente diferentes, insusceptveis de causar confuso, at porque a cor
predominante do Moura Brasil azul, enquanto do Teuto branca, aparecendo o
azul frontal intercortado em quadrados por linhas brancas e de forma gradual.
39




3.3
Possibilidade de proteo do trade dress em casos de
aproveitamento parasitrio
40


Ainda no campo da concorrncia, por mais que parea bvio,
preciso lembramos que, para que exista um ato de concorrncia desleal,
deve haver concorrncia entre aquele que pratica o ato e aquele que
suporta os efeitos deste ato. E essa concorrncia deve ser verificada sob
o aspecto mercadolgico e territorial.
Para que duas empresas ou duas pessoas sejam concorrentes,
preciso que elas atuem no mesmo segmento mercadolgico, que eles
disputem a mesma clientela, simultaneamente.
Ainda, preciso que as empresas atuem no mesmo espao territorial
(que pode ser em mbito local, nacional ou at mesmo mundial). Mais
uma vez, caso as empresas no atendam ao mesmo mercado
consumidor, no h como se falar em concorrncia.
Assim, para a anlise da infrao de trade dress sob o prisma
concorrencial, preciso, inicialmente, verificar se existe concorrncia
entre os produtos/servios assinalados pelos conjuntos imagem em
cotejo.

39
TJRJ, Bem. Infrin.n 2001.005.00243, Des. Mario dos Santos Paulo,Quarta Cmara Cvel, data
de julgamento, 06 de novembro de 2001
40
Discordando dessa tese: Aproveitamento parasitrio BARBOSA, Pedro Marcos Nunes
("Princpio da Funo Social da Propriedade e as marcas de alto renome" (Revista da ABPI de n
110, janeiro/fevereiro de 2011, pg. 32): Entretanto, vedar o uso extra-concorrencial de um signo
distintivo na maioria das vezes evocativo importaria em contrariar o sistema constitucional
que pugna pela livre concorrncia, em detrimento de uma eventual expanso mercantil pelo
titular da marca famosa, mas restrita a um determinado ramo. Mas exatamente uma postura que
o Direito tem denegado, atravs da proibio de marcas defensivas, da previso de caducidade e
licenas compulsrias, do uso de esgotamento de direitos, etc. H um interesse bscio na
economia de favorecer o investimento real e agora, e no de criar feudos em favor de absent
landlords. A tese, neste caso no mais comunista, mas feudal. Nada mais antpoda economia
de mercado. Portanto, a previso normativa que constitui a causa proteo dos direitos de
propriedade industrial vinculada a lealdade, aos atos de boa-f, proteo aos investimentos, e
ao incentivo ao desenvolvimento.
27


Nesse tocante, cumpre esclarecer que possvel haver infrao ao
trade dress por terceiro que no seja concorrente do titular do conjunto
imagem original. Trata-se de casos em que um terceiro copia ou imita um
trade dress visando criar uma associao indevida com os
produtos/servios assinalados por aquele conjunto imagem para
comercializar produtos/servios de outro segmento mercadolgico.
Nesses casos, estaremos diante da um aprovei tamento parasitrio
de trade dress, que, em nossa opinio, pode ser combatida com
fundamento na vedao ao enriquecimento ilcito, na medida em que o
terceiro no concorrente se vale de toda a fama e notoriedade de um
trade dress para comercializar seus produtos/servios sem ter contribudo
de qualquer forma para aquele conjunto imagem ter alcanado tal status.

4.
ALGUMAS OBSERVAES SOBRE O TEMA

Buscamos apresentar no presente trabalho uma viso geral, ainda
que breve, de como funciona a proteo ao trade dress no Brasil, partindo
da conceituao do estudo, passando a delimitao da legislao
aplicvel para, posteriormente, analisar como funciona a aplicao das
normas de concorrncia desleal.
Percorremos este caminho para poder expor o que quais so os
pontos de maior problemtica ou ainda controversos sobre a proteo do
trade dress no Brasil, tendo como base a J urisprudncia analisada.


4.1
Da di stintividade do trade dress

Como asseverado no item anterior, na anlise da jurisprudncia
ptria, a perceo do risco de confuso entre um trade dress o ponto
que mais causa controvrsias na correta proteo desse instituto.
Nesse sentido, para que possamos analisar esse risco de confuso,
querendo ou no, teremos que passar pela verificao de que o trade
28


dress que estaria sendo reproduzido/imitado apresenta suficiente
distintividade.
Afinal, j exaustivamente aduzido no presente trabalho, para que um
trade dress seja passvel de proteo, imperioso que ele possua
suficiente distintividade. Como j aduzido, ela pode ser originria, quando
o conjunto imagem apresenta caractersticas que o distanciam de todos
os demais trade dresses existentes em determinado segmento
econmico. Contudo, pode acontecer que o conjunto imagem tenha uma
apresentao no muito distintiva, mas, em razo de seu uso contnuo,
tenha conquistado fama e reconhecimento perante o pblico consumidor
(secondary meaning).
Como se v, em qualquer um dos casos, importante que a
apresentao visual que assinala um produto/servio permita que o
consumidor consiga diferenci-la das outras apresentaes visuais que
assinalam os demais produtos/servios concorrentes.

4.1.1
Caractersticas que guardem relao com o produto/servio que
assinalam

Muitas vezes, as caractersticas visuais que compem determinado
trade dress guardam extrema relao com o prprio produto/servio que
assinala.
Nestes casos, preciso ponderar se o titular de determinado trade
dress que ostente caractersticas que guardem relao com o produto
teria como proteger a apresentao visual de seu produto, mesmo que ele
tenha sido o primeiro em seu segmento a utilizar tais caractersticas, de
maneira que seu conjunto imagem, poca de seu lanamento, tinha
distintividade originria.
Em nosso entendimento, estes so casos anlogos aos de uma
marca descritiva e evocativa, de maneira que as caractersticas
constantes em um trade dress que guardam relao com o
produto/servio, de forma alguma, podero ser utilizadas ttulo exclusivo
sob o pretexto de proteo do conjunto imagem.
29


Com efeito, possvel verificar que a Suprema Corte norte
americana traou este mesmo tipo de comparao quando do julgamento
do j citado caso Taco Cabana VS. Two Pesos:
A trademark is defined in 15 U.S.C. 1127 as including "any word,
name, symbol, or device or any combination thereof" used by any
person "to identify and distinguish his or her goods, including a
unique product, from those manufactured or sold by others and to
indicate the source of the goods, even if that source is unknown." In
order to be registered, a mark must be capable of distinguishing the
applicant's goods from those of others. 1052. Marks are often
classified in categories of generally increasing distinctiveness;
following the classic formulation set out by Judge Friendly, they
may be (1) generi c; (2) descriptive; (3) suggestive; (4) arbitrary;
or (5) fanci ful. See Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc.,
537 F. 2d 4, 9 (CA2 1976). The Court of Appeals followed this
classification and petitioner accepts it. Brief for Petitioner 11-15. The
latter three categories of marks, because their intrinsic natureserves
to identify a particular source of a product, are deemed inherently
distinctive and are entitled to protection. In contrast, generic marks--
those that "refe[r] to the genus of which the particular product is a
species," Park' N Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., 469 U.S. 189,
194 (1985), citing Abercrombie & Fitch, supra, at 9--are not
registrable as trademarks. Park' N Fly, supra, at 194.
Marks whi ch are merel y descriptive of a product are not
inherently distincti ve. When used to describe a product, they do
not i nherently i denti fy a particular source, and hence cannot be
protected
41
.

Neste sentido, podemos concluir que mesmo em que um
determinado concorrente tenha sido o pioneiro a fazer uso de um trade
dress, caso esse conjunto imagem seja formado por elementos isolados
que guardem relao com o prprio produto/servio que assinala, no

41
Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992), Traduo livre: Uma
marca definida no 15 U.S.C. 1127 como qualquer palavra, nome, smbolo, ou disposio ou
combinao de qualquer umdeles usada por qualquer pessoa para identificar e distinguir os seus
produtos, incluindo umnico produto, dos outros produtos fabricados ou produzidos por outros,
para indicar a origem dos produtos, mesmo que a origem seja desconhecida. Para que seja
registrada, a marca deve ser capaz de disintiguir os produtos do titular do pedido de registro de
terceiros. 1052 Marcas so sempre classificadas em categorias de distintividade crescente;
Seguindo a clssica formulao definida pelo Juiz Friendly, elas podem ser (genricas), (2)
descritivas; (3) sugestivas; (4) arbitrrias; ou (5) fantasiosas.
(...)
As ltimas trs categorias, devido a sua natureza instrnseca de identificar a fonte de umproduto,
so consideradas inerentemente distintivas e passveis de proteo. Ao contrrio, marcas
gen[erias aquelas que se referemao gnero do qual umdeterminado produto espcie, no so
registrveis como marca.
Marcas que so meramente descritivas de umproduto no so inerentemente distintivas.
Quando usadas para descrever um produto, elas no identificam inerentemente uma fonte
particular, e portanto, no podemser protegidas
30


haveria qualquer deslealdade em tal conduta, caso seus concorrentes
venham posteriormente a utilizar em seus respectivos conjunto imagem
as mesmas caractersticas.
A licitude do ato decorre do fato de que, mesmo que no momento
inicial no exista nenhum outro conjunto imagem prximo ou semelhante
com ele - o que, em tese, lhe garantiria uma distintividade inerente - as
caractersticas seriam de uso comum naquele segmento e, portanto,
impossvel de serem utilizadas exclusivamente por um s concorrente.
Com efeito, a deslealdade originria com o titular que se apropria
de bem indisponvel.
Frise-se, no entanto, que isso no afasta a possibilidade de uma
apresentao visual com caractersticas que guardam relao com um
produto seja passvel de proteo por vedao concorrncia desleal,
desde que a combinao dessas caractersticas consiga alcanar
suficiente distintividade.
However, descriptive marks may acquire the distinctiveness which
will allow them to be protected under the Act. Section 2 of the
Lanham Act provides that a descriptive mark that otherwise could not
be registered under the Act may be registered if it "has become
distinctive of the applicant's goods in commerce
42
.
No podemos nos olvidar, todavia, que nesse caso, os requisitos
para verificao de distintividade sero muito mais elevados, para no
permitir burlar o princpio da disponibilidade do objeto de proteo.
Como exemplo, podemos nos valer do segmento mercadolgico de
katchups, em que, apesar de todas as embalagens apresentam
predominantemente a cor vermelha que de uso comum, j que guarda
relao com o tomate, fruto utilizado como principal ingrediente na
fabricao do produto - exercem funo distintiva, eis que possuem outras
caractersticas que permitem ao consumidor diferenciar a origem de cada
produto (como o formato, combinao de cores, uso de marca mista,
disposio do rtulo etc.).

42
Two Pesos, Inc vs. Taco Cabana, Inc. (91-971), 505 U.S. 763 (1992). Traduo livre: Contudo,
marcas descritivas podem adquirir a distintividade para permitir sua proteo por meio do
[Lanham] Act. Seo 2 do Lanham Act permite que marcas descritivas que no poderiam ser
registradas pelo [Lanham] Act possam ser registradas se tornaram-se distintivas dos produtos do
titular do pedido de registro.

31





Como se v, certas caractersticas visuais so comuns s
embalagens de um mesmo segmento mercadolgico, razo pela qual, por
mais que incorporem o trade dress de uma embalagem de uma empresa,
no podem ser objeto de proteo exclusiva, pois o consumidor j tem em
mente que a embalagem de um produto de uma certa categoria
apresentar certas caractersticas.
Verificamos que a J urisprudncia ptria se posiciona no mesmo
sentido:

Observe-se que a divergncia no se pe sobre o nome mocot, que do
domnio pblico, mas sim na forma de uso da marca dos Rus, pela semelhana
das embalagens a causar confuso entre os produtos.
Ou na expresso do perito: No exame sucessivo das amostras dos produtos
fornecidos pelos autores (...) e dos apreendidos no estabelecimento da R (...),
impressionou o perito a extrema identidade da forma ornamental e da cor adotadas
nos frascos de ambos os produtos e a considervel semelhana das
caractersticas das letras e figuras geomtricas utilizadas gravadas [sic] nas
embalagens.
(...)
Com efeito, baseou-se ela nas mais slidas convices do laudo pericial e do seu
esclarecimento, de que, em tema de fundamentao, se extrai o seguinte:
Assim, tanto a forma ornamental do frasco quanto a cor empregada nas
palavras e figuras dos mesmos no so se uso exclusi vo de quer que sej a,
podendo serem utilizadas livremente.
Com efeito, o que constitui a marca dos autores o conjunto original e
caractersti cos da forma das figuras e das l etras utilizadas.
Na verdade, no se trata de contrafao de marca registrada, onde o registro da
marca condio essencial da ao, porm de confuso entre os produtos no
comrcio, conforme o fundamento jurdico do pedido da autora
43
(grifo nosso)





43
TJRJ, AC 2.075/96, Des. Pedro Fernando Ligiero, 6Cmara Cvel, DJ 18/06/96

32


4.1.2
Cdigo de categoria

Ainda no campo da distintividade do trade dress, cumpre destacar
que existem caractersticas que compem determinado conjunto imagem
de um produto/servio que so considerados cdigos de categoria e que,
portanto, tambm no caberia a apenas um concorrente utiliz-la.
Note que os cdigos de categoria no devem ser confundidos com
as caractersticas que guardam relao com o produto/servio assinalado
pelo trade dress, pois aqueles so mais abrangentes e podem abarcar
mais caractersticas.
Em outras palavras, certo que as caractersticas que guardam
relao com o produto/servio, provavelmente, sero encontradas em
todos os trade dresses de um determinado segmento econmico e,
consequentemente, sero um dos cdigos de categoria. Contudo,
preciso deixar claro que os cdigos de categoria podero abarcar outras
caractersticas eu no tenham a menor relao com o produto.
Em relao a este instituto, aplica-se tambm a Teoria da Distncia,
originria do direito marcrio, segundo a qual o risco de confuso entre
duas ou mais marcas, e no caso, trade dress, deve ser analisado em vista
uma situao real, ou seja, do convvio pacfico desses signos com um
mesmo elemento ou elementos semelhantes que assinalam servios
iguais ou similares em nome de titulares diferentes.
De acordo com a Teoria da Distncia, se marcas com um mesmo
elemento ou elementos similares, em nome de diferentes titulares,
coexistem pacificamente para cobrir servios idnticos ou afins, no
justo que outra marca com tal termo no possa ser registrada para cobrir
os mesmos servios das demais.
Nesse sentido, vale destacar as lies de Geert W. Seelig em sua
obra, La thorie de la distance, in Revenue Internationale de la Proprit
Industrielle et Artistique, no. 32, dez. 1965, pg. 389:
Freqentemente, marcas idnticas ou similares so usadas em atividades
tambm idnticas ou prximas. Em geral, o pblico consumidor habituou-se
coexistncia dessas marcas e o resultado que ele est mais atento que de
costume s diferenas que existem entre elas. Se, depois, novas marcas
parecidas chegam ao mercado, o pblico no as confundir com as j existentes,
33


pois se habituou a prestar ateno em suas diferenas, mesmo que pequenas e,
conseqentemente, sabe distingui-las.
Ora, o mesmo raciocnio desenvolvido para marcas tambm se
aplica ao trade dress. Se os consumidores j esto acostumados com
embalagens com caractersticas visuais semelhantes, j possuem uma
sensibilidade mais aguada para distinguir umas das outras, de maneira
que, independente de tal proximidade, ele sabe distinguir a origem de
cada produto.
Fizemos esta breve explanao e diferenciao das caractersticas
para chegar a um ponto que consideramos essencial para se analisar a
distintividade de um trade dress que contenha cdigos de categoria: a
origem destes cdigos.
Da nossa experincia em casos de violao de trade dress,
verificamos certa reincidncia naquele que acusado de violar o conjunto
imagem de um concorrente vale-se do argumento de que as
caractersticas que est utilizando no trade dress de seu produto so
cdigos de categoria e que, portanto, seriam de uso comum.
No entanto, quando analisado com mais cautela percebe-se que o
suposto cdigo de categoria foi criado com base no produto/servio cujo
trade dress est sendo violado. Com efeito, tratam-se de casos em que o
trade dress apresentava uma distintividade original e que, em razo de
serem copiados por diversos concorrentes, suas caractersticas passaram
a definir um suposto cdigo de categoria.
Entendemos que nesses casos, a criao de um cdigo de
categoria, na verdade, seria decorrente da degenerescncia da
distintividade de determinado trade dress originariamente distintivo, que
sofreu processo idntico ao que ocorre com as marcas.
Surge, ento a indagao se a adoo de um cdigo de categoria
por um terceiro importaria em infrao ao trade dress original, ou se o uso
de tais caractersticas no importariam em qualquer violao de direitos
de terceiros, j que seriam de uso comum.
Em nossa opinio, quando verificado que, de fato, aquelas
caractersticas se tornaram comum naquele segmento mercadolgico,
no h como e falar em distintividade do trade dress. Com efeito, voltando
34


ao conceito de concorrncia desleal, se considerarmos que esperado
que todos os concorrentes de um determinado segmento econmico faa
uso de determinados elementos visuais, restaria afastado o critrio da
deslealdade.
No obstante, vale lembrar que, em tese, mesmo utilizando
elementos que se tornaram um cdigo de categoria, possvel que eles
sejam dispostos de maneira a conferir distintividade originria ao trade
dress, ou ainda, que o conjunto imagem venha a ganhar distintividade por
secondary meaning.

4. 2
Do problema na aferio da violao de trade dress

Com efeito, j expusemos nosso entendimento de que a
concorrncia desleal um excelente instrumento, suficientemente capaz
de proteger o trade dress, sem a necessidade de qualquer outra norma
legal ou instituto emprestado de outras reas do direito.
Contudo, em que pese o esforo de todos os envolvidos no assunto
(empresas titulares de trade dresses, seus advogados, doutrinadores,
magistrados etc.) ainda verificamos diversos julgados destoantes entre si
ou destoantes com a matria, permitindo que diversos titulares de trade
dress tenham seus signos distintivos violados, ou, de outro lado,
impedindo que concorrentes atuem em determinado segmento, utilizando
caractersticas que so comuns naquele mercado, sob o falso argumento
de que estariam a violar trade dress de terceiro.
Nesse sentido, indagamos: se a legislao suficiente, se a forma
de proteo por trade dress por concorrncia desleal, como demonstrado
suficiente para garantir os direitos de seus titulares, porque h ainda
tantas decises como as aludidas acima?
Em nosso entendimento, o ponto nevrlgico da resposta pergunta
acima a falta de parmetros objetivos no momento de inferir a
reproduo/imitao do trade dress.
Afinal, a legislao concorrencial clara em determinar que, uma
vez constatado o meio fraudulento para buscar o desvio de clientela, o ato
concorrencial ser considerado ilcito.
35


O problema que o conceito de deslealdade ir ser determinado se
h ou no a reproduo/imitao de um trade dress. Como no existe
uma forma objetiva de constatar tal situao, os magistrados se valham
dos mais diferentes parmetros para buscar compor as lides envolvendo
a matria.

4.3
Da necessidade de verificar a distintividade do trade dress

Como j aludido, no existe a titularidade de um trade dress.
Portanto, para ser passvel de proteo, uma embalagem de um produto,
um design, ou um estabelecimento, invariavelmente, ele ter que
apresentar originalidade, ou seja, tem que ser diversa da de seus
concorrentes, destacando-se que o e o seu mbito de proteo abarcar
to somente os elementos que no esto dentro dos elementos comuns a
toda categoria.
Nesse sentido, a proteo ao trade dress feita quando verificada a
cpia (meio fraudulento), e no mera adoo de elementos comuns
daquela categoria mercadolgica, bem como que tal suposta cpia est
causando uma perda de clientela que no seria esperada dentro do livre
mercado concorrencial (desvio de clientela).
Ser preciso comprovar que o ganho de parcela da clientela do
suposto concorrente decorre de uma prtica de concorrncia desleal, pois
a simples perda de mercado no pode servir para que uma empresa
queira imputar aos seus concorrentes a prtica de um ato ilcito e, assim,
retir-los do mercado, para obter o seu monoplio.
Afinal, em qualquer mercado onde exista a livre concorrncia,
sempre que surgir um novo player, a tendncia que este, naturalmente,
sem fazer uso de qualquer prtica desleal, ganhe parcela da clientela de
seus concorrentes.
este o princpio basilar da Ordem Econmica Liberal, adotada em
nossa Constituio, que tem como paradigmas a livre iniciativa e a livre
concorrncia a fim de estimular a economia o desenvolvimento nacional,
36


objetivo fundamental da Repblica Federativa do Brasil, previsto no artigo
3, inciso II, da Lei Maior.
Como se v, a simples alegao de que a embalagem de um
produto apresenta caractersticas visuais prximas das de seus
concorrentes no suficiente para que reste configurada a prtica de um
ato ilcito ou desleal.

4.3.1
Distintividade Originria

Portanto, inicialmente, para que se possa cogitar a proteo de um
trade dress, preciso que seja analisado se o signo supostamente
reproduzido ou imitado conta com o atributo da distintividade.
No tocante distintividade originria, nos parece que esta mais
fcil de ser constatada, pois prescinde apenas de que o trade dress
anterior apresente caractersticas distintas das demais apresentaes
visuais naquele segmento comercial.
Em nosso entendimento, as seguintes perguntas ajudam a resolver
essa dvida:

1) O trade dress apresenta cores, formatos, ou qualquer outras
caractersticas que guardem relao com o produto/servio que
est assinalando?

Essa pergunta visa identificar a questo j aludida acerca do uso de
caractersticas que guardam relao com o produto/servio assinalado.
Assim como as marcas descritivas, evocativas e algumas evocativas, se o
trade dress tem caractersticas que identificam o prprio produto ou
servio, ele ser de uso comum e impossibilitado de ser utilizado de forma
exclusiva.
Nesse sentido, se todos os demais concorrentes tm o direito de
utilizar as mesmas caractersticas, certamente aquele no ter
distintividade inerente.

37


2) O trade dress apresenta combi nao de cores, formatos, ou
quaisquer outras caractersticas que podem ser observadas em
outros conj untos imagens da mesma categori a?

Da mesma forma, se determinadas caractersticas que, mesmo que
fossem inerentemente distintivas (por no guardarem relao com o
produto/servio que assinalam), caso estejam sendo utilizadas por todos
os concorrentes, sofrendo de degenerescncia, tambm no podero ser
utilizadas ttulo exclusivo por um concorrente, impedindo que o seu
trade dress seja dotado de distintividade inerente.

3) Especialmente no tocante forma do trade dress, ela
apresenta alguma funcionalidade?

A funcionalidade do formato do trade dress no uma preocupao
costumeira dos julgados analisados no presente estudo, mas
usualmente questionada em precedentes norte-americanos que pudemos
observar.
A questo aqui simples: se o formato apresenta uma determinada
funcionalidade, ele tambm no pode ser utilizado titulo exclusivo por
um nico titular de trade dress, pois, dessa maneira, os demais
concorrentes ficariam impedidos de se valer do mesmo formato.
Ocorre que, como o formato funcional, a sua utilizao essencial
para a efetiva prestao do servio ou funcionamento do produto. Privar
os demais concorrentes de sua utilizao seria priv-los de disputar
clientela no mercado, j que seus produtos/servios no teriam
funcionalidade.
Como se v, a origem dessas perguntas sempre orbita em torno de
verificar se as caractersticas utilizadas no trade dress sob anlise so de
uso comum e/ou inapropriveis titulo exclusivo. Tais caractersticas,
alm de conferirem uma apresentao no original ao trade dress,
tambm devem ser franqueadas todos os concorrentes, sob pena de
impedirem os concorrentes a competirem no mercado.
Portanto, caso a resposta a essas perguntas sejam negativas, h
grandes indcios que o trade dress apresente distintividade originria.
38


Contudo, algumas outras caractersticas podem ser observadas que
ajudam concluir tal fato com mais certeza:

4) O trade dress util iza cores, formatos ou quaisquer outras
caractersticas que destoem consideravelmente do
produto/servio que pretendem assinalar?

Assim como aludimos de forma analgica s marcas descritivas,
sugestivas e evocativas, tambm entendemos possvel aduzir que
caractersticas que no tenham qualquer relao com o produto/servio
assinalado possam ser consideradas equivalentes a marcas arbitrrias ou
fantasiosas, dependendo do grau de afastabilidade que guardarem com o
produto/servio assinalado.
Portanto, quando estiver sendo realizada a anlise de possvel
reproduo ou imitao de um trade dress que apresente essas
caractersticas, muito provvel que ele seja dotado de distintividade
inerente e, com efeito, esteja sendo objeto de contrafao.
Nesse tocante, preciso destacar que a apresentao dessas
caractersticas to distintivas permitiria ao titular aduzir que seu trade
dress ainda possui distintividade, mesmo que mais de um concorrente
esteja copiando-o.
Isto, pois, devido natureza dessas caractersticas, torna-se difcil
de encontrar outra motivao para o suposto infrator se aproximar do
trade dress original que no seja o intuito de buscar o desvio de clientela
por uso de tal apresentao visual.

5) O ti tular do trade dress um dos pi oneiros em seu
segmento?

Da mesma forma como ocorre com a pergunta acima, a questo aqui
, mais uma vez, tentar identificar a necessidade do suposto infrator
utilizar caractersticas to prximas ao do trade dress original. Afinal, se
demonstrado que aquela apresentao visual possui distintividade
39


originria, qual seria a razo de seu concorrente se valer de
caractersticas idnticas ou semelhantes?
Neste sentido, verificamos que, muitas vezes, o pioneiro em
determinado segmento econmico, mesmo tendo um trade dress
originariamente distintivo, acaba sendo objeto de contrafao, eis que
seus concorrentes procuram se valer da fama que aquele produto/servio
conquistou com o pblico consumidor.
Com isso, o terceiro concorrente evita os custos com
desenvolvimento de um trade dress original, assim como na divulgao
de seu produto ou servio. Tal fato, ainda importar na degenerescncia
daquele trade dress.
Por tal razo, entendemos para a anlise da distintividade
originria de um trade dress, deve ser avaliado no somente o
pioneirismo de seu uso, mas tambm o pioneirismo de seu titular na
atuao naquele segmento, sendo certo que, se aquele trade dress no
apresenta caractersticas comuns e, mesmo, o suposto infrator muito se
aproxima dele, so muito provveis as chances de estarmos diante de um
caso de imitao ou reproduo.

4.3.2
Distintividade adquirida

Como j comentamos, a distintividade adquirida verificada em
determinado conjunto-visual originariamente privado de distintividade e
que, em razo de seu uso contnuo, consegue adquirir perante o
consumidor o devido reconhecimento, que permite-lhe identificar a origem
do produto ou servio que assinala.
Nesse sentido, a constatao da distintividade adquirida ir
demandar outras perguntas que no se aplicam investigao da
atividade originria, j que certo que aquele conjunto visual dotado de
caractersticas comuns, encontradas nos demais concorrentes, o que,
muitas vezes, impede a sua proteo
44
.

44
inegvel que as embalagens e os rtulos dos dois produtos, fabricados por empresas lderes
de mercado e com marcas de forte penetrao junto ao pblico consumidor, guardam algumas
similitudes.
40



Os formatos das embalagens so semelhantes, como o so, de resto, todas as embalagens de
pizzas. As embalagens podem ser redondas, ou quadradas, ou octagonais, mas a simples forma,
no caso, no traduz novidade e desacompanhada de outros elementos insuficiente para
caracterizar concorrncia desleal (...) No me impressiona a similitude de estampas, pois ligadas
prpria natureza dos produtos (...)A adotar a tese da autora, deveriam ser alteradas todas as
embalagens de iogurte de sabor morango, tradicionalmente na cor rosa e com imagens da fruta
no rtulo. No h direito de exclusividade sobre cores e embalagens, irregistrveis como marcas,
especialmente quando comuns ou vulgares dos produtos (art. 124, incisos VIII e XXI da L.
9.279/96).
(...) O consumidor padro de pizzas congeladas, produtos destinados, por natureza e preo, s
classes mais abastadas da populao, certamente no se guia pela cor, nem pela figura do
rtulo, mas sobretudo pela marca do fabricante. Nas gndolas refrigeradas de supermercados,
os produtos so colocados lado a lado, de modo que se destacam no pelas coincidncias, que
impossibilitaria a escolha racional, mas sim pelas diferenas entre os rtulos e as embalagens.
Entre os elementos distintivos, coloco em relevo no caso concreto os nomes e sobretudo as marcas
(Perdigo, Sadia) dos produtos.
(...)Pressuposto para o ato ilcito de concorrncia desleal por desvio de clientela a
potencialidade da conduta induzir o consumidor a erro, adquirindo um produto por outro.
No com certeza o caso dos autos Os clientes certamente no sero induzidos a erro pela
fotografia do rtulo e no levaro para casa por engano uma pizza pela outra.
As coincidncias de embalagem e de rtulo, no caso concreto, servem para marcar os
componentes comuns dos produtos - pizzas de queijo- e no para estabelecer a confuso entre
marcas de imenso prestgio, fazendo o consumidor levar um por outro. (TJSP, Ap. Cv. N
329.677.4-2-00, 4 Cm. Dir. Priv., rel. Des. Teixeira Leite, j. 11.09.08)
As marcas 'Nescau' e 'Toddy' so renomadas e se distinguem em todas as classes sociais, por
conseguinte, o alegado pela apelante no est caracterizado, at porque as partes competem
amplamente no mercado e reiteradamente tm modificado as embalagens dos produtos que
fabricam; a utilizao das cores branca, amarela, vermelha e azul, por si s, no pode dar
origem concorrncia desleal.
O que efetivamente existe que os produtos fabricados pelas partes so muitos prximos e
originrios de um vegetal, qual seja, o cacau, dissolvido num produto natural, que o leite, assim
sendo, h pouco a distinguir um do outro no que envolve a apresentao, contudo, pblico e
notrio, portanto, independe de provas, que 'Toddy' e 'Nescau' so marcas distintas, no se
podendo subestimar a opo do consumidor na aquisio de um produto por outro, j que se trata
de preferncia pessoal por esta ou aquela marca, levando em considerao o sabor e at mesmo o
preo.
Desta forma, a pretenso da apelante de que estaria havendo cpia, ainda que parcial, da
embalagem utilizada no produto 'Nescau' no tem consistncia, haja vista que a autora no tem
exclusividade de uso das cores, e nem mesmo da forma como o chocolate lquido se apresenta,
ou do invlucro que poderia conter o mencionado lquido, o que, inclusive, pode ser comparado
com marcas distintas de automveis, pois o consumidor mesmo tendo veculos com a mesma cor e
eventual semelhana no modelo, tambm levar em considerao em caso de aquisio do
produto as peculiaridades tcnicas e outros itens correlatos, como o preo, no entanto, sempre
ter realce a marca escolhida, o mesmo acontecendo no caso em exame.
(...) Desta forma, o que efetivamente busca a apelante excluir a r da concorrncia de
mercado, o que no pode ocorrer, pois, inclusive, benfico ao consumidor a escolha do produto
levando em considerao as marcas existentes, bem como contribui para que o preo no se eleve
demasiadamente, haja vista que se trata de um componente da alimentao principalmente na
infncia. (TJSP Ap. Cv. N 252.756-4/8-00, 7 Cam. Dir. Priv., rel. Des. Natan Zelinschi de
Arruda, j. 25.06.08) destaques nossos.
TUTELA ANTECIPADA - Marca Concorrncia desleal - Pretenso absteno de uso de
embalagens nas cores amarelo e rosa em produtos do gnero alimentcio voItados a pblico
infantil - Indeferimento pelo MM. Juzo - Admissibilidade dessa deciso - Ausncia de srios
indicativos acerca do risco de possvel confuso pelo consumidor e efetivo prejuzo empresa
recorrente - Inexistncia de prova inequvoca a convencer da verossimilhana da alegao
Recurso no provido. (TJSP, AI n 517.443-4/0-00, 6 Cam. Dr. Priv., rel. Des. Encinas Manfre,
j. 02.08.07)
Nesse passo, a cor de fundo amarela ou de letras em verde, que sequer possuem idntica
tonalidade ao do novo produto (fls. 291, 1005 e 1006, 1233 e 1234), so elementos insuficientes
41


Assim, entendemos que, nesse caso, a pergunta principal que deve
ser feita : O pblico consumidor reconhece determinado trade dress
como identificador da origem de um servio/produto?
E talvez o ponto aqui mais controverso no seja a pergunta, mas,
sim, como chegar a sua resposta. Com efeito, nos parece evidente que
qualquer tentativa de responder essa indagao demandar de uma
pesquisa de mercado, mas ainda assim, faz-se necessrio o
estabelecimento de determinados critrios.
Afinal, qual seria a porcentagem necessria de consumidores que
conseguem reconhecer aquele trade dress como identificador de um
produto/servio para podermos afirmar que o conjunto imagem adquiriu
distintividade secundria?
Neste tocante, nossa sugesto que sejam criados requisitos
objetivos que permitam chegar a essa concluso, como, por exemplo,
ocorre com o reconhecimento do alto renome.

para amparar a tutela almejada, mormente face das outras cores, grafismos nitidamente
distintos. preciso conviver com uma margem de proximidade, quando incapaz de
consubstanciar uma associao imitativa marca que j foi de maior relevncia no mercado
consumidor.
Contrariamente, estaramos diante da monopolizao do amarelo como colorao de fundo para
embalagens de dentifricios, ainda que no houvesse a combinao estampada no ato registrrio
junto ao INPI (fls. 152) ou a elaborao de forma visualmente imitadora.
(...)Vale dizer, a semelhana quanto cor no atinge a similaridade passvel de reprimenda pela
via judicial, porque eventual escopo impeditivo demandaria a comprovao de uma
identificao ou uniformidade visvel, como j dito, face apreciao do todo e capaz de gerar
confuso junto ao mercado consumidor (...)
De qualquer modo, em face da nossa legislao no admitir a apropriao de cores no mbito
marcrio, resta necessrio tolerar uma certa semelhana quanto colorao preponderante,
desde que no leve confuso do mercado consumidor, segundo a viso do homem mdio, no
caso, concebida pela percepo amplamente majoritria dos consumidores avaliados. (TJSP,
Ap. Cv. N 245.538-4/7-00, 5 Cm. Dir. Priv., rel. Des. Oscarlino Moelle, j. 11.06.08)
Emsentido contrrio: No tocante ao uso da embalagem, entendeu a sentena de rejeitar o pedido
da Apelante dada a semelhana de formato e cores com a embalagem da marca KOLESTON e,
como uma conseqncia lgica desse entendimento no poderia declarar inexistncia de violao
da marca KOLESTON, como pretendido pela Apelante. A sentena foi categrica ao afirmar que
evidente a imitao da embalagem do produto daquelas, utilizando-se a autora de denominao
COR E TON em lugar daquela cujo registro detm, repita-se ainda uma vez COR & TON,
tornando-se patente a imitao, mormente em caixa do mesmo tamanho e colocao assemelhada.
A possibilidade enfatizada pela sentena de induzimento do consumidor a erro, dvida, ou
confuso manifesta.
Seria pura perda de tempo realizar uma percia para a constatao de algo to bvio.
A alegao de que outros fabricantes usam embalagens com as mesmas cores obviamente
irrelevante para o julgamento desta causa onde se discutem a questo entre apelante e
apelada. (TJRJ, AC 2003.001.08938, Des. Ruyz Athayde Alcntara de Carvalho, 9 Cmara
Cvel, DJ 29/01/04)


42


Por meio da Resoluo n 110/2004, o Instituto Nacional de
Propriedade Industrial INPI listou diversos requisitos que devem ser
demonstrados pelo titular de uma marca para que seja reconhecido seu
alto renome
45
.
Constatamos que, por meio da comprovao de determinados
quesitos, como o perodo de uso do trade dress, rea de atuao da
empresa, volume de vendas, volume de investimentos em publicidade
etc., possvel inferir se uma marca conseguiu alcanar suficiente
reconhecimento do pblico consumidor, merecendo o status de alto
renome.
Neste sentido, talvez at mesmo luz destes critrios seja possvel
inferir se um trade dress conseguiu adquirir distintividade secundria.
Uma vez constatado tal fato, no nos parece que a verificao da
tentativa de reproduo ou imitao por parte de um terceiro seja de difcil
avaliao, j que ela decorrer da simples aproximao com o conjunto-
imagem original.
Conclumos, assim, que, em nosso entendimento, por meio das
perguntas aqui destacadas, bem como a forma de respond-las,

45
Art. 5 O requerente da proteo especial de que trata o art. 125 da LPI dever apresentar ao
INPI, incidentalmente, no ato da oposio ou do processo administrativo de nulidade, as provas
cabveis comprovao do alto renome da marca, podendo aportar, emcarter suplementar s
provas ordinariamente por ele coligidas, os seguintes elementos informativos:
1) data do incio do uso da marca no Brasil;
2) pblico usurio ou potencial usurio dos produtos ou servios a que a marca se aplica;
3) frao do pblico usurio ou potencial usurio dos produtos ou servios a que a marca se aplica,
essencialmente pela sua tradio e qualificao no mercado, mediante pesquisa de opinio ou de
mercado ou por qualquer outro meio hbil;
4) frao do pblico usurio de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente,
identifica a marca com os produtos ou servios a que ela se aplica, mediante pesquisa de opinio
ou de mercado ou por qualquer outro meio hbil;
5) frao do pblico usurio de outros segmentos de mercado que, imediata e espontaneamente,
identifica a marca essencialmente pela sua tradio e qualificao no mercado, mediante pesquisa
de opinio ou de mercado ou por qualquer outro meio hbil;
6) meios de comercializao da marca no Brasil;
7) amplitude geogrfica da comercializao efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no
exterior;
8) extenso temporal do uso efetivo da marca no mercado nacional e, eventualmente, no mercado
internacional;
9) meios de divulgao da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
10) extenso temporal da divulgao efetiva da marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
11) valor investido pelo titular empublicidade/propaganda da marca na mdia brasileira nos
ltimos 3 (trs) anos;
12) volume de vendas do produto ou a receita do servio nos ltimos 3 (trs) anos;
13) valor econmico da marca no ativo patrimonial da empresa.

43


possvel constatar a distintividade de um trade dress que, como
demonstrado, o requisito essencial para a sua proteo.

4.4
Da desnecessidade de comprovao do desvio de clientela para
confi gurao da imitao ou reproduo do trade dress

Um dos elementos identificadores de um ato de concorrncia
desleal, preciso que ocorra um desvio de clientela, ou seja, que aquele
que sofreu um suposto ato de concorrncia desleal tenha perdido
consumidores para quem o praticou.
Em uma primeira anlise deste elemento, acredita-se que possvel
inferir o desvio de clientela simplesmente pela reduo do faturamento
daquele que est sofrendo o ato de concorrencial desleal, no caso em
tela, daquele que est tendo o seu trade dress contrafeito por terceiro.
Ocorre que, na prtica, muitas vezes o desvio de clientela no to
simples de ser inferido. Com efeito, necessrio ter em mente que a
perda de faturamento de uma empresa - o que, em tese, teria ocorrido em
razo do desvio de clientela decorrente do ato desleal pode se dar pelas
mais variadas razes, como alteraes no panorama econmico, m
administrao da empresa ou at mesmo em razo de desvio de clientela
para um concorrente que est praticando atos leais de concorrncia
46
.
Por tal razo, a verificao do desvio de clientela, ou melhor, a
verificao de sua causalidade com o suposto ato desleal se torna de
difcil de ser constatado. E essa dificuldade, muitas vezes, implica no no
reconhecimento da deslealdade de um ato de cpia/imitao.
Em nosso entendimento, a dificuldade de se avaliar se o desvio de
clientela ocorreu em razo de um ato de concorrncia desleal pode ser
superado se nos valermos analogicamente do posicionamento doutrinrio,
j consolidado na jurisprudncia ptria, de que para que seja constatada a

46
CERQUEIRA, J oo Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed.
Lmen Jris, pg. 282: O que importa, pois, a natureza ilcita ou condenvel do ato e no o fim
visado. Se assim no fosse, o simples fato do desvio de clientela, independentemente dos meio
empregados, constituiria concorrncia desleal; por outro lado, os atos desleais de concorrncia
desleal no seriam de represso quando no atingissem o seu objetivo, o que, como teremos
ocasio de ver, no exato.
44


infrao de uma marca (e sua conseqente reparao) prescinde a
comprovao do dano, concluindo-se que este presumido.
Neste sentido, podemos nos valemos do emblemtico voto da
Ministra Nancy Andrighi:

A questo posta a desate consiste em saber se a mera exi stnci a de
contrafao autoriza a condenao em danos materiais, ou se, ao contrrio,
os danos materiais sero devi dos se houver prova no apenas da existncia
de contrafao, mas da efetiva comerciali zao do produto falsificado.
(...)
A tese, at hoj e sustentada por este Tri bunal, a de que os danos materi ai s,
em tais hipteses, esto condicionados prova de comercial izao do
produto falsifi cado, porquanto tal comerci al izao, ainda que de poucas
unidades, constitui o elemento hbil a gerar dano patri moni al ao titular da
marca.
Nessa linha, citem-se os seguintes precedentes: REsp n. 101.059/RJ , Rel. Min.
Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 07/04/1997, REsp n. 115.088/RJ , Rel.
Min. Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ 07/08/2000, REsp n. 101.118/PR, Rel.
Min. Slvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ 11/09/2000 e REsp n.
316.275/PR, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 12/11/2001.
Tal entendimento, entretanto, est a merecer uma evoluo interpretativa,
considerado o quadro social vigente, e isto por duas razes.
Pri meiro, porque notria a enorme extenso que a prtica de contrafao
assumiu em nosso Pas, principalmente no segmento de mercado sob anlise
(artigos de maquinaria). Esse panorama ftico injusto e pernicioso no pode ser
ignorado pelo Poder J udicirio, sob pena de no se cumprir, nesse campo, a
almejada pacificao social, representada pela tica e lealdade de concorrncia
que devem informar as prticas comerciais.
Segundo, porque o art. 209 da Lei n. 9279/96, em clara exegese, no condiciona
a reparao dos danos materiais prova de comercializao dos produtos
fabricados, in verbis: Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e
danos em ressarcimento de prejuzos causados por atos de violao de direitos de
propriedade industrial e atos de concorrncia desleal no previstos nesta Lei,
tendentes a prejudicar a reputao ou os negcios alheios, a criar confuso entre
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de servio, ou entre os
produtos e servios postos no comrcio.
O di spositivo autoriza a reparao material se houver ato de vi olao de
di rei to de propri edade i ndustrial, o que, no presente processo, constitui fato
devidamente comprovado com a apreenso de bolsas falsificadas.
Nesses termos considerados, a indeni zao por danos materiais no possui
como fundamento a 'comercial izao do produto falsificado', mas a
'vulgarizao do produto e a depreciao da reputao comerci al do titular
da marca', levadas a cabo pela prtica de falsificao.
47
(grifo nosso)

E demonstrado que o julgado acima transcrito no isolado,
podemos tambm citar outro precedente jurisprudencial:
CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. MARCAS RICAVEL E RICAVE.
POSSIBILIDADE DE CONFUSO. EMPRESAS QUE ATUAM NO MESMO
"SEGUIMENTO" (sic), SOB A MESMA BANDEIRA. VIOLAO AOS ARTS. 129 E
189, I, DO CDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL . 1. Para a tutel a da marca
basta a possibilidade de confuso, no se exigindo prova de efetiva engano

47
STJ, Resp n. 466.761-RJ (2002/0104945-0), Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data de
publicao 04/08/2003.
45


por parte de clientes ou consumidores especficos. 2. Recurso Especial
parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
48
(grifo nosso)

Assim, se trouxermos essa teoria para a infrao de trade dress (que
afinal, um signo distintivo assim como as marcas), seria necessrio para
o titular de um conjunto imagem apenas demonstrar que ele foi
copiado/imitado, prescindindo a comprovao do dano, eis que, no caso,
o dano o desvio de clientela, com a conseqente perda de faturamento.
A esse respeito, j ensinava Gama Cerqueira:
Provado que se trata de atos de concorrncia desleal suscetveis de causar
prejuzos, deve a ao ser julgada procedente, com a condenao do ru ao
pagamento, pelo menos, dos honorrios do advogado dos autos e das despesas
judiciais e extrajudiciais. No se concebe, realmente, que, provada a existncia
do ato i lcito, o ru se li vre de condenao, alegando que os seus atos no
causaram prejuzo, ou eu o autor no conseguiu prov-los, ou, ainda, que o
dano eventual no ressarcvel. Alis, deve-se observar que, no caso, no se
cogita do ressarcimento de danos eventuais, os quais, entretanto, constituem base
suficiente para a ao. Por outro lado, o fundamento da responsabilidade civil
por atos ilcitos no se encontra no dano causado, mas no dolo ou culpa do
agente, tanto que a simples violao do di rei to alhei o, independentemente de
prejuzo, bastante para acarret-la
49
(grifo nosso)

Assim, em nosso entendimento a anlise da ilicitude de uma
reproduo de trade dress prescindiria da anlise do elemento do desvio
de clientela. Nesse mesmo sentido, j encontramos jurisprudncia
corroborando nosso posicionamento:
Como j assentado na jurisprudncia de nosso Tribunal Superior, a indevida
utili zao de marca ou embalagem de propriedade de concorrente por si s
evi dencia o dano material e concluir que o inverso representaria a prpria
ilicitude da conduta.
(...)
Assim, necessria se torna a reforma parci al da sentena, para fazer constar
a procedncia do pedido de indenizao por danos materi ai s,
consubstanciadas nas importncias auferidas com a venda do produto similar ao
das autoras, durante todo o perodo de sua produo e comercializao, a serem
apuradas em sede de liquidao
50







48
(REsp 401105/RJ, relator Min. HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (Des. Convocado
do TJ/AP), Quarta Turma, DJe de 03/11/2009)
49
CERQUEIRA, J oo Gama. Tratado da Propriedade Industrial, Vol. II, Tomo II, 2010, Ed.
Lmen Jris, pg. 282.
50
TJRJ, AC 38.587/2006, Des. Raul Celso Lins e Silva, 17Cmara Cvel, DJ 21/09/2006.
46


5.
CONCLUSO

Passando pela conceituao, origem, proteo legal e anlise de
demais elementos que envolvem o trade dress, alm de elaborarmos um
breve estudo sobre concorrncia desleal. Assim, conseguimos
demonstrar a interseo entre estes dois institutos, mormente no que
tange proteo do trade dress por meio das regras que vedam a
concorrncia ilcita.
Nessa anlise, constatamos que o inciso III, do artigo 195 da Lei de
Propriedade Industrial que servir de fundamento legal para que o titular
de um trade dress possa proteger o seu signo distintivo, j que tal
dispositivo legal reveste de ilicitude o ato de concorrncia desleal de
desviar clientela por meio fraudulento.
Verificamos, ainda, que dentro deste conceito de concorrncia ilcita
a reproduo ou imitao do trade dress consistir no meio fraudulento
pelo qual um concorrente ir praticar o ato ali tipificado.
Neste contexto, a anlise da efetiva reproduo ou imitao de um
trade dress assume o papel fundamental de permitir a identificao da
ocorrncia de um ato ilcito.
Aduzimos, no entanto, que tal anlise prescinde da constatao se o
trade dress objeto da suposta imitao ou reproduo dotado de
distintividade, atributo que lhe permite exercer o papel de identificar a
origem de um produto ou servio e que lhe confere relevncia econmica
e jurdica.
Contudo, tendo em vista a falta de objetividade, ao menos dos
precedentes judiciais analisados no presente estudo, quando da
constatao da infrao, sugerimos uma srie de perguntas que, em
nosso entendimento, permitem uma constatao mais segura na anlise
da distintividade de um trade dress.
Ainda, expusemos nossa opinio, embasada na jurisprudncia e
doutrina, de que a constatao do dano decorrente da reproduo ou
imitao de um dano prescinde de sua comprovao, eis que decorre da
prpria infrao ao signo distintivo.
47


Neste sentido, a constatao da prtica do ato de concorrncia ilcita
tipificada no referido inciso III, do artigo 195, da LPI, prescinde da
comprovao do desvio de clientela, restando como nico requisito para a
aplicao de tal norma, a comprovao da infrao trade dress.
Ante todo o exposto, conseguimos concluir que a soluo dos casos
de infrao ou reproduo de trade dress iro versar precipuamente na
anlise da distintividade do conjunto visual sob anlise, o que pode ser
feito por meio das perguntas sugeridas, sem prejuzo de outras que
vieram a ser desenvolvidas.
Uma vez constatada esta distintividade do trade dress em anlise,
ser fcil identificar a sua infrao por terceiros, j que, qualquer
concorrente que se aproxime daquele signo dotado de distintividade,
estar tentando imit-lo ou reproduzi-lo, configurando o meio fraudulento.































48


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