pagina 1 di 21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti
magistrati:
dott. Fernando Ciampi pres.
dott. Claudio Marangoni giud. rel.
dott.ssa Alima Zana giud.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4027 del ruolo generale per gli
affari contenziosi dellanno 2012 vertente
TRA
FUNCTIONAL STORE s.r.l., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, via Podgora 9, presso lo studio dei
procuratori avv.ti Riccardo GIOIA e Giuseppe SPAZZI che la
rappresentano e difendono;
- attrice -
E
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 2 di 21

CROSSFIT Inc., in persona del legale rappr.te pro tempore;
elett. dom.ta in Milano, via Meravigli 16, presso lo studio del
procuratore avv. Karin MURARO che la rappresenta e difende unitamente
agli avv.ti Mark BOSSHARD e Maria BALESTRIERO del foro di Milano;
- convenuta
OGGETTO: diritto di marchio.
CONCLUSIONI
Alludienza di precisazione delle conclusioni del 26.2.2014 i
procuratori delle parti cos concludevano:
per lattrice: In via pregiudiziale
- respingere leccezione di carenza di giurisdizione / competenza
avanzata da CrossFit, siccome infondata per i motivi dedotti
nella narrativa degli atti depositati;
Nel merito
1. Accertare e Dichiarare lassenza di contraffazione dei marchi CE
Crossfit nn. 5049192 e 1086145 ad opera dei marchi CROSS GYM di
cui ai titoli:
italiano n. 1320489 del 21.07.2010 e
CE n. 8493983 del 01.02.2010,
per i motivi di cui in narrativa;
2. Ordinare la pubblicazione della sentenza per 3 (tre) volte
consecutive su quotidiani a tiratura nazionale con caratteri
tripli del normale, a cura di Functional Store ed a spese della
convenuta, con riserva di specificare le testate;
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 3 di 21

3. Fissare una congrua penale, comunque non inferiore a
1.000,00=, per ogni giorno di ritardo nellesecuzione
dellemananda sentenza.
In via di riconventio riconventionis
4. Accertare e Dichiarare la nullit dei marchi verbali Crossfit di
cui ai titoli:
CE n. 5049192 del 02.08.2007 e
CE n. 1086145 del 18.08.2011,
per i motivi tutti dedotti nella narrativa degli atti depositati;
In via istruttoria:
chiede
5. Ammettersi prova per interrogatorio formale e per testi sui
seguenti capitoli di prova:
I. Vero che Maurizio Maddaloni, precedente titolare del marchio
CROSS GYM, depositava la domanda di registrazione del marchio in
parola in data 17.09.2008, come da doc. 2 che si rammostra al
teste?;
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino, Sig.
Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia, Sig. Davide Rombolotti)
II. Vero che Maurizio Maddaloni, precedente titolare del marchio
CROSS GYM, quantomeno sin dal settembre 2008 commercializzava i
propri prodotti e contraddistingueva la propria attivit con il
marchio CROSS GYM?
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 4 di 21

(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;
Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,
Sig. Davide Rombolotti)
III. Vero che Functional Store, il 28 ed il 29 novembre del 2009,
organizzava presso la propria palestra di Milano e su richiesta
di CrossFit i corsi di certificazione internazionale degli
istruttori crossfit?;
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;
Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,
Sig. Davide Rombolotti)
(Doc. 10: Fotoriproduzioni First Level Certificate Crossfit del
novembre 2009 pagina web certificata Hasbot tratta dal sito
www.crossfit.com)
(Doc. 11: Video First Level Certificate Crossfit del novembre 2009,
Video Sectional 2010, Video First Level Certificate Crossfit del
maggio 2010, Video First Level Certificate Crossfit del gennaio 2011
- certificati Hasbot)
IV. Vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede,
Functional Store metteva a disposizione degli istruttori crossfit
e dei soggetti candidati alla certificazione la palestra, il
materiale e lattrezzatura sportiva tutti contraddistinti dal
marchio CROSS GYM? (cfr doc. 10 e 11 cit.)
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 5 di 21

(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;
Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,
Sig. Davide Rombolotti)
V. Vero che Functional Store, il 20 ed il 21 marzo 2010,
organizzava su richiesta di CrossFit la gara internazionale di
qualificazione ai crossfit games, valida per tutto il Sud Europa
(Sectional)?
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;
Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,
Sig. Davide Rombolotti)
(Doc. 12: Fotoriproduzioni Sectional 2010 e pagina web certificata
Hasbot tratta dal sito www.crossfit.com)
VI. Vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede,
Functional Store allestiva una palestra ad hoc per levento con
materiale ed attrezzature sportive a marchio CROSS GYM? (cfr.
docc. 11 e 12 cit.)
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;
Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,
Sig. Davide Rombolotti)
VII. Vero che Functional Store l'8 e 9 maggio 2010, organizzava
presso la propria palestra di Milano e su richiesta di CrossFit i
corsi di certificazione degli istruttori crossfit?; (cfr. doc.
11, cit.)
(Doc. 13: pagina web www.crossifit.com con certificazione hasbot);
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 6 di 21

(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;
Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,
Sig. Davide Rombolotti);
VIII. Vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede,
Functional Store metteva a disposizione degli istruttori crossfit
e dei soggetti candidati alla certificazione la palestra, il
materiale e lattrezzatura sportiva tutti contraddistinti dal
marchio CROSS GYM? (cfr docc. 11 e 13 cit.);
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;
Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,
Sig. Davide Rombolotti);
IX. Vero che Functional Store, l'9 e il 9 gennaio 2011, organizzava
presso la palestra di Milano Urban 9mm e su richiesta di CrossFit
i corsi di certificazione internazionale degli istruttori
crossfit?; (cfr. doc. 11, cit.)
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;
Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,
Sig. Davide Rombolotti, Sig. Diego De Ascentis, Sig. Davide Padoan);
X. Vero che, nella circostanza di cui al capitolo che precede,
Functional Store metteva a disposizione degli istruttori crossfit
e dei soggetti candidati alla certificazione la palestra, il
materiale e lattrezzatura sportiva tutti contraddistinti dal
marchio CROSS GYM? (cfr doc. 11 cit.);
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 7 di 21

(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino;
Sig.ra Valentina Croce, Sig. Ezio Speziali, Sig. Davide Garavaglia,
Sig. Davide Rombolotti, Sig. Davide Padoan);
XI. "Vero che nella circostanza di cui al capitolo che precede,
Functional Store metteva a disposizione degli istruttori crossfit
e dei soggetti candidati alla certificazione la palestra, il
materiale e lattrezzatura sportiva tutti contraddistinti dal
marchio CROSS GYM? (cfr 11 cit.);
XII. Vero che, Ella ebbe a scrivere/ ricevere le comunicazioni email
che Le si rammostrano?" (cfr. doc. 55);
(Interrogatorio formale della parte; teste: Sig. Umberto Avino; Mr.
Dave Castro e Mrs. Nicole Carol, Mr. Tony Budding);
6. Disporsi, indagine demoscopica finalizzata a rilevare la
percezione del significato presso gli utenti qualificati del nome
crossfit, quale nome generico indicante un metodo di allenamento.
7. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Per la convenuta: - in via principale, preliminarmente:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilit della domanda di
nullit/decadenza dei marchi comunitari "CROSSFIT" n. 5.049.192 e n.
1.086.145 proposta dall'attrice in via di reconventio reconventionis
solo con la prima memoria ai sensi dell'art. 183 VI cornma c.p.c., in
quanto tardiva;
2) accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione/competenza del
Tribunale dei marchi comunitari presso il Tribunale delle Imprese di
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 8 di 21

Milano a conoscere dell'azione di nullit/decadenza dei marchi
comunitari "CROSSFIT" n. 5.049.I92 e n. 1.086.145 esercitata
dall'attrice, essendo di competenza dell'Ufficio per l'Armonizzazione
del Mercato Interno di Alicante;
- in via subordinata, nel merito:
3) respingere tutte le domande avversarie perch infondate in fatto
ed in diritto per le ragioni tutte indicate in narrativa;
- in via riconvenzionale:
4) accertare e dichiarare che Functional Store S.r.l. - utilizzando i
marchi "CROSSGYM" nell'Unione Europea - ha posto e pone in essere una
contraffazione dei marchi comunitari della convenuta meglio indicati
in narrativa, nonch atti di concorrenza sleale;
5) inibire a Functional Store S.r.1. ogni ulteriore utilizzazione
nell'Unione Europea - come marchio, insegna, nella pubblicit (anche
via internet) ed in qualunque forma di comunicazione d'impresa
diretta al pubblico o agli addetti ai lavori nonch, pi in generale,
in ogni altra forma dei segni "CROSSGYM", nonch di ogni altro segno
confondibile con i marchi comunitari CrossFit dell'attuale esponente;
6) dispone a carico di Functional Store S.r.l. una penale di 2.000
Euro (o della diversa somma ritenuta di giustizia) per ogni eventuale
singola violazione dell'ordine inibitorio emesso in accoglimento
della conclusione n. 5 e di 5.000 Euro (o della diversa somma
ritenuta di giustizia) per ogni giorno di inottemperanza del medesimo
ordine inibitorio;
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 9 di 21

7) accertare e dichiarare la nullit del marchio "CROSSGYM" italiano
n. 1.320.489 di titolarit di Functional Store S.r.l.;
8) dispone - a spese e cura di Functional Store S.r.l. (o, in caso di
inadempimento anche parziale di quest'ultima, autorizzando la
convenuta a provvedervi autonomamente, ma sempre a spese di
Functional Store S.r.l.) - la pubblicazione per due volte della
sentenza (o del suo dispositivo o di un estratto) sul "Il Corriere
della Sera" e su "La Repubblica", con l'indicazione delle parti in
grassetto e con caratteri di dimensioni doppie rispetto al resto del
testo, nonch infine in posizione e con dimensioni immediatamente
evidenti all'apertura del sito - sulla pagina iniziale dei siti
http://www.mauriziomaddaloni.com e http://crossgymstore.com, nonch
su almeno uno dei motori di ricerca pi rappresentativi;
9) condannare Functional Store S.r.l. al risarcimento del danno,
anche d'immagine, cagionato alla convenuta, ovvero alla restituzione
alla convenuta dei profitti realizzati a causa della contraffazione
qualora questi eccedano il danno, nella misura che risulter
dall'istruttoria ovvero - in subordine - secondo la liquidazione
equitativa del Giudice;
- in via istruttoria:
10) ordinare a Functional Store S.r.l. l'esibizione eventualmente
anche per estratto - delle scritture e dei libri contabili relative
ai fatturati realizzati con la contraffazione, nominando
eventualmente un Perito d'Ufficio che esamini i documenti esibiti per
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 10 di 21

individuare ed estrarre le parti rilevanti (relative a fatturati,
volumi di vendita e profitti sin dalla costituzione della societ) in
modo da garantire la riservatezza dei dati che non appaiano utili per
determinare il danno;
11) disporre consulenza tecnica contabile per determinare i fatturati
di Functional Store S.r.l., nonch i profitti in modo da poter da
un lato - determinare il pregiudizio, anche d'immagine, subito dalla
convenuta a causa della contraffazione dei propri marchi attraverso
l'utilizzo dei segni "CROSSGYM" nonch - dall'altro lato
individuare il vantaggio economico arrecato a Functional Store S.r.l.
dall'utilizzo di tale segno;
12) chiedere ai sensi degli articoli 121 e 121 bis c.p.i. al legale
rappresentante dell'attrice o comunque a persona responsabile delle
relative attivit, le opportune informazioni, da acquisirsi
eventualmente anche tramite interrogatorio, circa l'attivit di
promozione e di vendita in Europa di prodotti e servizi a marchio
CROSSGYM, nonch il nominativo di soggetti implicati nella
promozione, produzione e vendita in Europa di prodotti e servizi
recanti il marchio CROSSGYM, o che siano licenziatari o in qualsiasi
modo utilizzino il marchio CROSSGYM dell'attrice, con formulazione
dei seguenti quesiti:
i) quantit di prodotti e servizi venduti utilizzando il marchio
CROSSGYM e relativo fatturato;
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 11 di 21

ii) numero di palestre/corner attrezzati con prodotti CROSSGYM e/o
che sono contraddistinte dal marchio CROSSGYM;
iii) numero di contratti e nominativi dei soggetti coinvolti nella
sponsorizzazione/diffusione/uso del marchio CROSSGYM, nonch canone
delle relative royalty e fatturato relativo;
iv) nominativo dei clienti ai quali stata proposta la vendita di
prodotti/servizi a marchio CROSSGYM o la licenza o altro contratto
relativo al marchio CROSSGYM;
l3) respingere tutte le istanze istruttorie formulate dall'attrice;
14) in subordine, in caso di ammissione della prova per testi o per
interrogatorio formale della parte richiesta dall'attrice, ammettere
la convenuta a prova contraria sui medesimi capitoli e con gli stessi
testi indicati dall'attrice.
- in ogni caso:
15) con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
FATTO E DIRITTO
1. La societ attrice FUNCTIONAL STORE s.r.l. titolare del marchio
nazionale n. 1320489 (deposito del 17.9.2008) e del marchio
comunitario n. 8493983 (deposito del 17.8.2009) relativi al segno
denominativo CROSS GYM ed ha esposto di aver ricevuto in data
15.9.2011 da parte della convenuta CROSSFIT Inc. una diffida rivolta
a ottenere il ritiro dei menzionati marchi.
CROSSFIT Inc. titolare, invero, di marchi relativi alla
denominazione CROSSFIT (marchi comunitari n. 5049192 e n. 1086145,
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 12 di 21

rispettivamente depositati in data 2.5.2006 e in data 13.7.2011) e in
data 5.9.2008 aveva stipulato un contratto di franchising con il
legale rappresentante della societ attrice, Maurizio Maddaloni, non
rinnovato alla sua scadenza.
Lattrice ha dedotto la non contraffazione dei marchi della
convenuta, posto che il segno CROSSFIT doveva ritenersi nullo per
intervenuta volgarizzazione in quanto divenuto denominazione generica
di una determinata tipologia di ginnastica.
In ogni caso detto segno doveva ritenersi nullo per carenza di
distintivit o comunque di debole forza distintiva, trattandosi della
mera unione di termini descrittivi dellattivit sportiva che
destinato a contraddistinguere.
Ha chiesto dunque che il Tribunale adito anche in funzione di
Tribunale dei Marchi Comunitari ex Reg. 40/944/CE dichiarasse la
nullit dei marchi comunitari di cui la convenuta titolare o, in
via subordinata, accertasse lassenza di contraffazione dei segni
della convenuta da parte dei marchi CROSS GYM di cui essa titolare.
Si costituita la societ convenuta CROSSFIT Inc. descrivendo il
programma di allenamento individuato dal marchio CROSSFIT creato
negli anni 70 dello scorso secolo dal legale rappresentante di
CROSSFIT Inc., Greg Glasmann, lattivit svolta nel tempo per
promuovere ed accreditare detto marchio e la sua tecnica di
allenamento nonch gli accordi di affiliazione che regolano la
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 13 di 21

concessione del marchio in licenza in tutto il mondo previa
frequentazione di corsi preparatori per linsegnamento del metodo.
Ha rammentato che Maurizio Maddaloni, dopo aver frequentato i corsi
di preparazione per acquisire la necessaria qualificazione, aveva
aperto in Italia le prime palestre affiliate sottoscrivendo laccordo
di affiliazione e di licenza che, tra laltro, prevedeva un espresso
riconoscimento da parte dellaffiliato della validit del marchio
licenziato e limpegno a non contestarne la validit anche dopo la
cessazione del rapporto di affiliazione oltre a tutti gli obblighi di
protezione e di uso esclusivo del segno stesso.
Ha affermato di aver rilevato labusivo deposito da parte del
Maddaloni del marchio CROSS GYM per gli stessi servizi sportivi
promossi dal marchio CROSSFIT, ragione della diffida a suo tempo
rivolta allattrice.
Ha eccepito in via preliminare la carenza di giurisdizione del
Tribunale adito in relazione alla domanda di nullit dei suoi marchi
comunitari avanzata da parte attrice, posto che ai sensi degli artt.
96 e 99 Reg. 207/09/CE una domanda di nullit di marchio comunitario
pu essere sottoposta dinanzi al Tribunale dei marchi comunitari solo
in via riconvenzionale.
In ogni caso contestava la sussistenza dei presupposti necessari per
poter ritenere integrata lipotesi di volgarizzazione del marchio
CROSSFIT dedotta dallattrice e, richiamata la presunzione di
validit prevista dallart. 99, comma 1 Reg. 207/09/CE, confermava la
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 14 di 21

sussistenza della lamentata contraffazione e la confusione
sullorigine dei prodotti e servizi originata dallutilizzazione del
segno CROSS GYM da parte dellattrice per la somiglianza tra detti
segni.
Ha dedotto la carenza di novit dei segni registrati da parte attrice
e ha chiesto la declaratoria di nullit del marchio nazionale
registrato dalla controparte, deducendo altres a carico della stessa
FUNCTIONAL STORE s.r.l. il compimento di illeciti concorrenziali
riconducibili a tutte le ipotesi previste dallart. 2598 c.c. per
imitazione confusoria, appropriazione di pregi e per la violazione di
impegni contrattualmente assunti dallex-affiliato, chiedendo altres
il risarcimento di tutti i conseguenti danni.
2. In via preliminare devono essere valutate le eccezioni sollevate
dalla parte convenuta sia riguardo le domande di nullit dei suoi
marchi comunitari avanzate in atto di citazione dallattrice, sia
riguardo alla ritualit delle analoghe domande di nullit svolte da
FUNCTIONAL STORE s.r.l. in via di reconventio reconventionis nella
sua prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. previa rinuncia
delle originarie domande di nullit avanzate in via principale.
Tali eccezioni risultano fondate.
Se appare pacifico e documentale che parte attrice ha provveduto alla
formale rinuncia delle domande di nullit dei marchi comunitari
relativi al segno CROSSFIT svolte in via principale in atto di
citazione nella sua prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. -
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 15 di 21

e che tale rinuncia stata accettata dalla controparte nella memoria
successivamente depositata tuttavia la riproposizione di dette
domande di nullit sotto il profilo di una reconventio reconventionis
originata dalla domanda di contraffazione svolta dalla convenuta
nella sua comparsa di costituzione in giudizio appare effettivamente
tardivamente eseguita.
In effetti tale nuova domanda stata formulata non gi nella prima
udienza di comparizione delle parti, bens solo nella prima memoria
scritta depositata dopo la concessione dei relativi termini.
Il tenore testuale dellart. 183, comma quinto, c.p.c. (Nella stessa
udienza lattore pu proporre le domande ed eccezioni che sono
conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte
dal convenuto) non ammette dubbi di sorta quanto al limite temporale
dell'esercizio della facolt dell'attore di proporre una reconventio
reconventionis, individuato con precisione dalla norma entro la prima
udienza di trattazione della causa perch questa rappresenta il primo
atto difensivo utile, in quanto temporalmente successivo a quello che
ne determina la proponibilit e cio il deposito della memoria di
costituzione della parte convenuta contenente le domande ed eccezioni
che consentono allattrice lesercizio di tale facolt.
Tale disposizione integra per parte attrice un limite generale alla
proponibilit di nuove domande, stante le circoscritte finalit
assegnate alla prima memoria concessa alle parti ai sensi del comma
sesto dellart. 183 c.p.c. di consentire le sole precisazioni o
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 16 di 21

modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni gi
proposte.
Preso atto dunque della rinuncia di parte attrice alla sua domanda di
nullit dei marchi di controparte formulata in via principale in atto
di citazione, deve altres pronunciarsi linammissibilit della
domanda formulata dalla stessa parte quale reconventio reconventionis
nella sua prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.
3. I marchi comunitari di cui CROSSFIT Inc. titolare devono
ritenersi in questa sede coperti pertanto dalla presunzione di
validit espressamente stabilita dallart. 99, comma 1 Reg. 207/09/CE
e pertanto non possono essere esaminati nemmeno sotto forma di
eccezione i motivi dedotti dalla societ attrice a sostegno della sua
tesi relativa alla nullit dei marchi della convenuta.
Rispetto al profilo dellaccertamento di non contraffazione svolto da
FUNCTIONAL STORE s.r.l. e della speculare domanda riconvenzionale
svolta da CROSSFIT Inc. quanto invece allaccertamento positivo di
detta contraffazione va rilevato che parte attrice ha contestato la
scarsa capacit distintiva del segno CROSSFIT in quanto mera unione
di due termini perfettamente comprensibili ancorch in lingua inglese
del tutto descrittivi della tecnica di allenamento cui esso si
riferisce, consistente in una filosofia sportiva caratterizzata dal
fatto che essa incrocia diverse discipline sportive (cross) per
raggiungere unottimale forma fisica (fit).
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 17 di 21

Ritiene il Collegio che la pretesa debolezza del marchio in questione
non possa ritenersi sussistente nel caso di specie.
Seppure appare evidente che il segno in questione contiene un
riferimento alla forma fisica (fit) comprensibile anche per la
maggior parte dei consumatori italiani, tuttavia limmediata
identificazione del termine cross con la particolare filosofia di
tale disciplina sportiva nei termini indicati dallattrice appare
decisamente ipotesi non sostenibile per il carattere comunque
astratto e dunque non immediatamente percepibile come descrittivo
per soggetti che non siano gi a conoscenza della filosofia sportiva
in questione - che detto termine assume nel contesto del segno per
indicare lutilizzazione in tale tecnica di allenamento di pi
discipline diverse.
In buona sostanza deve riconoscersi che nel caso di specie il
neologismo CROSSFIT possiede non irrilevanti profili di distintivit,
connessi sia alluso del termine cross in s che al fatto che esso si
compone di due termini dalla cui unione stata creata una nuova
parola.
Non pu non negarsi ancora che tale segno con luso nel tempo, e in
particolare con la sua diffusione a livello internazionale ed anche
nel nostro Paese alla quale ha contribuito lo stesso legale
rappresentante della societ attrice abbia obbiettivamente
rafforzato la sua originaria capacit distintiva, ancorch gli
elementi in atti forniti dalla convenuta non sembrano
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 18 di 21

sufficientemente probanti rispetto alleffettiva integrazione anche
di un carattere di notoriet del segno gi allepoca di deposito del
primo marchio da parte di FUNCTIONAL STORE s.r.l. (2008).
Ci posto, deve essere confermata lindebita interferenza del segno
CROSS GYM con i marchi di parte convenuta.
Invero essi condividono lo stesso termine che appare maggiormente
caratterizzante entrambi i segni in esame (CROSS) in unione ad
ulteriori termini che hanno minor rilevanza distintiva (FIT/GYM) in
quanto diffusamente utilizzati proprio nel settore delle palestre e
dellallenamento sportivo.
Evidente deve dunque ritenersi lindebita e quasi integrale
somiglianza dei due segni, fonte di evidente potenzialit confusoria
ove si rilevi che essi attengono a prodotti e/o a servizi connessi
allo svolgimento di attivit sportiva, allattivit di allenamento
ginnico e nel contesto della gestione di palestre e centri sportivi.
Tale sovrapponibilit di ambiti, ancorch non completamente
coincidente ma comunque pertinente ad un ambito di affinit, appare
del tutto sufficiente a determinare un rischio di confusione tra le
rispettive attivit e prodotti, anche sotto il profilo di un rischio
di associazione tra le attivit delle parti connesse
allutilizzazione di detti segni.
Da quanto precede deve dunque concludersi sia per la contraffazione
dei segni registrati da CROSSFIT Inc. che per la nullit del marchio
nazionale n. 1320489 (deposito del 17.9.2008) relativo al segno CROSS
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 19 di 21

GYM di cui FUNCTIONAL STORE s.r.l. titolare in relazione al
disposto dellart. 12, comma 1, lett. a) c.p.i.
4. Quanto alla sussistenza degli illeciti concorrenziali dedotti da
CROSSFIT Inc. e connessi allutilizzazione dei marchi ritenuti
contraffattori da parte di FUNCTIONAL STORE s.r.l., deve rilevarsi
che allastratta possibilit di cumulo delle tutele sul piano
concorrenziale e della tutela dei marchi registrati deve tuttavia
fare riscontro in concreto ove riconosciuta la tutela del marchio
la sussistenza di comportamenti ulteriori e diversi dalle attivit
connesse allaccertata contraffazione che in concreto denotino una
condotta non esclusivamente sovrapponibile a quella gi accertata.
Nel caso di specie le condotte denunciate anche sotto il profilo
concorrenziale non risultano avere specifica autonomia rispetto a
quanto gi innanzi dedotto quanto alla tutela del marchio e devono
pertanto essere considerate in essa assorbite.
5. La causa deve essere rimessa sul ruolo istruttorio come da
separata ordinanza per ci che attiene alla determinazione del danno
risarcibile e della sua effettiva ampiezza, tenuto conto che dagli
elementi documentali in atti sussisterebbero comportamenti
collaborativi tra le parti estesi almeno fino al gennaio 2011.
P.Q.M.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1) preso atto della rinuncia espressa da parte attrice alle domande
di nullit di marchi comunitari di parte convenuta e dichiarata la
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 20 di 21

decadenza della stessa attrice quanto alla reconventio reconventionis
di nullit dei medesimi marchi formulata nella prima memoria ex art.
183, comma sesto, c.p.c., respinge le ulteriori domande avanzate da
FUNCTIONAL STORE s.r.l. nei confronti di CROSSFIT Inc. con atto di
citazione del 23.12.2011;
2) in parziale accoglimento delle domande svolte in via
riconvenzionale da CROSSFIT Inc., accertata la contraffazione
connessa alluso del segno CROSS GYM da parte di FUNCTIONAL STORE
s.r.l. in violazione dei diritti derivanti dalle registrazioni
comunitarie del segno CROSSFIT, ne inibisce lulteriore utilizzazione
in qualsiasi modo e forma e determina la somma di 1.000,00 per ogni
giorno di ritardo nellattuazione di tale inibitoria a decorrere dal
termine di trenta giorni dalla comunicazione del dispositivo della
presente sentenza;
3) dichiara la nullit del marchio nazionale n. 1320489 (deposito del
17.9.2008) relativo al segno CROSS GYM di cui FUNCTIONAL STORE s.r.l.
titolare e dispone la trasmissione di copia della presente sentenza
allUIBM;
4) respinge le domande di concorrenza sleale formulate da CROSSFIT
Inc.;
5) dispone la remissione della causa sul ruolo istruttorio come da
separata ordinanza.
Cos deciso in Milano, nella camera di consiglio del 29 maggio 2014.
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a

pagina 21 di 21

Il Giudice estensore Il Presidente
Claudio Marangoni Fernando Ciampi
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

M
A
R
A
N
G
O
N
I

C
L
A
U
D
I
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
b
5
8

-

F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

C
I
A
M
P
I

F
E
R
N
A
N
D
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

e
2
4
5
c
F
i
r
m
a
t
o

D
a
:

G
A
R
O
F
A
L
O

C
A
R
M
E
L
O

E
m
e
s
s
o

D
a
:

P
O
S
T
E
C
O
M

C
A
2

S
e
r
i
a
l
#
:

c
1
5
6
a