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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIN N 0695-2010/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N 288557-2006


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ACCIONANTE : NIKE INTERNATIONAL LTD.

EMPLAZADA : JOS FLIX CASTILLO SALVATIERRA
MARIANO FLIX CASTILLO SALVATIERRA

Accin de cancelacin por notoriedad: Carece de objeto pronunciarse
sobre el fondo Sustraccin de la materia

Lima, veintisis de marzo de dos mil diez.

I. ANTECEDENTES

Con fecha 23 de agosto de 2006, Nike International Ltd. (Estados Unidos de
Amrica) solicit la cancelacin de la marca de producto NIOKE registrada con
Certificado N 12057, a favor de Jos Flix Castillo Salvatierra y Mariano Flix
Castillo Salvatierra. Manifest lo siguiente:
(i) Con posterioridad al registro de su marca NIKE (ao 1979), la cual es una
marca notoria, sta fue reproducida por los emplazados sin su
autorizacin en el signo NIOKE.
(ii) Al momento en que se otorg el signo NIOKE se encontraba vigente la
Decisin 344, por lo que ampara su solicitud de cancelacin por
notoriedad en el artculo 235 de la Decisin 486 y en el artculo 172 del
Decreto Legislativo N 823.
(iii) La legislacin nacional y comunitaria andina establece la accin de
cancelacin por similitud con una marca notoriamente conocida, como es
el caso de su marca NIKE.
(iv) La notoriedad de la marca NIKE debe analizarse de acuerdo a las normas
vigentes al momento de la solicitud del registro de la marca cuya
cancelacin se solicita, de conformidad con los artculos 235 de la
Decisin 486 y 172 del Decreto Legislativo 823; por ende son aplicables
los criterios dispuestos en la Decisin 344, puesto que se encontraba
vigente cuando la marca NIOKE fue solicitada (30 de setiembre de 1994)
(v) La marca NIOKE fue indebidamente registrada a favor de los emplazados
puesto que es una reproduccin de su marca notoriamente conocida
NIKE, anteriormente registrada.
(vi) Las marcas NIKE y NIOKE comparten elementos idnticos a nivel fontico
y grfico, as como distinguen los mismos productos, lo que determinaba
que la marca NIOKE se encontrara incursa en la prohibicin de registro
establecida en los incisos a), d) y e) del artculo 83 de la Decisin 344.







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(vii) Su empresa es titular de la marca NIKE y sus variaciones en el Per,
constituyndose como una familia de marcas desde el ao 1979.
(viii) La marca NIKE goza de un extenso conocimiento por el pblico
consumidor peruano, comunitario y mundial. Asimismo, su marca NIKE
tiene una gran capacidad distintiva.
(ix) El registro de la marca NIOKE obedece a un afn de aprovechar la
reputacin comercial de la marca notoria NIKE y generar un provecho
econmico propio.
(x) Es importante considerar que la marca NIKE posee una gran aptitud
distintiva, ya que es un signo arbitrario para los productos que distingue
de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, cumpliendo de forma eficiente
con la indicacin de origen empresarial y calidad; adems, tiene goodwill.
(xi) Jos Flix Castillo Salvatierra, no slo registr la marca NIOKE, similar a
su marca NIKE, sino que solicit el registro del signo FIOLA, la cual es
confundible con la marca notoria FILA. Dicha solicitud de registro fue
denegada mediante Resolucin N 245-1996/INDECOPI-TRI.
(xii) Juan Ramiro Castillo Salvatierra, hermano de los emplazados, tiene el
hbito de solicitar y registrar marcas notorias ajenas que distinguen ropa
deportiva, tales como los signos: RBK, BBK y UCMRO; incluso este seor
denunci por infraccin a las conocidas cadenas de tiendas RIPLEY y
SAGA que vendan zapatillas originales RBK, del legtimo titular REEBOK
en sus establecimientos y al no poder sustentar su denuncia abandon el
procedimiento.
(xiii) Los casos sealados lneas arriba, demuestran la voluntad explcita de
aprovechamiento de marcas notorias, registrando marcas sustancialmente
similares, insertando dentro de ellas elementos secundarios que no las
diferencian de las marcas notorias reproducidas
(xiv) La conducta de los emplazados permite engaar a la Autoridad durante la
tramitacin de la solicitud y hasta obtener el registro de la marca y al
pblico consumidor cuando comienza a usarla en el mercado, induciendo
a error o confusin a los consumidores en sus decisiones de compra,
supuesto contemplado en el artculo 137 de la Decisin 486 y que implica
la ilegalidad del registro de la marca de objeto de cancelacin.
Solicit la confidencialidad de facturas y copias de libros de venta de la
empresa Equiperu S.A.C. presentados, de conformidad con lo dispuesto el
artculo 6 de la Decreto Legislativo N 807. Asimismo, adjunt medios
probatorios a fin de acreditar la notoriedad de la marca NIKE y cit
jurisprudencia que consider de aplicacin al presente caso.








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Mediante provedo de fecha 19 de setiembre de 2006, la Oficina de Signos
Distintivos (ahora Comisin de Signos Distintivos) dispuso el traslado
cancelacin y declar como informacin confidencial la documentacin
presentada y sealada por la accionante.

Con fecha 16 de enero de 2007, Jos Flix Castillo Salvatierra y Mariano Flix
Castillo Salvatierra absolvieron el traslado de la cancelacin sealando lo
siguiente:
(i) La accionante pretende la nulidad relativa de registro de la marca NIOKE,
inclusive indica que se ha actuado de mala fe en su registro. En tal
sentido, solicitan la prescripcin de la accin de cancelacin y/o nulidad
del registro de la marca NIOKE, de conformidad con lo dispuesto en el
artculo 2001 del Cdigo Civil, la que prev un plazo de cinco aos.
(ii) En el presente caso, la ley aplicable es el Decreto Ley N 26017 que
estuvo vigente hasta el 24 de mayo de 1996, de conformidad con la sexta
disposicin final del Decreto Legislativo N 823. En dicha norma no se
encuentra prevista la cancelacin invocada por la accionante, slo est
prevista la accin de nulidad y en su artculo 121 se indicaba de forma
expresa que la accin para pedir la nulidad de una marca registrada
prescriba a los diez aos contados a partir de la fecha de concesin del
registro.
(iii) La marca registrada NIOKE no es una reproduccin de la marca NIKE,
adems, se ha actuado con buena fe comercial al momento de solicita; su
registro.
(iv) Los medios probatorios presentados por la accionante no acreditan la
notoriedad de la marca NIKE al momento en que se otorg el registro de
la marca NIOKE.
Cit jurisprudencia que consider de aplicacin en el presente caso.

Mediante provedo de fecha 17 de enero de 2007, la Comisin de Signos
Distintivos tuvo por contestada la accin de cancelacin y declar no ha lugar
la excepcin de prescripcin deducida por no ser aplicable al presente
procedimiento, toda vez que la cancelacin y/o nulidad de registro de una
marca son procedimientos que se regulan por la ley especial de la materia y no
por el Cdigo Civil.

Con fecha 6 de febrero de 2007, Nike International Ltd. seal lo siguiente:
(i) No se puede deducir la excepcin por prescripcin de la accin de
cancelacin; toda vez que la Decisin 486 y el Decreto Legislativo N 823







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no establecen prescripcin para interponer la accin de cancelacin por
notoriedad.
(ii) Las normas del Cdigo Civil son inaplicables al presente caso, pues todas
ellas versan sobre el tema de nulidad de actos jurdicos; y en el presente
caso, se est solicitando la cancelacin del registro de la marca NIOKE.
Adjunt medios probatorios que consider de aplicacin al presente caso.

Con fecha 9 de marzo de 2007, Nike International Ltd. seal que mediante
Resolucin N 329-2007/TPI-INDECOPI se determin la comisin de actos
infractorios por parte de Juan Ramiro Castillo Salvatierra contra los derechos
de propiedad intelectual sobre las marcas NIKE y figura de ala estilizada.
Asimismo, solicit tener en cuenta que la Resolucin IEPI N 01-037 AC
emitida por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, en la cual se ha
determinado que la marca NIKE ya era notoria y renombrada al 14 de marzo de
1988.
Adjunt medios probatorios a fin de acreditar lo expuesto.

Mediante Resolucin N 1663-2009/CSD-INDECOPI de fecha 30 de junio de
2009, la Comisin de Signos Distintivos determin que carece de objeto
pronunciarse respecto de la solicitud de cancelacin presentada por Nike
Internacional Ltd. interpuesta contra la marca de producto constituida por la
denominacin NIOKE (Certificado N 12057) registrada a favor de Jos Flix
Castillo Salvatierra y Mariano Flix Castillo Salvatierra. Consider que:
Cuestin previa
Si bien la accionante ha sealado que la emplazada solicit de mala fe el
registro cuya cancelacin se solicita y ha invocado los supuestos contemplados
en el artculo 137 de la Decisin 486; dichos supuestos no sern objeto de
anlisis en el presente procedimiento dado que la figura de la cancelacin,
contemplada en el artculo 235 de la Decisin 486 (sustento legal del presente
procedimiento), est dirigida a cancelar marcas que sean idnticas o similares
a marcas que hubiesen sido notoriamente conocidas al momento de ser
solicitadas; no contemplando la causal de mala fe o la perpetracin de un acto
de competencia desleal como causal de cancelacin.
Cancelacin por notoriedad
(i) El artculo 235 de la Decisin 486 que establece que sin perjuicio del
ejercicio de las causales de cancelacin previstas en los artculos 165 y
169, en caso que las normas nacionales as lo dispongan, la Oficina
Nacional competente cancelar el registro de una marca, a peticin del
titular legtimo, cuando sta sea idntica o similar a una que hubiese sido







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notoriamente conocida, de acuerdo con la legislacin vigente, al momento
de solicitarse el registro.
(ii) Al momento de interponerse la solicitud de cancelacin (23 de agosto de
2006), se encontraba vigente el Decreto Legislativo N 823 el mismo que
recoga la figura de la cancelacin por notoriedad. Al respecto, ltimo
prrafo del artculo 172 de la citada norma (ahora derogada) sealaba
siguiente:
Asimismo, la Oficina competente cancelar el registro de una marca, a
peticin del titular legtimo, cuando sta sea idntica o similar a una marca
que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislacin
vigente, al momento de solicitarse el registro.
(iii) No obstante ello, el Decreto Legislativo N 823 fue sustituido por el
Decreto Legislativo N 1075, el mismo que no contempla en su normativa
la figura de la cancelacin por notoriedad. En ese sentido, dado que a la
fecha la norma nacional no contempla dicho procedimiento, carece de
objeto pronunciarse sobre el fondo.

Con fecha 20 de julio de 2009, Nike International Ltd. interpuso recurso de
apelacin reiterando sus argumentos relacionados a que su marca NIKE era
notoria al momento en que se otorg la marca NIOKE, por lo que solicita su
cancelacin. Agreg que:
(i) La accin de cancelacin por notoriedad se solicit cuando estaba vigente
el Decreto Legislativo 823, por lo que debe ser resuelto en el marco de
dicha norma legal; por lo que la resolucin impugnada ha realizado una
errnea interpretacin que tuvo como consecuencia la aplicacin
retroactiva del Decreto Legislativo 1075.
(ii) La primera disposicin complementaria transitoria del Decreto Legislativo
1075 seala que los expedientes que estuvieran en trmite a la entrada
en vigencia del presente Decreto Legislativo, sern tramitados conformes
a las normas de sta, en el estado en que se encuentren.
(iii) El Decreto Legislativo 1075 seala expresamente que es una norma
complementaria a la Decisin 486, y sta rige a nivel nacional.

Con fecha 14 de setiembre de 2009, Jos Flix Castillo Salvatierra y Jos Flix
Castillo Salvatierra absolvieron el traslado de la apelacin reiterando sus
argumentos relacionados a que su marca registrada NIOKE no resulta
confundible con la marca NIKE.










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II. CUESTIN EN DISCUSIN

La Sala de Propiedad Intelectual deber determinar si corresponde
pronunciarse sobre la accin de cancelacin planteada contra la marca de
producto NIOKE.

III. ANLISIS DE LA CUESTIN EN DISCUSIN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que los emplazados, Jos Flix Castillo Salvatierra y Mariano
Flix Castillo Salvatierra (Per), son titulares de la marca de producto NIOKE,
que distingue prendas de vestir en general, especialmente calzados, medias y
calcetines, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado
N 12057, vigente desde el 29 de diciembre de 1994 hasta el 29 de diciembre
de 2014.

2. Determinacin de la norma aplicable

Las normas que a la fecha de la presentacin de la accin de cancelacin (23
de agosto del 2006) regulaban la cancelacin de signos distintivos en el Per
eran la Decisin 486 y el Decreto Legislativo 823. El Decreto Legislativo 823
fue derogado por el Decreto Legislativo 1075, el mismo que entr en vigencia el
1 de febrero de 2009.

Cabe precisar que el Decreto Legislativo 1075 establece las disposiciones
complementarias a la Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina que
establece el Rgimen sobre Propiedad Industrial.

Esta variacin de las normas que regulan la cancelacin por falta de uso de
signos distintivos, que ha ocurrido entre la fecha de presentacin de la solicitud
de cancelacin y el momento de resolver, plantea la situacin del conflicto de
las leyes en el tiempo. La Sala considera necesario esclarecer previamente
este punto, porque ello puede ser relevante para determinar los requisitos
exigidos para la cancelacin de los signos distintivos.

El artculo 103 de la Constitucin de 1993 establece que: ...La Ley, desde su
entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y
situaciones jurdicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en







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ambos supuesto, en materia penal cuando favorece al reo. La Ley se deroga
slo por otra Ley....

En Propiedad Industrial, la Primera Disposicin Complementaria Transitoria del
Decreto Legislativo 1075 establece que: Los expedientes que estuvieran en
trmite a la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, sern
tramitados conforme a las normas de sta, en el estado en que se encuentren.

De lo anterior se desprende que la presente accin de cancelacin se tramitar
en sus etapas pendientes de acuerdo a la Decisin 486, complementadas con
las disposiciones pertinentes del Decreto Legislativo 1075.

Cabe precisar que los requisitos de admisibilidad y procedencia que deba
cumplir la accin de cancelacin son los establecidos por la norma vigente al
momento de su interposicin.

3. Cancelacin del registro de la marca NIOKE

Con fecha 23 de agosto de 2006, Nike International Ltd. solicit la cancelacin
del registro correspondiente a la marca de producto NIOKE (Certificado N
12057), inscrita en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, a favor de Jos Flix
Castillo Salvatierra y Mariano Flix Castillo Salvatierra. La accionante ampar
su solicitud de cancelacin en los artculos 235 de la Decisin 486 y 172 del
Decreto Legislativo 823.

Con fecha 30 de junio de 2009, fecha en que la Comisin de Signos Distintivos
emiti la Resolucin N 1663-2009/CSD-INDECOPI, la norma supranacional
vigente era la Decisin 486 y la norma nacional el Decreto Legislativo 1075.

Al respecto, cabe precisar que el artculo 235 de la Decisin 486 establece que.
Sin perjuicio del ejercicio de las causales de cancelacin previstas en los
artculos 165 y 169, en caso que las normas nacionales as lo dispongan, la
oficina nacional competente cancelar el registro de una marca, a peticin del
titular legtimo, cuando sta sea idntica o similar a una que hubiese sido
notoriamente conocida, de acuerdo con la legislacin vigente, al momento de
solicitarse el registro.

Al momento de interponer la accin de cancelacin por notoriedad contra el
registro de la marca NIOKE, se encontraba vigente el Decreto Legislativo 823,







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el mismo que regulaba la figura de la cancelacin por notoriedad
1
, por lo que la
Comisin de Signos Distintivos admiti a trmite la accin presentada por Nike
International Ltd.

Sin embargo, el citado decreto fue derogado por el Decreto Legislativo 1075, el
cual no contempla en su normativa el supuesto de la accin de cancelacin por
notoriedad alegada por Nike International Ltd.

Por las consideraciones expuestas, dado que, a la fecha en la que la Primera
Instancia emiti la Resolucin N 1663-2009/CSD-INDECOPI de fecha 30 de
junio de 2009, la accin de cancelacin por notoriedad no se encontraba
regulada por el Decreto Legislativo 1075, no obstante que el artculo 235 de la
Decisin 486 permita la posibilidad de regular dicha figura jurdica a cada pas
miembro de la Comunidad Andina.

En tal sentido, carecera de objeto pronunciarse sobre la accin de cancelacin
por notoriedad presentada por Nike International, Ltd., puesto que no se
cumpla con el requisito de procedencia establecido en el artculo 235 de la
Decisin 486, a saber que las normas nacionales contemplan dicha figura legal a
fin de que la oficina nacional competente cancele el registro de una marca
cuando sta sea idntica o similar a una que hubiese sido notoriamente
conocida, de acuerdo con la legislacin vigente, al momento de solicitarse el
registro.

4. Resolucin que pone fin al procedimiento sin declaracin sobre el fondo

De acuerdo al artculo 186 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, pondrn fin al procedimiento las resoluciones que se
pronuncien sobre el fondo del asunto, el silencio administrativo positivo, el
silencio administrativo negativo en el caso a que se refiere el inciso 4) del artculo
188, el desistimiento, la declaracin de abandono, los acuerdos adoptados como
consecuencia de conciliacin o transaccin extrajudicial que tengan por objeto
poner fin al procedimiento y la prestacin efectiva de lo pedido a conformidad del
administrado en caso de peticin graciable.


1
Asimismo, la Oficina competente cancelar el registro de una marca, a peticin del titular legtimo,
cuando sta sea idntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo
con la legislacin vigente, al momento de solicitarse el registro.







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La norma agrega que tambin pondr fin al procedimiento la resolucin que as
lo declare por causas sobrevenidas que determinen la imposibilidad de
continuarlo.

Sobre esto ltimo, Jorge W. Peyrano expresa lo siguiente: .puede suceder (y
de hecho acontece con habitualidad) que un caso justiciable se torne en no
justiciable interin se est tramitando y que ello obedezca a circunstancias
extraas al sentir de los participantes en el proceso. Si ello ocurre se estar ante
un supuesto de sustraccin de materia(que).no es otra cosa que un medio
anormal de extincin del proceso (no regulado por el legislador), constituido por
la circunstancia de que la materia justiciable sujeta a decisin deja de ser tal por
razones extraas a la voluntad de las partes, no pudiendo el tribunal interviniente
emitir un pronunciamiento de mrito (acogiendo o desestimando) sobre la
pretensin deducida
2
.

Atendiendo a lo anterior, la Sala considera que carece de objeto pronunciarse
sobre la accin de cancelacin por notoriedad de la marca NIOKE, toda vez que
por una circunstancia ajena a la relacin jurdica procesal (una reforma en la
normativa correspondiente: por la cual a diferencia de lo que ocurra con el
Decreto Legislativo 823, en la Decreto Legislativo ya no se permite solicitar la
cancelacin de una marca por notoriedad) no se puede emitir un
pronunciamiento al respecto, al no poder aplicarse la figura de la cancelacin por
notoriedad.

IV. RESOLUCIN DE LA SALA

CONFIRMAR la Resolucin N 1663-2009/CSD-INDECOPI de fecha 30 de junio
de 2009.

Con la intervencin de los Vocales: Mara Soledad Ferreyros Castaeda,
Nstor Manuel Escobedo Ferradas, Teresa Stella Mera Gmez y Virginia
Mara Rosasco Dulanto



MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAEDA
Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual
/jcc.

2
El Proceso atpico, Buenos Aires 1983, primera parte pp. 129 a 133. En: Ticona Postigo. Anlisis y
comentarios al Cdigo Procesal Civil, Lima 1996, Tomo II, pp. 845 y ss.