La tutela del segreto industriale

Introduzione
In tempi di libera concorrenza e globalizzazione dei mercati, la protezione del segreto
industriale riveste sempre pi un ruolo strategico per limpresa, unitamente alla protezione
e difesa delle proprie innovazioni e nuove soluzioni, siano esse funzionali o estetiche,
nonch dei propri segni distintivi.
Dal processo produttivo di un oggetto alla sua commercializzazione lunga la serie delle
informazioni non brevettabili, che sia per scelta o impossibilit.
Eppure ueste informazioni, che possono essere tecniche o aziendali, per chi le detiene
rappresentano un grande valore economico e per i concorrenti un indubbio vantaggio, se
solo le potessero conoscere.
!gni impresa detiene dei segreti generati durante l"attivit imprenditoriale. #lcuni
imprenditori sono talmente consapevoli dell"importanza di tali segreti da ricorrere a
specifiche leggi per ottenere un"adeguata protezione. $a maggior parte delle imprese per%,
si rende conto della loro importanza soltanto uando il segreto gi stato svelato. & in
uesto frangente che si rendono conto di aver posseduto ualcosa avente un valore che
meritava di essere protetto.
'onsiderando, la rapidit con cui muta la tecnologia al giorno d"oggi, la protezione del
segreto industriale, in alcuni casi, rappresenta il diritto di privativa intellettuale pi
attrattivo, interessante, efficiente e facilmente accessibile.
Il presente dossier intende stimolare le imprese ad un maggiore approfondimento, sia in
senso generale che nel caso di applicazioni specifiche, sullimportanza della tutela del
segreto industriale.
Il segreto industriale
$a definizione giuridica di segreto aziendale passa attraverso la definizione della parola
(segreto). Il nostro ordinamento giuridico utilizza uesto termine per indicare un
documento o uninformazione che deve rimanere nella sfera di conoscenza dellautore.
#ffinch le informazioni in possesso di unimpresa risultino protette dalla legge,
necessario che esse, oltre a costituire un valore aziendale, siano mantenute segrete.
#ffinch ueste informazioni siano suscettibili di utilizzazione economica e uindi degne di
tutela giuridica, devono essere*
informazioni tecniche, tecnologiche, finanziarie, di mar+eting, commerciali o strategiche,
sotto forma di relazioni, comunicazioni anche di carattere interno, studi, rapporti, elenchi,
dati, tabelle, schede, tabulati e uantaltro , sia su supporto cartaceo che magnetico, ottico
o magneto,ottico , purch identificabili ed idonee a costituire un patrimonio di utilit
aziendale. Identificare il know-how, cio linsieme delle informazioni tecniche segrete, su
un supporto materiale, fondamentale in uanto permette di verificare se esso possieda i
reuisiti di segretezza e di sostanzialit che ne garantiscono la tutela.
segrete in uanto difficilmente accessibili e sufficientemente protette da chi ne il
legittimo titolare. -er dimostrare ladeguata protezione delle informazioni, al fine di
renderle tutelabili ed opponibili, non sufficiente la buona fede od un semplice cavillo. .
necessario, invece, che sia posto in essere un serio criterio di difesa ed una corretta
protezione, dimostrabile e documentabile* ad esempio un criterio di difesa prevede
circolari interne specifiche, procedure di sicurezza, clausole di riservatezza o di sicurezza,
contratti di sicurezza, di segretazione, ecc.
necessario che linsieme organico di tali informazioni, insieme che viene
continuamente implementato ed adeguato al variare dei fattori di scambio e nel contempo
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esplica una propria valenza economicamente importante per lazienda, come tale, sia
segreto e bene proprio dellazienda.
In altre parole, anche se la seuenza delle informazioni, che nel loro insieme costituiscono
un tuttuno per la concretizzazione di una fase economica specifica dellattivit
dellazienda, costituita da particelle di informazioni di per s note, ualora detta
seuenza sia di per s non nota e sia considerata segreta in modo fattivo dallazienda,
detta seuenza di per s degna di protezione e tutela.
/on necessario, infatti, che ogni singola informazione sia (non nota) e (non conosciuta),
necessario invece, che il loro insieme organico sia frutto di unelaborazione dellazienda.
-roprio in uesto modo, infatti, acuisisce un valore economico aggiuntivo rispetto ai
singoli elementi che lo compongono. 0i pensi ad esempio ad una complessa strategia per
lanciare un prodotto sul mercato* i suoi singoli elementi sono senzaltro noti agli operatori
del settore ma linsieme pu% essere stato ideato in modo tale da rappresentare un
ualcosa di nuovo ed originale e, come tale, un vero e proprio tesoro dal punto di vista
concorrenziale per lideatore.
Il segreto dunue la leva attraverso cui proteggere i propri valori organizzativi e di
avviamento che trovano nel segreto stesso il loro punto di forza. Ecco perch il +no1,ho1
per essere proteggibile non deve essere accessibile a tutti* se si diffonde perde valore.
-er comprendere meglio cosa si intende per informazioni segrete protette occorre definire
la relativa fattispecie in punto di diritto.
2n prima definizione di segreto aziendale (3no1,4o1) la rinveniamo allart. 10 1)-4) del
Reg. CE n.96/240, del 1 gennaio 1996, che recita* il 5know-how un insieme di
informazioni tecniche segrete, sostanziali e identificate in una qualsiasi forma
appropriata6.
#i sensi della citata normativa si precisa poi che*
- segreto: indica che linsieme del know-how, considerato globalmente o nella precisa
configurazione e articolazione delle sue componenti, non generalmente noto o
facilmente accessibile, cosicch una parte del suo valore consiste nel vantaggio
temporale che il licenziatario acquisisce quando esso gli viene comunicato tale termine
non va inteso in senso stretto, cio che ogni singola componente del know-how deve
essere assolutamente sconosciuta o non ottenibile al di fuori dellazienda del licenziante
- sostanziale: indica che il know-how include informazioni che devono essere utili, cio
offrire alla data di stipulazione dellaccordo, ragionevoli prospettive di miglioramento per la
posizione concorrenziale del licenziatario, ad esempio aiutandolo ad entrare su un nuovo
mercato o conferendogli un vantaggio nella concorrenza con altri produttori o fornitori di
servizi che non hanno accesso al know-how segreto sotto licenza o ad altro know-how
segreto compatibile
- identificato: indica che il know-how descritto o fissato su un supporto materiale, in
modo tale da permettere di verificare se esso possieda i requisiti della segretezza e della
sostanzialit! ed a garantire che il licenziatario non sia sottoposto a restrizioni ingiustificate
nello sfruttamento della propria tecnologia. "identificazione del know-how pu# essere
effettuata mediante una descrizione figurante nellaccordo di licenza o in un documento
separato o in qualsiasi altra forma appropriata, al pi$ tardi allatto del trasferimento del
know-how o subito dopo, purch il documento separato o altro supporto sia disponibile in
caso di necessit!.
Il +no1,ho1 dunue riconosciuto a livello comunitario come uellinsieme di nozioni che
integrano la tecnica normalmente usata e conosciuta in un dato settore per un determinato
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prodotto, completa cio tutte uelle informazioni particolareggiate, utili e necessarie per la
progettazione, costruzione, vendita ed utilizzo del bene. 7eneralmente il +no1,ho1 viene
suddiviso in uattro categorie principali*
, te!nologi!o per il uale si intende sia lo sviluppo che la realizzazione dei prodotti e i
relativi procedimenti di ottenimento. Il +no1,ho1 tecnologico pu% originarsi attraverso una
o pi fasi, sia empiriche che sperimentali, con lutilizzazione di tutte le informazioni
acuisite a livello teorico, di laboratorio, commerciale ecc.
, !o""er!iale per il uale si intende linsieme delle informazioni che unazienda possiede
in relazione ai prodotti, alle loro modificazioni o messe a punto, agli adattamenti richiesti
dai clienti o da tipologie di clienti, agli usi a cui sono destinati e alla loro resa. 8uesto tipo
di +no1,ho1 deriva dalle attivit di mar+eting, di assistenza ai clienti, dalla catalogazione
dei risultati ottenuti a seconda del tipo di cliente, dellambiente ove il prodotto viene
utilizzato e di tutti gli altri fattori che possono influire sul prodotto e sugli utenti o acuirenti
dello stesso.
, #inanziario per il uale si intende linsieme delle informazioni poste a supporto
dellattivit gestionale ed in particolare dellattivit commerciale e che comprende tutte le
metodologie atte a rendere finanziariamente pi conveniente lacuisto del prodotto da
parte di terzi.
, strategi!o per il uale si intende linsieme di uelle informazioni che caratterizzano
particolarmente lazienda nei confronti delle aziende concorrenti. 8uesto tipo di +no1ho1
si identifica nella politica aziendale tesa alle collaborazioni come per la ricerca, la
costituzione di societ miste, utilizzazione o creazione di laboratori finalizzati, acuisizioni,
licenze, ecc..
9ale definizione riprende uella formulata in seno agli #ccordi internazionali 9:I-s del
;<<= e, uindi, rappresenta in sostanza uella che accomuna i principali -aesi
industrializzati che a tale accordo hanno preso parte.
La tutela del segreto industriale$ la nor"ati%a italiana
'os> come in ambito comunitario, anche in uello nazionale il segreto o know how non
stato oggetto di regolamentazione per oltre mezzo secolo rispetto alla primva
codificazione.
9ale indolenza si deve principalmente all"avversit del sistema brevettuale verso situazioni
che ne impediscano il funzionamento* il segreto, infatti, ualora abbia ad oggetto
innovazione, impedisce alla collettivit la relativa acuisizione, a discapito del benessere
comune.
0ino al ;<<? in Italia @e pure in EuropaA non esisteva una normativa di riferimento del
fenomeno. $a tutela del segreto aziendale era rimessa esclusivamente ai principi in
materia contrattuale ed all"applicazione della disciplina della concorrenza sleale, per il
caso in cui ricorressero le relative fattispecie e condizioni @rapporti tra imprenditori,
contrariet alla correttezza professionale ed idoneit ad arrecare un dannoA.
$"unica norma regolante espressamente il segreto era contenuta all"art. B;C? c.c., il uale
imponeva uno speciale obbligo di segretezza in capo al Dprestatore di lavoroD in ragione
della peculiarit del rapporto.
$a svolta in materia avviene per effetto dell"avvenuta conclusione degli accordi 9:I-"s di
Earra+ech del ;<<=, i uali, imponendo ai -aesi aderenti la predisposizioni di discipline ad
hoc del segreto aziendale ha portato all"inserimento nell"allora $egge Invenzioni dell"art. F,
bis il uale per la prima volta*
aA forniva una definizione di Dinformazioni segreteDG
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bA stabiliva che la divulgazione, l"acuisizione e utilizzo di tali informazioni, ualora
intervenuta senza il consenso del titolare, integrasse una specifica ipotesi di concorrenza
sleale, passibile si repressione ai sensi della relativo normativa.
9ale disciplina risulta oggi confluita nel combinato disposto degli artt. <H e << '-I, i uali
riproducono nella sostanza gli elementi ualificanti il Dsegreto industrialeD come fattispecie,
riconoscendo allo stesso la ualifica di Ddiritto di propriet! industriale non titolatoD.

/ello specifico la disposizione contenuta all"art. <H '-I identifica la nozione di
Dinformazione segretaD, mentre l"art. << '-I ne ualifica i termini di tutela.
#i sensi dell"art. <H '-I sono considerate Dinformazioni segreteD tanto le informazioni
DtecnicheD, che attengono alle caratteristiche di un prodotto o di un procedimento
suscettibile o meno di brevettazione, uanto uelle DcommercialiD, ovvero le informazioni
riservate che attengono l"organizzazione commerciale dell"impresa, i suoi piani strategici, i
rapporti con clienti e fornitori @es.* le cd. Dliste della clientelaD, ovvero uegli elenchi dai
uali si ricavano, non solo i dati dei clienti, ma anche gli elementi che definiscono il
rapporto contrattuale in essere con l"imprenditoreA.
9ali informazioni sono passibili di protezione al ricorrere di tre reuisiti, che consistono nel
fatto che tali informazioni*
%& siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione
e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti
ed agli operatori del settore
'& abbiano valore economico in quanto segrete
(& siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a
misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
# chiarimento di tale definizione si precisa che*
aA Dnon generalmente note o facilmente desumibili da parte di un esperto o di un operatore
del settoreD, non intende limitare l"applicazione della disciplina ai soli dati ignoti a terzi, ma
comprende anche le informazioni note, ma meritevoli di protezione in ragione di come
sono organizzate.
8uanto al criterio di Dfacile accessibilit!D, esso viene inteso nel senso di escludere dal
novero delle informazioni aziendali passibili di tutela uelle che possono essere
agevolmente reperite dagli operatori o esperti del settore mediante l"osservazione o la
scomposizione di un prodotto del concorrente @cd. Dreverse engineeringDA.
In tale precisazione risiede uno dei principali limiti che attengono alla tutela del segreto
aziendale per il caso in cui esso abbia ad oggetto un"invenzione, in uanto proprio
nell"atto di immissione in commercio del prodotto e uindi nella libera accessibilit a terzi
dello stesso che il segreto risulta pregiudicatoG tale limitazione discende dalla prevalenza
che il sistema accorda alla tutela brevettuale rispetto a uella del segreto aziendale, uale
espressione dell"interesse sociale ad ottenere la divulgazione dell"informazione tecnica,
altrimenti impedita proprio dal segreto.
bA abbiano un Dvalore economico in quanto segreteD, vale a ualificare l"informazione uale
bene @assetA aziendale, nel senso che deve trattarsi di un"informazione il cui possesso
esclusivo, conseguente al regime di segreto, assicuri al titolare un vantaggio
concorrenziali rispetto agli altri operatoriG
cA uando infine al terzo reuisito, il vaglio dell"adeguatezza circa le misure applicate deve
essere svolto in rapporto al valore dell"informazione ed ai mezzi a disposizione, mentre
non viene richiesta la prova che la misura adottata fosse tale da impedire l"accesso
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all"informazione @l"informazione, proprio in uanto aziendale, infatti necessariamente
accessibile ad alcuni dei dipendenti o collaboratori dell"imprenditore, senza per uesto
perdere il relativo connotatoA.
# prescindere dal ricorrere dei citati reuisiti, il secondo comma dell"art. <H '-I ualifica
come informazioni segrete anche* Di dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui
elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia
subordinata l)autorizzazione allimmissione in commercio nel caso di prodotti chimici,
farmaceutici o agricoli, implicanti luso di nuove sostanze chimicheD.
9ale disposizione viene intesa uale norma di protezione delle informazioni depositate
presso le pubbliche amministrazioni ai fini dell"ottenimento delle autorizzazione al
commercio dei prodotti per i uali imposto tale passaggio procedimentale.
#ttesi gli obblighi di trasparenza che connotano l"azione della pubblica amministrazione,
tale norma svolgere dunue la funzione di limitare l"obbligo di rivelazione alla stessa
altrimenti imposto per legge.
8ualora ricorrano i citati presupposti riconosciuto al legittimo titolare delle informazioni il
diritto di impedire a terzi Dla rivelazione, l)acquisizione e l)utilizzo in modo abusivoD delle
stesse.
8uanto al concetto di DterziD, chiaro che lo stesso deve intendersi comprensivo di
ualunue soggetto diverso dal titolare e, uindi, tanto i soggetti interni all"azienda
@dipendenti e collaboratoriA, uanto uelli esterni @fornitori, clienti, distributori, etc.A.
Dal novero dei terzi la legge esclude per% uelli che hanno conseguito tali informazioni D in
modo indipendenteD nel senso di escludere coloro che hanno appreso l"informazione da
soggetti diversi dall"imprenditore. $a tutela, in altri termini, si limita ai rapporti cd. diretti,
escludendo la possibilit di perseguire l"uso o la divulgazione da parte di soggetti diversi
da uello che per primo ha commesso l"illecito.
9ale regola risulta del resto implicita nel venir meno della natura DsegretaD
dell"informazione, gi solo nel momento in cui la stessa viene resa nota o accessibile a
terzi* l"illecito sanzionato dalla norma, infatti, si esaurisce nel momento della prima
violazione, a nulla rilevando l"ulteriore circolazione del segreto, se non in termini di
uantificazione del danno procurato.
E" evidente che l"acuisizione da parte del terzo oltre che indipendente deve essere anche
avvenuta in modo Dnon abusivoD @ad esempio l"imprenditore concorrente che si avvale
della talpa per ottenere le informazione per poi utilizzarle nel proprio processo produttivoA,
in uanto, in tal caso, si integra semplicemente un"ipotesi di concorso nell"illecito, il uale,
nel caso, verrebbe sanzionato tanto a termini della disciplina speciale contenuta nel codice
di -ropriet Industriale, uanto a termini dell"art. B?<H c.c. in materia di concorrenza
sleale.
8uanto al concetto di DabusoD @inserito di recente solo ad opera del d.lgs ;I;JBC;C per
colmare alla lacuna creata dalla mancata riproduzione nell"articolo del codice della
locuzione Din modo contrario a leali pratiche commercialiDA, lo stesso deve intendersi uale
manifestazione di una condotta non conforme alla correttezza professionale, nei termini
intesi con riferimento alla corrispondente fattispecie di concorrenza sleale.
In particolare, s"intende abusiva, l"acuisizione, come l"utilizzazione o la rivelazione
avvenuta in violazione di impegni contrattuali @es.* per violazione di un patto di segretezzaA
o di legge @eK art. B;C? c.c.A o comunue nell"indurre un terzo a compiere tale violazione
e, comunue, ogniualvolta sia dimostrata la consapevolezza del terzo della natura
segreta o confidenziale dell"informazione stessa @sulla scorta delle indicazioni fornite dalla
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nota all"art. I< 9:I-s, da cui discende tale disciplina, si suole parificare alla
consapevolezza anche la Dgrave negligenzaD, ovvero l"omissione di uel minimo standard
di attenzione che porta a conoscere tale datoA.
$a disciplina dell"art. << '-I lascia impregiudicata la possibilit di invocare la disciplina
dettata in materia di concorrenza sleale, sommando pertanto la tutela codicistica a uella
dettata dagli artt. B?<H ss. c.c.
:ispetto a tale ultima disciplina, la tutela offerta dalla disposizione di nuovo conio gode di
maggiore respiro, nel senso che non soggiace ai limiti di tutela imposti dalla disciplina
della concorrenza sleale, che, come noto, trova applicazione limitatamente alle ipotesi di
controversi tra imprenditori concorrenti.
$a ualifica del segreto uale autonomo titolo di privativa, consente uindi al titolare della
relativa informazione di impedire la divulgazione, come l"utilizzazione del dato anche a
soggetti che non rivestono tale ualifica, come al consulente, collaboratore etc..
$a disciplina della concorrenza sleale e* art. B?<H, ;L comma n. I c.c. rester comunue
applicabile nelle fattispecie tipiche, ma non uale forma di protezione del segreto in s, ma
soltanto in presenza di comportamenti professionalmente non corretti ed idonei ad
arrecare un danno @concorrenziale e ualificatoA al titolare del segreto.
In particolare, la disciplina della concorrenza sleale, rester valida e potr essere invocata
congiuntamente a uella codicistica, per il caso di*
, sottrazione di segreti tramite un dipendente di impresa concorrente, di un consulente o di
altro collaboratore @ad es.* il dipendente che comunica al concorrente atti riservati relativi
al datore di lavoro sono imputabili al concorrente che se ne avvantaggia, salvo prova
contraria , #pp. Mologna, ;< giugno ;<<?AG
, sottrazione di segreti mediante spionaggio industriale @ad es.* costituiva atto di
concorrenza sleale, anche prima dellentrata in vigore del nuovo art. F bis $.I.,
lappropriarsi di informazioni aziendali riservate, trafugate illecitamente , 9rib. Eodena, ;?
luglio ;<<FG costituisce atto di concorrenza sleale anche lo spionaggio industriale e cio la
sottrazione con mezzi subdoli di segreti commerciali ed industriali che limpresa non
desidera mettere a disposizione dei terzi concorrenti , 'ass. ;<HI, n. ;=;IAG
, sottrazione di segreti tramite storno di dipendenti @ad es.* costituisce concorrenza sleale
lassunzione di dipendenti altrui o cercare la loro collaborazione al solo fine di poter
utilizzare le loro conoscenze tecniche, usate presso laltrui azienda, con leffetto di entrare
sul mercato prima di uanto gli sarebbe stato possibile in base ai propri studi e ricerche ,
9rib. !rvieto, = luglio ;<<FAG
, concorrenza delleK,dipendente nei confronti del precedente datore di lavoro, attuata
mediante appropriazione ed applicazione di notizie segrete di propriet di detto datore di
lavoro @ad es.* costituisce atto di concorrenza sleale confusoria il comportamento delleK,
dipendente o agente che, cessato il rapporto, continui a rivolgersi agli abituali clienti
offrendo i medesimi prodotti ed omettendo ualsiasi comunicazione in merito alla
cessazione del rapporto , 9rib. Nerona, IC aprile ;<<FA.
Il possesso di informazioni segrete non impedisce dunue ai concorrenti di sfruttare le
medesime, purch in tale sfruttamento non intervengano fattori contrari alla correttezza
professionale. In altre parole lecito ottenere informazioni segrete di un concorrente
attraverso propri studi e ricerche, cos> come lecito desumere informazioni tecniche,
tecnologiche o altro, di un concorrente analizzando i prodotti, la pubblicit e uantaltro si
riferisce a detto concorrente anche smontando eJo sezionando il prodotto di uestultimo
@cd. reverse engineeringA, effettuando anche analisi chimiche o fisico,chimiche. In realt il
comportamento appena descritto non illecito di per s, ma lo diviene nel momento in cui
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tale prodotto viene riprodotto in modo uguale @art. B?<H n. ; cod. civ.A o nel momento in cui
si interferisce con una privativa esistente in capo a uesto concorrente, ovvero uando si
utilizzano fonti non autorizzate da uestultimo.
0ebbene nel concetto di terzi rientrino certamente anche i dipendenti, esistendo per uesti
ultimi una specifica disciplina ad hoc contenuta al citato art. B;C? c.c., risulta opportuno
definire il rapporto che esiste tra le due regole di condotta.
'ome detto, infatti ancora nella prima formulazione del codice del ;<=B, il legislatore
aveva previsto che Dil prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di
terzi, in concorrenza con l)imprenditore, n divulgare notizie attinenti all)organizzazione e
ai metodi di produzione dell)impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa
pregiudizioD.
9ale norma deve poi essere coordinata con l"art. B;B? c.c., il uale riconosce la possibilit
di estendere la tutela del segreto anche al periodo successivo alla terminazione del
rapporto di lavoro, rimettendo tale facolt alla stipulazione di precisi patti di non
concorrenza tra dato e lavoratore, purch nel rispetto di determinate condizioni minime,
uali*
- forma necessariamente scritta
- termine + anni per dirigenti, ( per altre figure
- necessaria definizione dei limiti dell)impegno ,in termini di oggetto e luogo&
- previsione di un corrispettivo specifico per tale impegno.
$a disposizione contenuta all"art. B;C? c.c. stata la prima norma a fornire una
regolamentazione del segreto aziendale.
$a previsione di una regola ad hoc con riferimento ai prestatori di lavoro si deve, oltre che
all"esigenza di regolare la situazione che, per natura, presenta le maggiori insidie per il
segreto stesso @in uanto riferita a coloro che per loro stessa mansione ne vengono resi
edotti e partecipiA, al fatto che, tale ipotesi, sfuggiva dall"ambito di applicazione della
disciplina della concorrenza sleale, la uale, presupponendo come alter ego un altro
imprenditore, restava applicabile a tutti uei casi in cui la lesione del segreto avvenisse per
effetto dell"attivit di un concorrente.
In definitiva, prima dell"avvento del 'odice della -ropriet Industriale @o meglio prima
dell"inserimento dell"art. F,bis nella legge InvenzioniA l"art. B;C? c.c. e l"art. B?<H c.c.
costituivano nel loro insieme e ciascuna nell"ambito di propria competenza @rapporto
datoreJprestatore o rapporto imprenditoreJimprenditoreA la disciplina a tutela del segreto
aziendale.
0ebbene la nuova disciplina dettata dal 'odice di -ropriet industriale non comporti
l"abrogazione di uella dettata dall"art. B;C? c.c., evidente che la previsione di una
disciplina specifica che comprende l"azione di tutti i DterziD @inclusi anche i prestatori di
lavoroA, determini un sostanziale ridimensionamento della funzione dalla disposizione
codicistica, la uale viene, infatti, parrebbe oggi assorbita nell"ambito di applicazione degli
artt. <H e << '-I.
9ale conclusione risulta vera solo in parte, in uanto, a bene vedere, anche dopo l"avvento
della disciplina speciale contenuta nel 'odice di -ropriet Industriale, l"art. B;C? c.c. ha
mantenuto un propria ambito di applicazione non coperto dal combinato disposto di cui
agli artt. <H e << '-I in uanto*
aA la violazione del dovere di fedelt rappresenta una fattispecie di inadempimento
contrattuale e uindi, come tale, soggetto al termine di prescrizione di ;C anni, il uale
pi ampio di uello uinuennale previsto per l"illecito concorrenzialeG
bA ancora poi, ai sensi dell"art. B;CF c.c. tale violazione produce effetti anche sul rapporto
di lavoro, in uanto legittima l"applicazione in capo al dipendente di sanzioni disciplinari e,
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nel caso, pu% essere invocata anche uale giusta causa di licenziamentoG effetti entrambi
non ricavabili dalla violazione delle disposizioni a tutela del segreto aziendale contenute
nel 'odice della -ropriet Industriale.
0empre con riferimento ai dipendenti, si pone poi il problema di bilanciare le legittime
esigenze di tutela del segreto aziendale con le parimenti legittime aspettative di utilizzo da
parte dei dipendenti medesimi delle cognizioni assunte nel corso dell"esperienza lavorativa
svolta presso il precedente datore.
Oatti salvi i diversi accordi assunti tra le parti in merito @es.* accordi di segretezza e patti di
non concorrenza post impiego nei termini gi vistiA, la soluzione di contemperamento delle
opposte esigenze viene tendenzialmente risolta dalla giurisprudenza , anche se a volte
con esiti alterni , nel ritenere liberamente usufruibili dal lavoratore tutte le cognizioni ed
informazioni acuisite nel corso del proprio lavoro ad eccezione di uelle che, per i
caratteri o per le misure adottate, integrano gli estremi del segreto tutelabile ai sensi della
normativa del 'odice della -ropriet Industriale.
In altri termini, i dipendenti potranno beneficiare dell"esperienza maturata e delle
cognizioni acuisite @semprech direttamente per effetto del proprio impiego o mansioneA,
ma non potranno utilizzare, in proprio @uali imprenditori individualiA o a favore di un
imprenditore concorrente, le informazioni di un certo valore economico che, oltre a non
essere facilmente accessibili dal pubblico risultano altres> soggette a misure atte a
mantenerle segrete.
# completare il uadro si rammenta poi che la disciplina contenuta agli artt. <H e << '-I
deve essere integrata, per il caso in cui il segreto attenga ad un"invenzione, con la
disposizione contenuta all"art. =P, ;L comma '-I, la uale, in aggiunta alle tutele
specifiche in materia di segreto aziendale, riconosce all"inventore la possibilit di impedire
che tale diffusione di notizie venga a costituire impedimento alla brevettazione del proprio
trovato, mediante il deposito di una -domanda di brevetto entro . mesi dalla
predivulgazione6.
&li a!!ordi di segretezza
$e tutele normative offerte per effetto del combinato disposto degli artt. <H e << '-I,
nonch degli artt. B;C? e B?<H c.c., rappresentano un valido strumento di tutela del
segreto su base nazionale, ma chiaramente non per il caso in cui l"esigenza di tutela
vengano ad interessare anche rapporto internazionali, dove la disciplina non
necessariamente garantisce una pari tutele.
$"assenza di una tutela universale del segreto, condiziona decisamente i trasferimenti
delle tecnologie non brevettate, pertanto per meglio difendersi sempre opportuno,
uando ci% sia possibile, stipulare preventivamente un accordo di segretezza che
determini con chiarezza il contenuto delle informazioni segrete e che certifichi la volont
delle parti contraenti.
7li accordi di segretezza solitamente vengono stipulati durante le trattative per la
conclusione dei contratti di trasferimento di tecnologia. E" interesse del futuro alienante
che le informazioni segrete da comunicare nella fase pre,contrattuale non diventino di
dominio pubblico.
0e gli accordi di segretezza sono importanti nelle trattative per il trasferimento di
+no1ho1, essi sono consigliabili anche nel caso di trasferimento di tecnologie brevettate*
accade spesso, infatti, che le comunicazioni tra i contraenti nella fase negoziale riguardino
informazioni riservate, non contenute nei documenti brevettuali.
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Inoltre, anche uesti stessi documenti rimangono segreti fino al momento della
pubblicazione, che nel nostro paese avviene, di regola, dopo ;H mesi dalla data di
deposito della domanda di brevetto.
7li accordi di segretezza garantiscono che le informazioni, le idee o i dati rivelati da una
soggetto ad un altro rimangano in segreto secondo uanto stabilisce il contratto, e uindi
non potranno essere divulgati a terzi. $accordo di segretezza pu% perfezionarsi in
situazioni molto diverse, come nel rapporto lavorativo tra un imprenditore e i propri
dipendenti, tra due persone che condividono un bene comune, una persona in possesso di
unidea che si rivolge ad unaltra affinch la sviluppi, ecc. 2nimpresa pu% trovarsi nelle
condizioni di fornire a terzi proprie informazioni riservate per una pluralit di motivi*
, ad un possibile cliente, per fargli capire il valore intrinseco di ci% che gli va ad offrire @ad
esempio nel caso in cui si intenda proporre al cliente un prodotto nuovo, ancora non
brevettato o non brevettabile e ci si voglia garantire che la propria controparte non se ne
appropri in maniera illecitaAG
, ad un fornitore, per permettergli di presentare unofferta o per eseguire la fornitura
commissionatagli @si pensi al caso tipico di un contratto di subfornitura* il fornitore non pu%
formulare la propria offerta ed il bene, o una parte di esso, non potr essere prodotto
senza conoscere dati che normalmente il potenziale acuirente non mette a disposizione
di terziAG
, ad un consulente, esterno per permettergli di svolgere lincarico conferitogli.
In uesta fase le parti non sono ancora legate da alcun contratto e le sole obbligazioni che
potrebbero richiedersi sono uelle generali di correttezza e buona fede nelle trattative,
sempre che si giunga ad un contratto definitivo.
/el caso in cui non si giungesse alla conclusione di un contratto, il titolare delle
informazioni non solo non potrebbe azionare alcuna leva in sua difesa ma anzi si
troverebbe nella spiacevole condizione di non avere nessun elemento probatorio che
attesti tanto la titolarit delle informazioni uanto la loro rivelazione, con la conseguenza
che il terzo potrebbe utilizzare liberamente i dati acuisiti nel corso delle trattative.
. evidente allora la necessit di tutelarsi adeguatamente, dotandosi di uno strumento
autonomo, non legato alla conclusione del contratto finale e che contenga un esplicito
riferimento alla uantit e ualit dei dati rivelati.
9ale strumento diviene addirittura indispensabile se si pensa ai contratti internazionali*
senza unesplicita previsione, ogni ordinamento coinvolto potrebbe infatti portare a
conclusioni differenti uanto ad obblighi delle parti nel corso delle trattative, con il risultato
di non poter essere sufficientemente tutelati.
In pratica nessuna lettera di segretezza pu% prescindere da alcuni reuisiti (minimi) di
contenuto*
, la titolarit delle informazione che si vogliono condividere con il terzo
, lelenco e la definizione delle informazioni oggetto di trasmissione e di impegno alla non
divulgazione
, la validit temporale dellimpegno
, la determinazione di una sanzione, nel caso di violazione dellaccordo
, lindividuazione del giudice competente e leventuale legge applicabile
$elenco e la definizione delle informazioni potr essere analitico @soluzione difficilmente
attuabile nella praticaA o generico @ad esempio si potranno richiamare i dati per categoriaA.
$importante che siano ben individuate le informazioni che si intendono trasmettere, in
modo che, in caso di problemi, non possano sorgere contestazioni al riguardo. $a concreta
individuazione di ci% che pu% considerarsi uninformazione confidenziale infatti un vero
problema dal momento che le parti potrebbero avere opinioni opposte al riguardo* di u>
limportanza della predefinizione delle categorie di dati da considerarsi non divulgabili.
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0empre in tale ottica, si potrebbe inserire, ad esempio, un elenco delle informazioni che si
ritengono essere gi note al settore di riferimento o, al contrario, la precisazione che siano
confidenziali le sole comunicazioni che recano una specifica menzione.
/ormalmente, limpegno di confidenzialit si estende anche a dipendenti o collaboratori
della propria controparte, che dovr garantire di adottare tutte le misure necessarie a
tutelare il segreto.
#ltro elemento di cui tener conto la durata dellaccordo* importante che il contratto
preveda un limite temporale o una condizione di validit legata a particolari eventi , come
la sottoscrizione di un contratto definitivo @che dovr contenere a sua volta unautonoma
clausola di riservatezzaA o lobsolescenza dellinformazione. -er non vanificare l"efficacia
del segreto opportuno che l"obbligo di segretezza sia convenuto non solo per il periodo
di durata del contratto, ma anche per il periodo successivo alla sua cessazione. E" dubbia,
per%, la validit di accordi che impongano sine die al licenziatario un obbligo di segretezzaG
pertanto, per essi dovrebbe essere previsto un limite temporale accettabile.
/el caso di violazione dellobbligo di riservatezza prevista una penale che pu% essere
fissata in un importo forfettario o in una somma legata ai pi disparati meccanismi
@fatturato della controparte, somma per ogni violazioneA, ma che in ogni caso, fa s> che la
controparte si senta maggiormente vincolata. !ltre che come deterrente, la
predisposizione di detta penale consigliabile al fine di evitare gli inconvenienti derivanti
dalla difficolt di determinare l"importo dei danni causati dalla violazione dell"obbligo di
segretezzaG sicch, in caso di inadempimento il cessionario non sar tenuto a dimostrare
l"an ed il quantum del danno.
#ltrettanto importante, specie nel caso dei contratti internazionali @ma non soloA,
lespressa determinazione del giudice competente a giudicare della corretta esecuzione
dellimpegno. 2na predeterminazione che evita eventuali complicazioni legate alla sua
individuazione.
!ltre uelli stipulati in forma autonoma, riscontriamo anche accordi di segretezza nei
contratti di licenza di tecnologia sotto forma di clausola di riservatezza.
Di solito gli accordi di segretezza risultano in concreto di difficile attuazione pratica attesa
la difficolt di dimostrare la provenienza dell"informazione e uindi l"inadempimento @prova
che ricade chiaramente su chi lo invoca e uindi sulla parte lesaA.
0iglare un accordo di segretezza o comunue prevedere una clausola di tale portata,
rappresenta comunue scelta opportuna anche a prescindere dall"effettiva coercibilit
dell"inadempimento e ci% anche per il caso di accordi volti a trovare applicazione solo in
ambito nazionale, in uanto, rispetto alla tutela di legge, esso consente comunue*
aA di estendere il termine di prescrizione del diritto a ;C anni, rispetto ai ? anni previsti
invece dalla legge per il caso di violazione non regolata da specifico accordoG
bA di predeterminare l"importo del risarcimento, mediante la previsione di una penale di
ammontare prestabilito per il caso in cui la violazione venisse accertataG tale, come detto,
oltre a sollevare chi agisce dall"onere di dimostrare il danno sofferto, costituisce altres> il
deterrente alla violazione.
cA di limitare l"ulteriore rischio di divulgazione del segreto prevedendo specifiche clausole
compromissorie, che consentono la definizione della controversia eventualmente insorta in
un contesto privato, senza esigenza di esporre tali dati nell"ambito di un processo avanti al
9ribunale.
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