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Semana 9

Presentacin

n Mxico, las marcas estn protegidas legalmente, por ello es importante informarnos sobre quin o quines son los titulares de stas, pero sobre todo para poder defenderlas en caso de ser necesario. Cabe sealar que no todos los elementos de la marca son objeto de registro o en alguna circunstancia en particular, por ejemplo, generalmente se nos negar un Titulo de Registro de Marca, cuando se preste a confusin con otra que ha sido previamente otorgada o cuando carezca de originalidad. Como todo trmite gubernamental, el registro de marca debe cumplir una serie de pasos para obtener el Ttulo de Registro de Marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Objetivos especficos
El estudiante Comprender la manera en que se protegen las marcas en Mxico. Conocer el procedimiento que se sigue para registrar los signos distintivos o marcas. Comprender cmo se extingue la proteccin al titular de una marca.

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Tema y subtemas
I. V Marcas
V.5 V.6 V.7

Cmo se protegen las marcas? Procedimiento para el registro de marcas Extincin del registro de una marca

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V.5 Cmo se protegen las marcas?

Sabes qu es el Registro de Marcas?

El artculo 87 de la Ley de Propiedad Industrial establece que los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrn hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho o uso exclusivo se obtiene mediante el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dependiente de la Secretara de Economa. Tiene como caractersticas principales: Es un organismo pblico descentralizado. Personalidad jurdica y patrimonio propios. Autoridad legal para administrar el sistema de propiedad industrial en nuestro pas, lo que garantiza su independencia financiera de la Administracin Central del Gobierno de la Repblica, subsistiendo mayoritariamente de sus propios ingresos (Ley de Propiedad Industrial, artculos 1 y 6). El Instituto lleva a cabo una serie de estudios y anlisis sobre la factibilidad del otorgamiento del Ttulo de Registro de Marca, una vez que los particulares presentan sus solicitudes de registro. 89
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Caractersticas

V.6 Procedimiento para el registro de marcas

Antes de explicar el procedimiento que se debe realizar para registrar una marca, revisaremos algunos supuestos por los cuales ser imposible iniciar este proceso, de acuerdo al artculo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial:

Marcas no registrables
1. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes (Fraccin I, artculo 90 Ley de Propiedad Industrial). Jos Manuel Magaa Rufino (2011: 61-62) afirma que si el signo distintivo o marca no se encuentra fijo es muy difcil que se pueda distinguir o que los consumidores se identifiquen con sta.

Excepciones

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Figura 1. Ejemplos: Una caricatura o un holograma.

2. Los nombres tcnicos de los productos o servicios que se pretendan registrar como marca. Por ejemplo, una embotelladora de agua purificada no podra utilizar la marca AGUA o H2O, ya que provocara que ningn otro embotellador pudiera utilizar el nombre del producto o servicio que evidentemente brindan este tipo de factoras (Fraccin II, artculo 90 de la Ley de Propiedad Industrial). 3. Las palabras que en el lenguaje corriente o en las prcticas comerciales se hayan convertido en la designacin usual o genrica de los productos o servicios. Las marcas deben ser distintivas de otras, por lo que no nos servira utilizar nombres comunes con el que se les nombra a las cosas, como por ejemplo ANTRO a un centro nocturno, BIELA a una cerveza, COMPU a una computadora, etctera. 90 4. Las formas tridimensionales que sean del dominio pblico o que carezcan de originalidad. No servira de nada que una marca que est en el dominio pblico se utilice para distinguir la que requiere otra, porque en realidad no nos est distinguiendo. Por ejemplo, los monumentos, puentes, etctera (artculo 90, fraccin III de la Ley de Propiedad Industrial). 5. La forma usual o corriente de los productos o la impuesta por la naturaleza o funcin industrial. Por ejemplo, si cosechamos manzanas no sera viable que nos otorgaran el registro de una marca que represente a dicha fruta; tampoco si vendemos carros, nos otorgaran el registro de marca con la forma de un vehculo de stos, para lograr que sea legal tendramos que acompaarlos con otro elemento distintivo: un diseo o una tipografa. 6. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus caractersticas sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. No sern registrables como marcas, las palabras que hagan referencia al producto o servicio que est en el mercado donde se pretende aplicar tal marca. Por ejemplo, RESTAURANTE aplicado a un restaurante, o TALLER MECNICO a un lugar de este tipo (Fraccin IV del artculo 90 de la Ley de Propiedad Industrial).

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7. Las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composicin, destino, valor, lugar de origen de los productos o la poca de produccin. Jos Manuel Magaa Rufino postula que es derecho de todos los comerciantes o prestadores de servicios, hacer uso de las palabras de uso comn que sirvan para designar las caractersticas del bien o servicio que se coloca en el mercado, por lo que no pueden registrar marcar tan genricas como 355 ml, salados, 100 pesos, hecho en sonora, etctera. 8. Las letras, los nmeros o los colores aislados, a menos que estn acompaados de elementos tales como signos, diseos o denominaciones, que les den un carcter distintivo. No pueden registrarse los nmeros y los colores aislados como el rojo, el verde o el amarillo, slo si haces una mezcla de ellos y adems se acompaa de un diseo particular (artculo 90, fraccin V de la Ley de Propiedad Industrial). 9. La traduccin a otros idiomas, la variacin ortogrfica caprichosa o la construccin artificial de palabras no registrables. En este caso, definitivamente si utilizamos el nombre en otros idiomas para la marca que pretendemos registrar, pierde todo distintivo del producto o servicio en el que quedara amparado. Por ejemplo, super market para un sper mercado o livrerya para vender libros (artculo 90, fraccin V de la Ley de Propiedad Industrial). 10. Las que reproduzcan o imiten escudos, banderas o emblemas de cualquier pas, estado, municipio o divisiones polticas equivalentes. No son objetos de comercio, porque representan oficialmente a naciones o sus divisiones polticas (artculo 90, fraccin VII de la Ley de Propiedad Industrial). 11. Las denominaciones, siglas, smbolos o emblemas de organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra organizacin reconocida oficialmente, as como la designacin verbal de los mismos. No se pueden registrar como marcas ONU, UNAM, CIDE, NBA, etctera, a menos, que la promocin sea llevada por el legtimo titular (artculo 90, fraccin VII de la LPI).

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Figura 2. Las siglas o emblemas no se pueden registrar.

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12. Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control o garanta adoptados por un Estado, as como las monedas o billetes oficiales de pago nacionales o extranjeros. Queda prohibido su uso como marcas para amparar cualquier tipo de productos o servicios. 13. Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representacin grfica de condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos, eventos culturales o deportivos reconocidos oficialmente. Esta norma pretende evitar que se d mal uso a estos por parte de terceros no autorizados y que el consumidor piense que el producto o servicio se encuentra asociado a la institucin que organiza las condecoraciones, medallas u otros premios (artculo 90, fraccin IX de la Ley de Propiedad Industrial). 14. Las denominaciones geogrficas, propias o comunes, los mapas, gentilicios, nombres y adjetivos cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusin o error en cuanto a su procedencia. Evita que los consumidores caigan en confusiones sobre la procedencia de los bienes o servicios que adquieren. Por ejemplo, queda prohibido registrar como marca de un caf veracruzano, para uno cosechado y elaborado en el Estado de San Luis Potos, y viceversa (artculo 90, fraccin X de la Ley de Propiedad Industrial). 92 15. Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la fabricacin de ciertos productos para amparar stos excepto los nombres de lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario (artculo 90, fraccin XI de la Ley de Propiedad Industrial). 16. Los nombres, seudnimos, firmas y retratos de personas sin consentimiento del titular. Toda persona, usualmente famosa, puede utilizar como marca su nombre, imagen o firma, pero tambin puede otorgar esos derechos de forma temporal, y bajo los instrumentos concebidos por la propia Ley de Propiedad Industrial. Ejemplo: Michael Jordan (artculo 90, XII de la Ley de Propiedad Industrial).

Figura 3. Personas famosas pueden utilizar su nombre como marca.

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17. Los ttulos de obras intelectuales o artsticas, as como los ttulos de publicaciones y difusiones peridicas, los personajes ficticios o simblicos, los personajes humanos de caracterizacin, los nombres artsticos y las denominaciones de grupos artsticos, salvo autorizacin expresa del titular del derecho (artculo 90, fraccin XIII de la Ley de Propiedad Industrial).

Figura 4. Nombres de personajes ficticios o artsticos no pueden registrarse como marcas.

18. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engaar al pblico o inducir a error, entendindose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretendan amparar. No puede ser registrado como marca, porque afecta tanto al titular de la marca original como a los consumidores que pretenden adquirirlo. Ejemplos: un juguete elaborado de plstico, pero que pretenda registrar marca como juguetes metlicos o bien, dulciamigos a un medicamento para nios (artculo 90, fraccin XIV de la Ley de Propiedad Industrial). 19. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida o famosa en Mxico, para ser aplicada a cualquier producto o servicio, a menos que sean solicitadas por el legtimo titular o por la persona que ste autorice. Por ejemplo: La marca de moda, andrea es una de las marcas que el IMPI considera como notoriamente conocida o famosa en Mxico, por lo que no podr ser aplicada a cualquier otro producto o servicio, a menos que directamente el titular de esta marca as lo autorice (artculo 90, fracciones XV y XV bis de la Ley de Propiedad Industrial). 20. Una marca que sea idntica o semejante en grado de confusin a otra en trmite de registro presentada con anterioridad, o a una marca registrada vigente, y referentes a los mismos o similares productos o servicios.

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Procedimiento

Para que se otorgue un registro de marca, el impi deber aplicar exmenes para revisar que la marca rena todos los requisitos que la Ley seala y que no contravenga otras disposiciones internacionales. Por ejemplo, revisar para evitar conceder el registro a una marca idntica o similar en grado de confusin a otra marca o nombre comercial registrados o en trmite de registro para amparar iguales o similares productos o servicios (artculo 90 fracciones XVI y XVII de la Ley de Propiedad Industrial). En caso de que la autoridad determine que existe alguna objecin de carcter legal, se emitir un comunicado al interesado para que manifieste lo que a su derecho convenga en un lapso de dos meses, prorrogables por otros dos meses ms. As, transcurridos los cuatro meses sin que el interesado conteste, la solicitud se considerar abandonada. Pero, si existi contestacin, puede suceder cualquiera de estos casos: a. La contestacin subsana las irregularidades o supera los impedimentos detectados por el impi y ste girar el Titulo de Registro de Marca. b. La contestacin no subsana las irregularidades y/o no supera los impedimentos legales avizorados por la autoridad, entonces el impi emitir una notificacin negando el registro de la marca (Magaa Rufino, 2011: 7172).

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Requisitos

La solicitud del registro de marca, debe:

Ser presentada ante el impi, por escrito en idioma espaol y por duplicado. El formato de solicitud se puede localizar en http://www.impi.gob.mx/work/sites/ impi/resources/LocalContent/3366/6/impi_00_001.doc y debe sealar los siguientes datos (si en el Estado de residencia del titular de la marca a registrarse, no hubiera oficina del impi, puede presentar su solicitud ante la Delegacin de la Secretara de Economa de su localidad): 1. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante. 2. Indicar el signo distintivo que se desea proteger, aclarando si la marca es nominativa, innominada o mixta. 3. La fecha del primer uso de la marca, sta no podr ser modificada posteriormente. 4. Los productos o servicios que protege la marca, as como el nmero de la clasificacin conforme al Arreglo de Niza Relativo a la Clasificacin de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 5. En su caso, sealar las leyendas o figuras no reservables como marca.

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6. Sealar la ubicacin del o de los establecimientos relacionados con la marca (fbrica, oficina, etctera). 7. Pegar a la solicitud una etiqueta de la marca, en caso de tratarse de innominadas, tridimensionales o mixtas. 8. Sealar fecha de prioridad, en su caso. 9. Firma del titular, representante o apoderado. Adems de presentar la solicitud debidamente llena, se deben presentar los siguientes documentos: a) Comprobante de pago de derechos. b) En caso de que la solicitud sea presentada por dos o ms personas (copropiedad), un contrato donde se establezcan las reglas de uso, licencia y transmisin de derechos. c) El documento que acredite la personalidad, cuando la solicitud sea presentada por un representante o apoderado del titular.

V.7 Extincin del registro de una marca

Crees que una marca pueda extinguirse?

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De acuerdo al artculo 95 de la LPI, las marcas que se encuentren registradas en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, tienen una vigencia por diez aos, contados a partir de su fecha de presentacin, podr renovarse por periodos de la misma duracin y de forma indefinida. La Ley de Propiedad Industrial establece que para tramitar la renovacin, sta debe realizarse dentro de los seis meses antes o posteriores a la fecha de vencimiento. Si no se lleva a cabo la renovacin de una marca, sta automticamente caduca y cae en dominio pblico, por lo que cualquier persona puede hacer uso de ella (artculo 133 de la Ley de Propiedad Industrial).

Vigencia

Renovacin

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Conclusin
El registro de marcas es el reconocimiento que hace el Estado Mexicano a la titularidad de un signo distintivo que ampara determinados productos o servicios de una persona fsica o moral. Sin embargo, no todos los signos distintivos que se presenten ante la autoridad pueden culminar en Ttulos de Registro de Marcas, para ello, no deben caer en alguno de los supuestos que seala el artculo 90 de la Ley de Propiedad Industrial. Una vez que se obtiene el Registro de Marca, ste tiene una duracin de diez aos contados a partir de que se present la solicitud de marca ante el impi, ste perodo puede ampliarse cuantas veces sea necesario, por lapsos de diez aos, siempre y cuando se tramite dentro de los seis meses anteriores o posteriores al vencimiento de la marca, so consecuencia de la extincin de la marca y su cada en el dominio pblico.

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Glosario
Arreglo de Niza (an): Firmado el 15 de junio de 1957. Mxico es oficialmente parte del Convenio desde el 21 de marzo de 2001. El an es un acuerdo que clasifica los productos o servicios en diversos rubros, a efectos de agruparlos por clases afines, permitiendo as, una adecuada identificacin para su registro. La Clasificacin Internacional para el Registro de Marcas propuesta por el an es revisada peridicamente por un Comit de expertos y publicada para su observancia. En el mes de enero de 2009, eran parte del an 83 Estados. Adems, tambin utilizan la Clasificacin de Niza las oficinas de marcas de ms de 65 pases que no son parte en el an, as como la Oficina Internacional de la Organizacin Mundial de la Propiedad Intelectual (Magaa Rufino, J. M., 2011: 7).

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Reactivos de autoevaluacin
Instrucciones: lee cada oracin y escribe en la lnea la letra correspondiente, F para falso y V para verdadero. 1. Primero debemos registrar una marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para tener derecho de uso exclusivo de sta. _____ 2. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial depende de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. _____ 3. Un personaje animado como el Pato Donald puede ser registrado como marca. 4. Se puede registrar el nombre de un restaurante como 52 Bar & Grill. 5. Siendo yo Espinoza Paz, puedo crear una marca de ropa que se llame Espinoza Paz. _____ _____ _____

6. Puedo crear una marca que utilice la forma tridimensional de la pirmide del Sol en Teotihuacn. _ ____ 7. Me pueden otorgar el Registro de Marca si nicamente le pongo color verde y le escribo Ferreti sobre l con un diseo elaborado. _____ 8. Me otorgarn el Registro de una Marca Best shoes para identificar una zapatera. _____

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9. El impi me otorgar el Registro de Marca si uso una figura tridimensional de la estatuilla del Oscar para un videoclub. _____ 10. El impi es la autoridad encargada de analizar la viabilidad o no del Registro de Marca. _____

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Referencias
Bibliogrficas
De Pina Vara, R. (2000). Derecho mercantil mexicano. Mxico: Porra. Magaa Rufino, J. M. (2011). Derecho de la propiedad industrial en Mxico. Mxico: Porra. Otero Muoz, I.; Ortiz Bahena, M. . (2011). Propiedad intelectual. Simetras y asimetras entre el derecho de autor y la propiedad industrial. El caso de Mxico. Mxico: Porra.

Legislativas
Cmara de Diputados del Congreso de la Unin. (2012). Ley de la Propiedad Industrial. Mxico: Diario Oficial de la Federacin. Consultado el 12 de abril de 2012 en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ pdf/50.pdf 99