CONTESTA DEMANDA. OFRECE PRUEBA. PLANTEA CASO FEDERAL.

Seor Juez: DIEGO ALFREDO MAYOL, abogado,

C.P.A.C.F. T 52 F 125, constituyendo domicilio legal en la calle Paraguay 1225 piso 10 de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires (Estudio Mayol & Asoc.), Zona de notificacin N248, (Tel: 5199-1011), en los autos caratulados "ETERTIN S.A. c/JUKI S.A.C.I.F.I.A s/Cese de oposicin al registro de marca", a V.S. respetuosamente por la demandada me presento y digo: I.- PERSONERA Que tal como lo acredito con la copia del poder que acompao, fiel reproduccin de su original, JUKI encontrndose su mandato vigente, soy apoderado de

S.A.C.I.F.IA. (de ahora en ms simplemente JUKI), con domicilio real en la calle G. Ardoino 1004 Ramos Meja, Provincia de Buenos Aires. En tal carcter solicito desde ya ser tenido por presentado, por parte y por constituido el domicilio legal indicado.

II.- CONTESTA DEMANDA Siguiendo las expresas instrucciones que me impartiera mi mandante, vengo a contestar la demanda interpuesta en autos por ETERTIN S.A. solicitando el rechazo de la misma en todas sus partes con expresa imposicin de costas a la actora, por las razones de hecho y de derecho que expresar a continuacin.

En subsidio, y para el hipottico caso que V.S. no comparte por ella, los fundamentos que tales ms adelante sean expuestos, y decida conceder a la actora los registros peticionados y servicios: Clase 09: Accesorios y perifricos para computadoras solicito registros concedidos para amparar solamente los siguientes productos

personales, discos compactos, discos blandos (diskettes), programas de computacin para computadoras personales, dvd player, Mp3, Mp4, home theatre, radioreproductores, con expresa exclusin de cualesquiera de los productos mencionados y/o sus accesorios especialmente diseados para ser utilizados en todo tipo de medios de locomocin, ya sea en forma fija o extrable. Clase 16: Productos incluidos en la clase para uso en computacin personal. Clase 37: Servicios de reparacin de computadoras personales. Todo ello, con expresa imposicin de costas a la contraria.

A) NEGATIVAS: Siguiendo el imperativo procesal, niego todos y cada uno de los hechos que no sean objeto de expreso reconocimiento en este responde, y en particular: 1) Niego, por no constarle a mi parte, que las solicitudes de registro de marcas MIJUKI TECHNOLOGY (& Diseo), actas N2.465.310/311/312 para distinguir todos los productos de las clases 09, 16 y 37 del Nomenclador Marcarios Internacional

haya solo recibido una oposicin cada una. 2) Reconozco que mi mandante present oposicin a las solicitudes de marca MIJUKI TECHNOLOGY (& Diseo), actas N2.465.310/311/312 para distinguir todos los productos de las clases 09, 16 y 37 del Nomenclador Marcarios Internacional, por ser las mismas directamente confundibles con sus marcas JUKI y con la parte identificatoria de la razn social y nombre comercial de la actora. 2) Niego, por no constarme y no emanar de mi parte, la documentacin acompaada por la actora bajo ANEXO A) en su escrito de demanda 3) Reconozco que la actora cuenta en la mismas clases donde ahora solicita las marcas MIJUKI TECHNOLOGY (& Diseo) con las marcas MIJUKI N1.823.988, 1.760.900, 1.760.899 y 1.760.898, clases 09, 16 y 37 respectivamente. Pero como se explicitar ms adelante este argumento en modo alguno resulta vlido como para que prospera la demanda entablada por la actora. Muy por el contrario, solamente deja ver que la accionante solo intenta burlar el acuerdo que suscribiera en ese entonces su gerente comercial con mi parte. 4) Niego rotundamente que las nuevas solicitudes de marca de la contraria (MIJUKI TECHNOLOGY & Diseo) respecto de los registros con los que ya cuenta la actora solo implican un agregado de la palabra TECHNOLOGY. Esto es absolutamente falaz, y denota la absoluta mala fe que tie la conducta de la actora. Note V.S. que es la propia actora quien reconoce en su libelo de demanda que las marcas MIJUKI que coexisten con mi parte fueron limitadas, merced al acuerdo que arribara su anterior titular (Sr. Carlos Najn) para distinguir solamente algunos productos y servicios de las clases 09, 16 y 37 del N.M.I. Ahora, la contraparte pretendiendo extender la proteccin de las marcas MIJUKI solicita el registro de marcas prcticamente idnticas (MIKUKI technology) para proteger TODOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS amparados en las clases citadas. Parece que la contraria por casualidad omiti esta otra y no menos importante diferencia que existe

entre las marcas que ahora solicita y las marcas cuyo registro ya ostenta. 5) Niego rotundamente que no haya habiado respuesta de mi parte a las supuestas misivas cursadas por los agentes de marca de la contraria. 6) Es cierto que, previo a la audiencia de mediacin a que se refiere la actora, este estudio se comunic con los agente de marca de la contraria. Esta comunicacin tuvo por fin poner en conocimiento de la contraria que, en el caso que la actora limitara las marcas solicitadas para amparar los mismos productos y servicios que protegen las marcas MIJUKI registradas con anterioridad por el Sr. Carlos Najn, y luego transferidas a la actora, mi parte estaba dispuesta a retirar las oposiciones deducidas contra las marcas aqu en cuestin. 7) Reconozco el fax que la contraria acompaa bajo ANEXO D. Mi parte remiti a la contraria copia del acuerdo que oportunamente suscribieran mi mandante y el Sr. Carlos Osvaldo Najn (anterior titular de las marcas MIJUKI), mediante el cual JUKI retirara las oposiciones a las marcas MIJUKI, clases 09, 06 y 37 a cambio de una concreta limitacin de los productos y servicios a distinguir. 8) Niego enfcticamente que el acuerdo suscripto entre JUKI y el Sr. Carlos Osvaldo Najn no sea oponible a ETERTIN S.A. Como se demostrara a lo largo del presente escrito ETERTIN S.A. conoca y deba conocer la existencia de tal acuerdo. 9) Niego rotundamente que por el hecho de no estar previsto por las partes una transmisin de las obligaciones por ellos asumidas mediante el acuerdo en cuestin, hacia futuro sucesores, adquirentes o cesionarios de las partes firmantes, el acuerdo no sea oponible a ETERTIN S.A. 10) Niego rotundamente que el acuerdo firmado entre JUKI y el Sr. Carlos Osvaldo Najn no contemple la confusin suscitada respecto de la parte identificatoria de su nombre societario y designacin comercial. En dicho acuerdo se hace mencin a las oposiciones oportunamente deducidas por mi mandante contra las marcas MIJUKI N1.823.988, 1.760.900, 1.760.899 y

1.760.898, clases 09, 16 y 37 y en donde mi parte dej sentada la confusin aludida. 11) Reconozco la copia del acuerdo que la contraria acompaa bajo ANEXO E. Note V.S. que la negativa de la contraria en firmar ese acuerdo solo deja ver que la intencin de esta ltima no es otra ms que pretender extender la cobertura de las marcas MIJUKI cuyo registro ya ostenta. 12) No es cierto que mi pare no considere amenzados sus derechos marcarios, como as tambin su nombre societario y designacin comercial con el registro y uso de la marca MIJUKI TECHNOLOGY por la contraria. A todo evento, reitero a V.S. que la coexistencia que se ha dado en el pasdo entre el nombre y marca de mi mandante JUKI y el de la accionante MIJUKI lo fue amen a la especfica limitacin de los productos y servicios que identifiquen stos ltimos registros marcarios. Es que en el caso que la contraria limitara el ambito de proteccin de las solicitudes de marca MIJUKI TECHNOLOGY para amparar los productos y servicios que protegen las anteriores marcas MIJUKI no existira reparo por parte de la demandada en que sean concedidas las mismas. marca y nombre JUKI. causa. 13) Reconozco el acta de mediacin que la contraria acompaa bajo ANEXO F. 14) Niego rotundamente que la contraria venga obligada a recurrir a V.S. para que declare infundadas las oposiciones deducidas por mi mandante. A poco que V.S. repare en la propia documentacin acompaada por la actora (acuerdo y proyecto de acuerdo) podr corroborar que fue por propia y exclusiva voluntad de ETERTIN S.A. que se estos actuados han sido iniciados. Es la actora quien pretende ampliar, a travs de la demanda que contest, el mbito de proteccin de las marcas MIJUKI. 15) Niego enfticamente que no existan razones fundadas V.S., mi mandante solo pretende resguardar su notoria y conocida Es la actora, quien en una actitud a todos luces caprichosa, ha provocado la sustanciacin de esta

para que mi parte considere que no pueda coexistir con las marcas MIJUKI TECHNOLOGY tal y como fueron solicitadas por la actora. Reitero a V.S. que la coexistencia anterior a que hacer referencia la accionante lo fue con marcas MIJUKI que se encontraban especficamente limitadas para amparar los productos y servicios de inters de la actora. La razn por la cual mi parte mantiene las oposiciones deducidas se debe simple y llanamente a la negativa de la contraria de limitar sus nuevas marcas MIJUKI TECHNOLOGY para ampara los productos y servicios de su escricto inters. 16) Niego que la contraria sea titular de la marca MIJUKI N1.760.899 para proteger todos los productos de la clase 16 del Nomenclador Marcario Internacional. Fue debido a un error del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) que esta marca fue concedida para proteger todos los productos de la clase, cuando debi ser concecida para proteger solamente: Los productos de la clase para uso en computacin personal. Mi mandante present, con fecha 27/05/2004 un escrito ante el INPI para que dicho error sea subsanado. Bajo ANEXO I se acompaa al presente copia del escrito presentado ante la mencionada reparticin. 17) Niego rotundamente que los intereses de mi parte no se veran afectados con la concesin de las marcas MIJUKI TECHNOLOGY tal y como han sido solicitas por la actora. Una vez ms me veo en la obligacin de reiterar que mi parte ha aceptado la convivencia con las marcas MIJUKI solicitadas por el Sr. Carlos Osvaldo Najun, a cambio de que las mismas sean especficamente limitadas para proteger los productos y servicios que se detallan en el acuerdo acompaado por la contraria bajo ANEXO D. Las anteriores marcas MIJUKI citadas por la contraria NO protegen TODOS los productos de las clases 09,16 y 37 como s pretenden proteger las marcas MIJUKI TECHNOLOGY solicitadas por ETERTIN S.A. 18) Niego expresamente que no exista superposicin alguna entre las clases 7, 8, 11, 12 y 15 y las 09, 16 y 37 en donde solicitara el registro la contraparte. Mxime teniendo en cuenta

que la marca JUKI de la actora se trata de una marca que goza del carcter de notoria. 19) Niego rotundamente que no exista superposicin alguna entre los productos que efectivamente protege las marcas enfrentadas en autos. Note V.S. que la actora reconoce que a travs de la marca MIJUKI comercializa distintos productos electrnicos. Estos productos, AL IGUAL QUE LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZA LA DEMANDADA, son adquiridos en las cadenas de venta de electrodomsticos (Como ser: Red Megatone, Fravega, Garbarino, Rodo Hogar, entre otras). Inclusive en todas estas cadenas tambin se comercializan los accesorios de los productos que venda la demandada, como por ejemplo equipos de audio para motocicletas. Sumado a ello, y no menos importante, es la dilucin del poder distitivo de la marca de mi mandante que se generara en el caso de que sean concecidas las marcas MIJUKI TECHNOLOGY tal y como han sido pedidas por la actora. 20) Niego enfticamente que las oposiciones interpuestas por mi mandante devengan improcedentes. Tal como se explicitar a continuacin, V.S. podr corroborar que las oposiciones deducidas por la demandada son a todas luces fundadas. 21) Niego rotundamente que las marcas enfrentadas MIJUKI TECHNOLOGY y JUKI sean absolutamente inconfundibles. 22) Niego la veracidad de la documental adjuntada por la actora como Anexo a sus escritos de demanda y ampliacin de demanda que no hayan sido expresamente reconocidas por mi parte en el presente escrito. B) LA VERDAD DE LOS HECHOS: B.1.) Personalidad de la Demandada. Previo a ingresar en el relato de los hechos, me permito describir a V.S. someramente a JUKI y la actividad por ella desarrollada. JUKI es una empresa lder y pionera en

nuestro

pas

en

la

fabricacin

comercializacin

de

motocicletas. Fundada en el en el ao 1972, JUKI da sus primeros pasos industriales en la fabricacin de mquinas de coser y tejer, con y desde xito ese su entonces utiliza ininterrupidamente nombre societario,

designacin comercial y marca JUKI.

Luego de un proceso de capacitacin de sus cuadros y de equipamiento tcnico, mi mandante decide concretar una importante inversin para adecuar la planta productiva a la fabricacin de ciclomotores y motocicletas de baja cilindrada. Desde los inicios, la penetracin de JUKI en el mercado, ha sido constante, ocupando el liderazgo en diseo por las destacadas prestaciones de los motores que equipaban sus diferentes modelos. En un permanente esfuerzo por superarse, las unidades JUKI han sido las primeras en el pas en utilizar motores horizontales, motores refrigerados por agua, arranque elctrico, llantas de aleacin, frenos a disco, horquilln oscilante, velocmetro que contribuyeron a reafirmar su posicionamiento en el mercado, y afianzar la notoriedad y reconocimiento de su nombre y marca JUKI. La accionada cuenta con una planta

industrial de 7.500 m2 cubiertos, sobre un terreno de 14.000 m2, con capacidad instalada para la produccin de 43.000 unidades anuales en un turno, ubicada en Ramos Meja, Provincia de Buenos Aires Debido al posicionamiento y notoriedad del

nombre y marca JUKI en el mercado, mi mandante obtiene el 19 de Mayo de 1979 la representacin de KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, de Japn. JUKI no solo se ha hecho conocida en el mercado local e internacional por ser una de las empresas ms importantes en la comercializacin de motocicletas, sino tambin por ser sponsor de notables triunfos deportivos en el orden local e internacional, con la participacin de destacados pilotos argentinos. En 1995, al obtener los primeros xitos en el mercado regional produciendo para terceros, toma la decisin de proyectarse al exterior. Un ao despus, incorpora Scooters, nuevas Motocicletas y comienza la fabricacin de ciclomotores especficos para carga y reparto que, por sus particulares caractersticas y su robustez, se afirman como lderes del sector. En 1998, con la obtencin de la

representacin de KAWASAKI MOTORS CORPORATION de Estados Unidos para sus Motocicletas ATVs y Jet Ski, completa la gama de productos KAWASAKI en la Argentina. Teniendo en cuenta el xito y notoriedad de JUKI, a fines de 1999 la demandada suscribe un trascendental acuerdo con el mayor fabricante de Motocicletas de China para la comercializacin de sus productos adaptados al mercado argentino con especificaciones tcnicas provistas por JUKI, el cul incluye el ensamble local con integracin de partes. JUKI concreta as una amplia gama de Scooters, Cubs, Motocicletas y ATVs que, satisfaciendo la

tradicional calidad JUKI, logran centrar los costos deseados en lnea a las necesidades de los nuevos sectores incorporan como usuarios de Motovehculos. Amen a la notoriedad y renocomiento del nombre y marca JUKI, que responden al esfuerzo y trabajo que desarrollados por la demandada a lo largo de ms de 35 aos, mi mandante obtuvo, en Octubre del ao 2000, la Certificacin de las Normas de calidad ISO otorgada por el IRAM; certificacin que a partir de entonces, peridicamente. renueva que se

JUKI reconocimiento presente, como del

hoy

cuenta argentino

con y

el la Cuba,

creciente definitiva Bolivia,

mercado

afirmacin en los mercados externos donde la demandada est Estados Unidos, Mxico, Paraguay, Uruguay, Chile y Sudfrica, entre otros, en los cuales JUKI es reconocida por la calidad de los productos y preferida por su filosofa del negocio. La demandada posee una extensa red comercial en el pas con ms de 400 puntos de venta, entre concesionarios y locales con representacin. En el ao 2006 JUKI comercializ 27.000 unidades y para el ao en curso se calculan que las ventas alcanzaran las 50.000 unidades. Bajo ANEXO II se acompaan al presente publicaciones y distinta folletera de la demanda que acredita la notoriedad del nombre y marca JUKI de mi mandante. En resumen, JUKI es la empresa lder en comercializacin de motocicletas, gozando tanto ella como sus productos de gran prestigio y notoriedad . El liderazgo de JUKI tambin se ve plasmado a travs de su incesante actividad innovadora, mediante el desarrollo de

nuevas lneas de productos.

B.2.) La Marca JUKI: Como dijramos, mi parte utiliza en forma ininterrumpida, pblica y ostensible desde hace ms de 35 aos su nombre societario, designacin comercial y marca JUKI para comercializar, importar y fabricar ciclomotores y motocicletas.

JUKI, celosa en el resguardo de sus derechos marcarios, a fin de evitar que terceros se aprovechen del prestigio y notoriedad de su nombre, ha debidamente registrado ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I.), entre muchas otras, sus conocida y notoria marca JUKI que a continuacin se detallan:

MARCAS JUKI 5

CLASE

N DE RESOLUC. 1.874.489 (renueva a

1.1.389.727) JUKI 7 1.726.601 1.319.168) JUKI 7 1.789.792 1.375.685) JUKI 7 2.134.416 1.601.284) JUKI 8 1.726.602 1.319.169) JUKI 9 (1.726.605 renueva a 1.319.187) JUKI 9 (2.134.415 a1.601.285) renueva (renueva a (renueva a (renueva a (renueva a

JUKI

11

1.726.603 1.319.170)

(renueva

JUKI JUKI

11

1.868.628 2.134.236 1.601.286) (renueva a

JUKI

12

1.726.604 1.319.171)

(renueva

JUKI

12

Acta

N2.761.914

(en

trmite de renovacin de N1.644.757) JUKI 15 1.726.606 1.319.198) JUKI 16 1.726.607 1.319.190) JUKI 30 1.874.490 1.389.728) (renueva a (renueva a (renueva a

No cabe duda que mi parte ha llevado siempre una conducta de proteccin de sus activos marcarios; conducta sta que le ha permitido posicionarse en el mercado como la empresa argentina ms grande en comercializar, importar y fabricar ciclomotores y motocicletas. La notoriedad de la que gozan hoy en da tanto el nombre como marca homnima de la demandada responde a la proteccin que desde hace ms de 30 aos ha realizado mi mandante de sus derechos de propiedad industrial. Con esta poltica de custodia de sus activos marcarios JUKI ha evitado no solamente que copien sus marcas, sino tambin que se diluya el poder distintivo del que gozan hoy.

B.3) Antecedentes: En este punto, me permito poner en

conocimiento de V.S. que, tal como lo menciona la actora, el 9 de septiembre de 1999, mi mandante suscribi un acuerdo en mediacin por ante la Dra. Margarita Mercedes Horane, con el Sr. Carlos Osvaldo Najn, anterior titular de los registros de marca MIJUKI N1.823.988, 1.760.900, 1.760.899 y 1.760.898, clases 09, 16 y 37 respectivamente. A travs de dicho acuerdo, mi parte retir las oposiciones oportunamente deducidas con fecha 06/11/1998 contras las marcas MIJUKI citadas en el prrafo anterior y dej sin efecto un pedido de denegatoria presentado en el expediente administrativo de tales registros, en virtud de la especfica limitacin efectuada por el Sr. Carlos Osvaldo Najn para distinguir con las marcas MIJUKI solamente los siguientes productos y servicios: Clase 09: Accesorios y perifricos para computadoras

personales, discos compactos, discos blandos (diskettes), programas de computacin para computadoras personales, dvd player, Mp3, Mp4, home theatre, radioreproductores, con expresa exclusin de cualesquiera de los productos mencionados y/o sus accesorios especialmente diseados para ser utilizados en todo tipo de medios de locomocin, ya sea en forma fija o extrable. Clase 16: Productos incluidos en la clase para uso en computacin personal. Clase 37: Servicios de reparacin de computadoras personales. Y de los compromiso asumidos por el Sr. Carlos Osvaldo Najn a: 1. Utlizar la marca MIJUKI por s o por intermedio de terceros, exclusivamente para identificar los productos y servicios detallamos precedentemente.

2. No

solicitar

la

marca

MIJUKI

en

otra

clase

del

Nomenclador Marcario, por s o por intermedio de terceros. Bajo ANEXO III se acompaa al presente copia del acuerdo celebrado entre mi parte y el Sr. Carlos Osvaldo Najn. A actora en autos. Sin perjuicio que el alcance del acuerdo ser analizado ms adelante, simplemente me permito resaltar a V.S. que el supuesto desconocimiento que la contraria alega de esta acuerdo suscripto por el Sr. Najn, solo deja ver la conducta desleal de la actora; conducta contraria a las ms elementales normas de buena fe y probidad que rigen nuestro ordenamiento. Como quedar acreditado ms adelante, el Sr. Carlos Osvalo Najn era al momento de suscribir el acuerdo el GERENTE COMERCIAL de la aqu actora, ETERTIN S.A.. Adems, las marcas MIJUKI de titularidad de Najn eran directamente explotadas por la aqu actora, ETERTIN S.A.. En prueba de lo expuesto, Bajo ANEXO IV se acompaa al presente un acta de constatacin notarial de la pgina de Internet septiembre de 2007. www.guiaweb.computerworld.ar, pasada Este sitio de Internet es una Gua de por ante la Escribana Luisa E. Osella de Urria con fecha 11 de Informtia Web en donde se promocionan los productos, servicios y toda la informacin de los proveedores del mercado argentino. Como podr notar V.S. en dicha pgina, posteriori, estas marcas fueron

transferidas por el Sr. Carlos Osvaldo Najn a ETERTIN S.A.,

tal como ha quedado notarialmente constatado, el Sr. Carlos Najn, quien transfiriera los registros de marca MIJUKI a la firma ETERTIN S.A., figura como GERENTE COMERCIAL de la actora, ETERTIN DE MINUCHIN Y CIA S.A. (hoy ETERTIN S.A.). A mayor abundamiento, tenemos que como actividades principales de la actora se describen las siguientes: Distribuidor Packard, Nashua, Mijuki La conducta de la actora de pretender desconocer el acuerdo que SU PROPIO Gerente Comercial suscribi con mi mandante, es merecedora de todo reproche legal. Pido a V.S. que as sea tenida en cuenta al momento de dictar sentencia en autos (art. 163 inc. 5). Esta claro que la actora conoca y deba conocer perfectamente el acuerdo que su gerente comercial firm con mi parte; acuerdo ste directamente relacionado con las marcas MIJUKI que eran y son explotadas por ETERTIN S.A. Luego de que fueran transferidas las marcas MIJUKI a la actora, sta solicit el registro de las marcas MIJUKI TECHNOLOGY(& Diseo), Actas N actas N2.465.310/311/312, prcticamente idnticas a las anteriores MIKUKI, por cuanto el trmino technology es un trmino de uso comn y como tal no constituye un elemento distintivo, pero para proteger TODOS LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LAS CLASES 09, 17 y 37. Pues bien, mi parte al tomar de insumos Hewlett-

conocimiento que las marcas solicitadas por ETERTIN S.A. lo fueron para amparar todos los productos de las clases 09, 17 y 37 dedujo sendas oposiciones en contra de las mismas, por ser

dichos pedidos directamente confundibles con sus notorios y reconocidos nombre y marca homnima JUKI; marca sta que ampara los productos de las clases 09 y 17 y que tiene una marcada conexidad con los bienes incluidos en la clase 37. En efecto, al presentar dichas protestas, mi parte hizo expresa reserva de ampliar fundamentos tanto en sede administrativa y/o judicial, en pos de la evidente confusin que se produce entre las dos marcas en pugna; confusin que conlleva inevitable a engao al consumidor y genera una marcada dilucin del poder distitivo de las marcas de la demandada. Seguidamente, me explicitar acerca de la confundibilidad existente entre las marcas en pugna;

confundibilidad sta que como dije perjudica no solamente a mi parte, al poder verse afectado el prestigio y/o la capacidad distintiva de las marcas de mi mandante, sino tambin puede llevar a engao al consumidor. Veamos ello:

B.4) Fundamentos de la oposicin:

B.4.i) Notoriedad de la marca oponente. Proteccin especial: JUKI, tanto como marca y como nombre comercial, es una denominacin notoria, calidad de la que participan la mayora de los signos con los que identifica los productos que elabora y comercializa, entre estos: MONDIAL y KAWASAKI.

Las

marcas

de

la

demandada

no

solamente gozan de notoriedad a nivel nacional, sino tambin en los distintos pases adonde exporta y comercializa sus productos, a saber: Estados Unidos, Mxico, Cuba, Bolivia,

Paraguay, Uruguay, Chile y Sudfrica.

JUKI empresa argentina La de

es

la

ms

grande de a

principal y

fabricacin

ciclomotores sus

motocicletas.

demandada

atribuye

productos

cualidades especiales de calidad y confiabilidad avaladas, como dijramos precedentemente, por la Certificacin de las Normas de calidad ISO otorgada por el IRAM.

Sabido es que las marcas notorias gozan de una proteccin especial en el derecho marcario, a efectos de evitar eventuales usurpaciones, aprovechamiento indebido de su prestigio o dilucin frente a signos similares .

El convenio de Paris establece en su art. 6 bis establece que: Los paises de la Unin se

comprometen, sea de oficio, si la legislacin del pas lo permite, sea a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fbrica o de comercio que constituya la reproduccin, imitacin o traduccin, susceptibles de crear confusin, de una marca que la autoridad competente del pas del registro o del uso estimare ser all notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idnticos o similares. Ocurrir lo

mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproduccin conocida o de una tal marca

notoriamente

imitacin

susceptible de crear confusin con sta.

JUKI, adems de ser una marca notoria,

es la parte distintiva de la designacin de la demandada, amn de su nombre social. En tales condiciones, esto significa que la denominacin JUKI se encuentra presente en todos los productos que fabrica y comercializa la demandada.

En apoyo de lo expuesto me permito citar Bertone y Cabanellas de las Cuevas quienes en su obra Derecho de Marcas, Tomo II, Ed. Heliasta, 2003, en su pgina 84 al tratar los criterio de apreciacin de la similitud ensean:

Tratndose

de

marcas

notorias,

veremos ms adelante que este carcter les otorga una proteccin incrementada, que constituye excepcin a la regla de la especialidad de la marcas; al margen de ello, y en lo que se refiere al anlisis objetivo del signo, se impone la aplicacin de un criterio rigurosa para admitir la inscripcin o el uso de marcas que se le aproximen; de lo contrario, se aceptara no slo un indebido

aprovechamiento del prestigio ajeno, sino que se inducira a fcil confusin, al menos en cuanto al origen de los productos, al pblico consumidor

Por su lado, nuestra Excma. Cmara del fuero tiene dicho sobre el particular: "...considero que la marca anexa de la demandada es notoria, pues debe tenerse en cuenta que la debilidad o no de una marca se juzga por su novedad, intensidad de uso, antigedad, etc. y pretender el apelante que, slo por tratarse de una marca anexa se aplique un criterio mas benevlo, resulta una postura carente de todo sustento jurdico. La actora se limita a sealar que los signos son

inconfundibles sin expresar las razones.

Juzgo que el

criterio de cotejo empleado por el sentenciante se adecua a la necesidad de preservar a las marcas conocidas o de alto renombre del rasgo de dilucin de su poder distintivo que entraa la proliferacin de nuevos signos con caractersticas constructivas de alguna semejanza". (INDUSWHEEL SA
c/ LEVI STRAUSS & CO s/ CESE DE OPOSICIN AL REGISTRO DE MARCA CAUSA N 20.058/1996, CCCF, Sala III, 11/7/00).

...juzgo que la marca NATURA de la oponente puede estimarse notoria en el ramo de los aceites comestibles, en el que ha invertido sumas importantes en publicidad. En estas condiciones, los registros de dicho signo de los que es titular en la clase 5 internacional, no constituyen una marca meramente 'de defensa'. Opino que uno de esos supuestos puede darse cuando la envergadura econmica de una empresa y la naturaleza de su actividad principal, autorizan a pensar que tenga inters en fabricar productos vinculados con esta ltima comprendidos en una categora del nomenclador en la que si bien ha registrado su marca, an no la ha utilizado. El Sr. Juez, en posicin que comparto, ha indicado las razones por las que puede estimarse que la demandada tiene un inters justificado en fabricar ciertos productos de la clase 5 y, por lo tanto, en evitar que se debilite en esa categora el poder distintivo de su marca NATURA. Por lo tanto, no es admisible aplicar en el cotejo de los signos que aqu se enfrentan un criterio flexible que habilite la inscripcin solicitada por la actora. Ello es as por cuanto el agregado 'VIGOR' no otorga al conjunto pedido una diferencia que contribuya a alejar eficazmente todo riesgo de confusin con la marca registrada de la oponente". (ARNET PHARMACEUTICAL
CORP. c/ ACEITERA GENERAL DEHEZA SAICA s/ CESE DE

OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA Causa N 20.496/96, CCCF, Sala III, 1/3/01).

Teniendo en cuenta lo expuesto y que la marca oponente se trata de una marca notoria y renombrada en nuestro pas, solicito a V.S., y as corresponde, que el cotejo marcario entre las signos enfrentado sea aplicado con un criterio riguroso. La notoriedad del signo oponente as lo impone.

B.4.ii) Proximidad de productos. Superposicin.

La

actora,

errneamente,

pretende

sostener que no existe posibilidad de confusin entre las marcas en pugna, por la simple circunstancia de que la marca fundamento de la oposicin que aqu nos ocupa protege ciclomotores, mientras que la solicitada MIJUKI

TECHNOLOGY se usara para distinguir: productos de uso en computacin personal, accesorios, perifricos y programas de computacin para computadoras personales, discos compactos y diskettes, as como servicios de reparacin de computadoras personales, equipos de DVD y home tetares, parlantes, reproductores de MP3, MP4, CDS y audio digital.

Preliminarmente, cabe poner de resalto que entre los productos que distingue mi parte (ciclomotores, motocicletas, cuatriciclos), y la clases 09, 16 y 37 en donde la actora pretende obtener el registro de la marca MIJUKI TECHNOLOGY para amparar TODOS los productos y servicios de tales clases, existe una marcada y estrecha conexidad . Vase ello:

En la clase 09 en donde mi parte tiene registrada su marca JUKI y la actora pretende obtener el registro de la marca MIJUKI TECHNOLOGY para amparar TODOS los productos de esa clase, se encuentran enumerados los siguientes productos que guardan estrecha conexidad con los productos que comercializa JUKI:

Bateras para vehculos Cascos de proteccin Aparatos para la carga de acumuladores elctricos Cinturones de seguridad Bombas autorreguladoras de combustible Dispositivo de proteccin personal contra accidentes Equipos de audio y video para ser usados en vehculos

Antenas para vehculos Aparatos e instrumentos de medida y control de

regulacin para ser utilizados en vehculos Balizas luminosas Bobinas elctricas Cables de arranques para motores Cables elctricos Cajas de acumuladores Estreos Circuitos impresos y circuitos integrados Contadores de vuelta Aparatos de control de velocidad para vehculos Aparatos de control de calor Cuenta revoluciones Empalmes elctricos Fusibles Niveles de gasolina Indicadores de nivel de agua

Indicadores de velocidad Interruptores Seales luminosas Manmetros Medidores Alarmas automticas de perdida de presin en los neumticos

Registradores kilomtricos para vehculos Aparatos para registrar distancias Reguladores de voltajes para vehculos Reguladores de sobrecarga de tensin Tringulos de sealizacin para vehculos averiados Tacmetros Aparatos de navegacin para vehculos

En la clase 16 en donde mi parte tiene registrada su marca JUKI y la actora pretende obtener el registro de la marca MIJUKI TECHNOLOGY para amparar TODOS los productos de esa clase, se encuentran enumerados, entre otros, los siguientes productos:

Todo tipo de publicaciones, revistas y material impreso en general relacionados con el motociclismo.

Todo

tipo

de

fotografas

relacionadas

con

el

motociclismo.

En la clase 37 en donde la actora pretende obtener el registro de la marca MIJUKI

TECHNOLOGY para amparar TODOS los productos de esa clase, se encuentran enumerados, entre otros, los siguientes servicios:

Servicio tcnico de mantenimiento de vehculos Servicio mecnico de motocicletas, ciclomotores y

cuatriciclos Lavado y limpieza de vehculos Servicio de engrase de vehculos Lustrado de vehculos Trabajo de pintura para vehculos Reconstruccin destruidos Instalacin y reparacin de dispositivos de alarma en caso de robo Servicio de conservacin de vehculos Tratamiento preventivo contra la herrumbre en los vehculos Vulcanizacin de neumticos (reparacin). de motores usados o parcialmente

Como a simple vista podr notar V.S., las clases donde la contraria pretende obtener el registro de la marca MIJUKI TECHNOLOGY prcticamente idntica a la marca de mi parte JUKI para amparar TODOS los productos y servicios de las mismas, protegen productos y servicios DIRECTAMENTE relacionados con la actividad de mi parte, es decir directamente relacionados con la fabricacin y

comercializacin de motocicletas, ciclomotores y cuatriciclos. Note V.S. que hacer lugar a la demanda entablada por la contraria, y conceder las marcas MIJUKI TECHNOLOGY para proteger TODOS los productos de las clases 09, 16 y 37, no solamente diluira notoriamente el poder distintivo del nombre y marca de la demandada, sino que adems, permitira a la contraria hacer uso de la marca MIJUKI TECHNOLOGY para distinguir productos y servicios

DIRECTAMENTE relacionados con la actividad desarrollada por JUKI.

A modo de hiptesis, tenemos que en el caso que sean concedidas las marcas solicitadas por la actora para amparar TODOS los productos de las clases 09, 16 y 37, ETERTIN S.A. podra comercializar en el mercado Bateras para vehculos, estreos, equipos de audio para vehculos, cascos de proteccin para motocicletas, publicaciones relacionadas con el motociclismo, bajo la marca MIJUKI TECHNOLOGY, como as tambin ofrecer servicios tcnico de mantenimiento de motocicletas, servicio de engrase de vehculos, lavado de vehculos, entre otros, tambin bajo la marca MIJUKI

TECHNOLOGY. Como vemos, en este caso no solamente se vera completamente diluido el poder de distincin de las marcas JUKI de mi parte, que con tanto esfuerzo y trabajo a logrado mi parte, sino lo que es peor an, inevitablemente se llevara a confusin al pblico consumidor, quien seguramente pensar que se trata de una empresa vinculada a mi parte.

De lo expuesto se desprende que las oposiciones deducidas por mi parte contra las solicitudes de registro de marca MIJUKI TECHNOLOGY pedidas por la actora, lejos estan de ser caprichosas o de carecer de fundamentos.

Inclusive V.S., mi parte ofreci a la actora el retiro de la oposicin a cambio de que la contraria limite el mbito de proteccin de sus marcas para amparar los productos y servicios de sus escrticto inters y de esta forma evitar aproximaciones indeseables, pero como vemos, la contraria prefiri presentar esta infundada demanda que aqu se contesta.

Sumado a lo expuesto, que de por s

amerita a V.S. a rechazar la demanda interpuesta por la contraria, tenemos que muchos de los accesorios que llevan los productos que comercializa mi parte se comercializan en los mismos comercios0.

Tanto los productos que venda la actora (de computacin y perifricos) como los estereos, equipos de audio para vehculos (entre estos motocicletas, cuatriciclos y ciclomotores) pueden ser adquiridos en casas de venta de productos electrnicos, como ser Garbarino, Red Megatone, Fravega, entre otros.

En apoyo de lo expuesto me permito citar la siguiente jurisprudencia de la Excma. Cmara del Fuero:

Este principio, conocido como de especialidad, constituye una de las bases sobre las que se cimenta el rgimen marcario argentino, de manera que, salvo circunstancias de excepcin (v.gr. marcas notorias, superposicin de productos,

confundibilidad en cuanto al origen, etc.), el titular de un signo tiene el derecho de uso exclusivo respecto del producto o servicio o de la clase en que el signo fue registrado. (CNFed. Civ. y Com,. Sala II, 30/3/00, Arcor SAIC c/Mazoleni, Juan).

En apoyo de lo expuesto me permito citar a Otamendi, quien en su obra Derecho de Marcas, Ed. Abeldo-Perrot, 2003, en su pgina 175 ensea:

En algunos casos se decidi que poda haber confusin si marcas confundibles

distinguin ciertos productos y las partes y accesorios para ellos. Como ser motores y vlvulas para motores, y los vehculos a motor y los economizadores de combustible Por lo tanto, contrariamente a lo sostenido por la actora, esta parte sostiene que entre las clases 09, 16 y 37 donde la actora pretende obtener el registro de la marca MIJUKI TECHNOLOGY y los productos fabricados y

comercializados por mi parte existe una estrecha vinculacin, lo cual da por tierra con el pobre argumento de la contraria. Destaco a V.S. que mi parte CUENTA CON EL REGISTRO de su marca JUKI en las clases 09 y 16 justamente por entender que estas amparan productos vinculados con la actividad de la demandada.

B.4.iii) Contradiccin de la actora. El alcance del acuerdo suscripto con el anterior titular.

La contraria sostiene en forma insistente, si bien infundada, en su demanda, que no existe razn para que coexitan las marcas por ella ahora solicitadas MIJUKI TECHNOLOGY y las marcas JUKI de mi parte, por cuanto esta ltima habra coexistido registralmente y en el mercado.

Esto es absolutamente FALSO. Note V.S. que la actora OMITE mencionar que la coexitencia tanto registral como en el mercado de la marca MIJUKI de la contraria y JUKI de mi parte se debi a la especfica limitacin de las marcas MIJUKI acordada con el anterior titular de las marcas MIJUKI, Sr. Carlos Osvaldo Najn (quien fuera gerente comercial de la aqu actora).

Registralmente coexistido con las marcas

mi

mandante SOLO que distinguen

ha los

MIJUKI

siguientes productos y servicios: Clase 09: Accesorios y perifricos para computadoras

personales, discos compactos, discos blandos (diskettes), programas de computacin para computadoras personales, dvd player, Mp3, Mp4, home theatre, radioreproductores, con expresa exclusin de cualesquiera de los productos mencionados y/o sus accesorios especialmente diseados para ser utilizados en todo tipo de medios de locomocin, ya sea en forma fija o extrable. Clase 16: Productos incluidos en la clase para uso en computacin personal. Clase 37: Servicios de reparacin de computadoras personales. Inclusive, y no es un dato menor, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, al estudiar la registrabilidad de las marcas MIJUKI solicitadas en su momento por el Sr. Carlos Osvaldo Najn, confiri una vista en base a lo dispuesto en el artculo 3 inc. B de la ley 22.362 de Marcas y Designaciones citando como antecedente justamente a las marcas JUKI de mi parte. En prueba de lo expuesto, bajo ANEXO V se adjunta al presente una impresin del INPI donde se confiere la vista administrativa mencionada.

Como vemos, es falso que mi parte haya admitido la coexistencia registral con la marca MIJUKI para proteger todos los productos y servicios de las clases 09, 16 y 37 del N.M.I.

Incluso,

insisto,

fue

mi

parte

quien

propuso a la contraria retirar las oposiciones a cambio de que la contraria limite el mbito de proteccin de sus solicitudes marcarias para amparar los productos y servicios de su escricto inters, pero debido a la postura caprichosa e intransigente de la contraria, ello no fue posible.

Por lo tanto, este dbil y falso argumento de la actora tampoco puede prosperar, debiendo V.S. rechazar sin ms la demanda interpuesta por la contraria.

Sumado a lo expuesto, tenemos que la contraria pretende hacer creer a V.S. que desconoca el acuerdo que firmara el Sr. Carlos Osvaldo Najn con mi mandante. Tal como fuera expuesto precedentemente, la conducta de la actora es absolutamente desleal por cuanto quien suscribiera el acuerdo con mi parte, Carlos Osvaldo Najn, fue nada ms ni nada memos que el GERENTE COMERCIAL de ETERTIN S.A. Basta con remitirse al acta de constatacin notarial que mi parte adjuntara bajo ANEXO IV , para que V.S. pueda corroborar que la actora conoca o deba conocer el acuerdo suscripto entre Najn y JUKI.

Adems, ETERTIN deba conocerlo porque es la actora quien ha explotado la marca MIJUKI y no el Sr. Carlos Osvaldo Najn. As tenemos que se desprende del acta de constatacin notarial que ETERTIN DE MINUCHIN S.A. (hoy ETERTIN S.A.) se dedicaba a la comercializacin de insumos MIJUKI. Ahora valga preguntar Cmo puede

sostener validamente ETERTIN que desconoca el acuerdo suscripto por su gerente comercial y en donde nada ms y nada menos se limitara el alcance de proteccin de la marca por ella explotada? Obviamente que la actora conoca y conoce

perfectamente el acuerdo que suscribiera su gerente comercial con JUKI.

La demanda presentada por la actora solo tiene por fin pretender extender la proteccin de su marca MIJUKI (ntese que pretende obtener para proteger TODOS los productos de las clases 09, 16 y 37), y de esta forma BURLAR el acuerdo que suscribiera su Gerente Comercial con mi parte, y en el cual se comprometiera tambin a limitar el uso de las marcas MIJUKI para los productos registralmente protege.

Es este punto, me permito poner en conocimiento de V.S. que tampoco es cierto que haya habido una coexistencia en el mercado de las marcas MIJUKI y JUKI en los trminos que describe la contraria. Mi parte, previo a la notificacin de la demanda que aqu se contesta YA haba intimado a ETERTIN por pretender hacer uso de la marca MIJUKI para amparar productos que NO se encontraban dentro del mbito de proteccin de la misma, que ser motivo del reclamo judicial por separado. Para conocimiento de V.S. bajo ANEXO VI se acompaa copia de la misiva cursada a la contraria, como as tambin copia de la respuesta de ETERTIN. Finalmente, tambin cabe destacar que en el hipottico y remoto supuesto que la actora no haya tomado conocimiento del acuerdo suscripto con el Sr. Najn, las marcas que fueran transferidas por ste ltimo a ETERTIN solamente amparaban de la clase 09: Accesorios y perifricos para computadoras personales, discos compactos, discos blandos theatre, (diskettes), programas con de computacin exclusin para de computadoras personales, dvd player, Mp3, Mp4, home radioreproductores, expresa cualesquiera de los productos mencionados y/o sus accesorios especialmente diseados para ser utilizados en todo tipo de

medios de locomocin, ya sea en forma fija o extrable; de la clase 16: Productos incluidos en la clase para uso en computacin personal y de la clase 37: Servicios de reparacin de computadoras personales.

Es decir en este hipottico caso, la anterior coexistencia registral de las marcas JUKI de mi parte con las marcas MIJUKI tampoco podra tomarse como un argumento vlido para que la actora obtenga el registro de las marcas MIJUKI TECHNOLOGY ahora solicitadas, por cuanto estas son peticionada para cubrir TODOS los productos y servicios de las clases mencionadas.

Consecuentemente, es dable pensar que la conducta de la accionate viola el principio de la buena fe, toda vez que pretende llevar a engao a V.S. y hacerle creer que desconoca por completo el acuerdo de limitacin que firmara el anterior titular de las marca MIJUKI. Ello, deber ser tenido en cuenta por V.S. al sentenciar.

iv) Cotejo Marcario:

Entrando en el cotejo marcario de los signos enfrentados en autos, tenemos que: De los tres planos habituales de cotejo grfico, fontico e ideolgico, surge que la marca y nombre de mi mandante y la marca cuyo registro pretende la actora son prcticamente idnticas. La confusin existente entre los signos en pugna deviene evidente.

a) Plano Grfico:

Desde este punto de vista, V.S. puede

apreciar fcilmente que la palabra relevante, la Mot Vedette que sobresale en la denominacin de la actora, no es otra ms que MIJUKI; denominacin sta que es prcticamente idntica y que continene a la marca de mi representada JUKI. Cabe sealar que el vocablo

TECHNOLOGY que a posteriori de la marca MIJUKI utiliza en un tamao casi imperceptible la actora es irrelevante a los fines de dilucidar la confusin, ya que dicho vocablo es de uso comn en las clase 09, 16 y 37 del NMI en donde pretende obtener el registro de las marcas MIJUKI TECHNOLOGY la actora. Ello es as, por cuanto estas clase comprende, entre otros productos, los vinculados con la tecnologa.

En efecto, el pblico consumidor no recordar a la contraria justamente por el trmino TECHNOLOGY, sino por el contrario la identificar como MIJUKI, diluyndose as el poder distintivo de la marca de mi mandante. Prueba de ello lo constituye el antecedente de la marca MIJUKI que fuera adquirida por la actora, como as tambin el acta de constatacin notarial donde surge que la actora comercializa insumos MIJUKI. La confusin que se genera entre los signos enfrentados es innegable. Vase ello:

JUKI

(marca oponente)

Vs.

(marca solicitada)

No cabe duda que desde el plano de cotejo marcario grfico se genera confusin entre los signos enfrentados.

b) Plano Fontico:

Sin lugar a dudas este campo, junto con el gr{afico, es donde se genera el mayor riesgo de confusin.

El Dr. Diego Chijane Dapkevicius ensea en su obra ms arriba citada, pg. 355, que:

Existir confundibilidad en este mbito, cuando la expresin sonora de los signos confrontados impacte similarmente en el auditor.

Teniendo en cuenta que la mott vedette del signo de la contraria la constitutye la designacin MIJUKI, incluyendo el signo de la contraria en su totalidad la marca de la demandada, no cabe ms que concluir que la pronunciacin de los signos enfrentados es prcticamente la misma. Sin lugar a dudas el pblico consumidor al referirse a la actora lo har como MIJUKI, siendo sta denominacin PRCTICAMENTE IDNTICA a la marca de mi mandante.

Note V.S. que lo nico que difiere entre la marca de la actora y la de mi marca, es que la marca de la contraria tiene como raz un adjetivo posesivo de la primera persona singular MI. No hace falta aclarar que este elemento

NADA agrega al signo de la actora. Inclusive podra aumentar la aproximacin entre los signos, por cuanto el pblico consumidor de los productos de la demandada, utiliza adjetivos posesivos al refererise a los mismos. Por ejemplo: MI JUKI al querer expresar

MI MOTO. Es evidente que el pblico consumidor utilizar solo la palabra de fantasa MIJUKI , ya sea para identificar los productos de la actora, causndole ello, en el caso que sea concedida para amparar TODOS los productos de las clases 09, 16 y 37, un grave perjuicio a mi mandante no slo en lo que respecta a la confusin entre ambas, sino tambin en cuanto a la dilucin de su poder distintivo.

c) Plano Ideolgico:

Desde

este

plano

de

cotejo

marcario,

tenemos que tanto el trmino JUKI de mi parte constituye una denominacin de fantasa, sin significado alguno, por lo que se trata de una marca particular y original, creada para identificar la actividad de mi mandante y los productos por ella comercializados y fabricados.

El hecho que la actora pretende registrar prcticamente la misma palabra de fantasa para amparar

productos directamente relacionados con mi parte y la actividad por ella desarrollada, crea una evidente confusin y dilucin del poder distintivo del nombre y marca de mi representada.

Reitero a V.S. que el aditamento de la palabra TECHNOLOGY no le agrega ningn elemento

diferenciador al signo de la contraria. Si se tiene en cuenta que dicha palabra con significado conceptual es de carcter genrico y comn en las clases 09, 16 del N.M.I. donde se encuentra registrada la marca JUKI de mi parte, esta circunstancia, agudiza an la aproximacin entre los signos enfrentados. Esto es as ya que, como se dijo anteriormente, no slo se produce una evidente confusin con la misma, sino que adems se diluye su poder

distintivo. Adems tanto la actora como la demandada comercializan productos de alta tecnologa.

v) Dilucin del poder distintivo del nombre y marca de la demandada: Como fuera expuesto

precedentemente,y es de pblico conocimiento, la reconocida trayectoria que tiene mi mandante, en todo lo relacionado con la comercializacin y fabricacin de motocicletas, ciclomotores y cuatriciclos, le ha permitido consolidar una estrecha y fuerte relacin entre los productos por ella explotados, y su marca y nombre comercial equivocarme que JUKI. Puedo asegurar, sin temor a hoy en da cualquier consumidor de

motocicletas o automotores, al escuchar o ver la palabra JUKI inmediatamente la identifica con mi mandante y los productos comercializados con las marcas de la actora. Va de suyo que en el caso que sea concedido a la actora el registro de la marca MIJUKI TECHNOLOGY para amparar todos los productos y servicios incluidos en las clases 09, 16 y 37 del N.M.I, trae inevitablemente como consecuencia la prdida del poder distintivo de la marca y nombre de la demandada . En efecto, ello provocara indefectiblemente un quiebre en la relacin marca-producto existente entre las marcas JUKI y los productos por ella comercializados, y en consecuencia la prdida de su capacidad distintiva para evocar un nico origen, provocando ello, un grave dao a esta parte y a sus marcas. En concordancia con lo arriba expuesto, la Sala II de la Exma. Cmara Nacional en lo Civil y Comercial

Federal, sostuvo que: El titular de una marca legtimamente

registrada tiene el derecho a su uso exclusivo y a demandar el cese de cualquier otro signo que invada su esfera. De all que, aunque se le aadan o asocien otros ingredientes marcarios, el derecho de exclusividad no sufre mengua, porque no es admisible que una marca registrada pase a integrar -por aquella va de agregadosel conjunto de un tercero, con desconocimiento de la norma bsica que en la materia consagra el art. 4 de la ley de marcas. definitiva los Tolerar una prctica semejante, aun signos no fuesen confundibles cuando el tercero hubiese obrado de buen fe y en directamente, provocara una subversin completa del recto orden marcario introduciendo un factor de anarqua que proyectara la prdida del poder distintivo de los signos -que interesa preservar cuidadosamente en proteccin del pblico consumidor y de las sanas prcticas mercantiles-, afectndose con el fenmeno de su dilucin o aguamiento. Al propio tiempo, la absorcin de una marca en un conjunto complejo ajeno podra transformarse, de ser tolerada, en fuente de toda clase de maniobras espurias en manos de comerciantes e industriales inescrupulosos." (K WAY INTERNATIONAL c/ CLIFA S.A. s/ CESE DE USO DE MARCA, Causa N 10.911/95- CCCF, Sala II 13/8/98).

"el Tribunal ha precisado que una marca que rene semejantes intensa caractersticas etc.) (notoriedad, es antigedad, de una explotacin, merecedora

proteccin acorde con estas cualidades, con la finalidad de evitar el acercamiento espurio de terceros para aprovechar indebidamente su prestigio y tutelar el signo notorio del peligro de su "dilucin" o "aguamiento" mediante la debilitacin o neutralizacin del factor

vnculo marca-producto, que es uno de sus aspectos ms valiosos".

(ZENECA LIMITED c/ LABORATORIOS ANDRMACO s/ CESE DE OPOSICIN AL REGISTRO DE MARCA Causa N 4580/97 CCCF, Sala II 26/3/04)

Claramente, la concesin de las marcas MIJUKI TECHNOLOGY solicitadas por la actora para amparar TODOS los productos de las clases 09, 17 y 37 del Marcario Internacional conllevara como Nomenclador

consecuencia el debilitamiento del poder distintivo de las marcas JUKI de mi mandante. Por las consideraciones vertidas, no cabe otra solucin a V.S. que rechazar esta demanda en todas sus partes, declarando fundadas las oposiciones, con expresa imposicin de costas a la actora. As se pide.IV.- DERECHO

Fundo el derecho que le asiste a mi mandante en los arts. 4, 9 y concordantes de la Ley 22.362, as como tambin en la doctrina y jurisprudencia aplicables al caso.

V.- RESERVA DEL CASO FEDERAL

Atento la lesin al derecho de ejercer lcitamente la industria y el comercio, y al de propiedad reconocidos constitucionalmente, que una hipottica sentencia en contra provocara contra m representada se hace expresa RESERVA DEL CASO FEDERAL (Art. 14 de la Ley 48), por la afectacin a los Arts. 14, 17. 18 de la Constitucin Nacional, que una decisin en tal sentido implicara.

VI. PRUEBA:

A) DOCUMENTAL: Se ofrece como prueba documental toda la citada como anexa a la presente demanda.

B) INFORMATIVA: Se ordene librar oficios a las siguientes entidades pblicas y privadas, en su caso bajo los preceptos de la ley 22.172: B.1) Al I.N.P.I. INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD

INSDUSTRIAL, a fin de que por medio de quien corresponda se expida sobre los siguientes puntos: I. Informe si JUKI S.A.C.I.F.I.A es titular de los siguientes

registros marcarios:

MARCAS JUKI 5

CLASE

N DE RESOLUC. 1.874.489 (renueva a

1.1.389.727) JUKI 7 1.726.601 1.319.168) JUKI 7 1.789.792 1.375.685) JUKI 7 2.134.416 1.601.284) JUKI 8 1.726.602 1.319.169) JUKI 9 (1.726.605 renueva a 1.319.187) JUKI 9 (2.134.415 a1.601.285) JUKI 11 1.726.603 1.319.170) (renueva a renueva (renueva a (renueva a (renueva a (renueva a

JUKI JUKI

11

1.868.628 2.134.236 1.601.286) (renueva a

JUKI

12

1.726.604 1.319.171)

(renueva

JUKI

12

Acta

N2.761.914

(en

trmite de renovacin de N1.644.757) JUKI 15 1.726.606 1.319.198) JUKI 16 1.726.607 1.319.190) JUKI 30 1.874.490 1.389.728) (renueva a (renueva a (renueva a

II.

Remita

copia a

de los

los

expedientes

administrativos MIJUKI

correspondientes

siguientes

registros:

N1.823.988, 1.760.900, 1.760.899 y 1.760.898, clases 09, 16 y 37. III. Remita copia de los siguientes registros marcarios: E

ETERTIN N1.757.989, 1.757.104, clases 9 y 37. IV. Informe si el Sr. Carlos Osvaldo Najun solicito el registro

de la marca E ETERTIN para amparar los productos de la clase 16 del Nomenclador Marcario Internacional bajo Acta N2.160.554 e indique fecha de presentacin de la solicitud. V. Informe si la clase 09 del Nomenclador Marcario

Internacional incluye dentro de su mbito de proteccin los siguientes productos: bateras para vehculos, cascos de proteccin, aparatos para la carga de acumuladores elctricos, cinturones combustible, de seguridad, de bombas autorreguladoras personal de

dispositivo

proteccin

contra

accidentes, equipos de audio y video para ser usados en vehculos, antenas para vehculos, aparatos e instrumentos de

medida y control de regulacin para ser utilizados en vehculos, balizas luminosas, bobinas elctricas, cables de arranques para motores, cables circuitos elctricos, impresos y cajas de

acumuladores,

estreos,

circuitos

integrados, contadores de vuelta, aparatos de control de velocidad para vehculos, aparatos de control de calor, cuenta revoluciones, empalmes elctricos, fusibles, niveles de

gasolina, indicadores de nivel de agua, indicadores de velocidad, interruptores, seales luminosas, manmetros,

medidores, alarmas automticas de perdida de presin en los neumticos, registradores kilomtricos para vehculos,

aparatos para registrar distancias, reguladores de voltajes para vehculos, reguladores de sobrecarga de tensin, tringulos de sealizacin para vehculos averiados, tacmetros, aparatos de navegacin para vehculos VI. Informe si la clase 16 del Nomenclador Marcario

Internacional incluye dentro de su mbito de proteccin los siguientes impreso productos: en general publicaciones, relacionados revistas el y material

con

motociclismo;

fotografas relacionadas con el motociclismo. VII. Informe si la clase 37 del Nomenclador Marcario

Internacional incluye dentro de su mbito de proteccin los siguientes servicios: servicio tcnico de mantenimiento de

vehculos, servicio mecnico de motocicletas, ciclomotores y cuatriciclos, lavado y limpieza de vehculos, servicio de engrase de vehculos, lustrado de vehculos trabajo de pintura para vehculos, reconstruccin de motores y usados o de de

parcialmente dispositivos

destruidos, de alarma

instalacin en caso de

reparacin servicio

robo,

conservacin de vehculos, tratamiento preventivo contra la herrumbre en los vehculos, vulcanizacin de neumticos (reparacin). VIII. Remita un listado de la totalidad de las marcas

registradas o solicitadas en las clases 9 y 37 del Nomenclador Marcario Internacional que contengan la partcula

TECHNOLOGY.

B.2) A la Confederacin Argentina de Motociclismo Deportivo (C.A.M.O.D.) a fin de que se sirva informar: i) Si JUKI S.A.C.I.F.I.A. es miembro de la Confederacin. ii) En caso afirmativo, indique desde que fecha JUKI S.A.C.I.F.IA. es miembro. iii) Informe qu eventos deportivos a sponsoreado JUKI S.A.C.I.F.I.A. B.3) Al INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIN (IRAM), a
fin de que se sirva informar: i) Si JUKI S.A.C.I.F.I.A. obtuvo la Certificacin de las Normas de

calidad ISO otorgada por el IRAM

ii) Informe en qu fecha se otorg el certificado IRAM a JUKI S.A.C.I.F.I.A. iii) Acompae copia del certificado otorgado a JUKI S.A.C.I.F.I.A. iv) Informe si el certificado IRAM ha sido renovado consecutivamente a JUKI S.A.C.I.F.I.A.

B.4) A la REVISTA AUTOEXECUTIVE, a fin de que se sirve informar si la copia que se adjunta de la pgina 34 correspondiente a la publicacin del Anuario 2007, Ed. Especial, Ao 10, publicacin N18 se corresponde con su original.

B.5) A CICLE CENTER S.A., con domicilio en Av. Rivadavia 10.799, Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se sirva informar lo siguiente: i) Si conoce a JUKI ii) Si adquiere productos a JUKI

iii) Indique desde que fecha adquiere productos a JUKI

B.6) A FREE LIFE, con domicilio en Av. Monroe 5460, Ciudad de Buenos Aires, a fin de que se sirva informar lo siguiente: i) Si conoce a JUKI ii) Si adquiere productos a JUKI iii) Indique desde que fecha adquiere productos a JUKI

B.7) A

FRAVEGA, a fin de que

se sirva informar lo que a

continuacin se requiere: i) Si comercializa productos de alta tecnologa. ii) Si comercializa artculos de uso en computacin personal y computadoras personales. iii) Si comercializa equipos de audio para vehculos.

B.8) A GARBARINO, a fin de que se sirva informar lo que a continuacin se requiere: i) Si comercializa productos de alta tecnologa. ii) Si comercializa artculos de uso en computacin personal y computadoras personales. iii) Si comercializa equipos de audio para vehculos.

B.9) A RED MEGATONE, a fin de que se sirva informar lo que a continuacin se requiere: i) Si comercializa productos de alta tecnologa. ii) Si comercializa artculos de uso en computacin personal y computadoras personales. iii) Si comercializa equipos de audio para vehculos.

B.9) A la ANSES a fin de que se sirva informar lo siguiente: i) Si el Sr. Carlos Osvaldo Najn, CUIL 20162474740, ha sido registrado como empleado ante dicha reparticin. ii) Informe datos (nombre, domicilio y cuit) de las empresas en

donde haya sido registrado como empleado el Sr. Carlos Osvaldo Najun CUIOL 20162474740. iii) Informe en cada caso requerido en el punto ii) el perodo en que estuvo registrado Carlos Osvaldo Najun como empleado. iv) Informe los domicilio fiscales denunciados por el Sr. Carlos Osvaldo Najun.

C) TESTIMONIAL: Se cite a prestar declaracin testimonial, en su caso bajo ley 22.172, a tenor del interrogatorio que oportunamente se presentar, a las siguientes personas: C.1) Sr. Guillermo BRODOWSKI, empleado, con domicilio en la calle G. Ardoino 1004 Ramos Meja, Provincia de Buenos Aires. C.2) Sr. Jos Mara ROS, empleado, con con domicilio en la calle G. Ardoino 1004 Ramos Meja, Provincia de Buenos Aires. C.3) Sr. Adrin GMEZ, empleado, con domicilio en la calle G. Ardoino 1004 Ramos Meja, Provincia de Buenos Aires.

En virtud de lo dispuesto por el art. 333 del C.P.C.C.N., manifiesto que los testigos propuestos se ofrecen en orden a probar los dichos en el escrito de demanda respecto del uso pacfico, pblico y contino, de la marca JUKI por parte de la demandada.

D) CONFESIONAL: Solicito se cite al representante legal de la actora a reconocer documentos y a absolver posiciones a tenor del pliego que se presentar oportunamente, haciendo expresa reserva adems de formular preguntas autorizadas por el art. 415 del C.P.C.C.N., a los fines de coadyuvar a conocer la verdad objetiva. E) PERICIAL CONTABLE: E.1) Se designe perito contador nico de
oficio para que:

E.1) Teniendo a su vista los libros y dems registraciones contables

de la actora se expida sobre los siguientes puntos: a) Si los libros son llevados en legal forma. b) Si el Sr. Carlos Osvaldo Najun es o fue Gerente Comercial de la actora. c) Acompae un listado con el nombre de las personas que ocuparon el cargo de Gerente Comercial de la actora desde el ao 1995 hasta el ao 2003. d) Informe desde que ao la actora utiliza comercialmente la marca MIJUKI

E.2) Teniendo a su vista los libros y dems registraciones contables de la demandada se expida sobre los siguientes puntos: a) Acompae copia del acta de constitucin de la demandada. b) Informe la cantidad de unidades comercializadas por la demandada en los cinco aos anteriores a la comercializacin de la pericia. c) Informe la inversin publicitaria anual de la demandada en los cinco aos anteriores a la comercializacin de la pericia. d) Informe si la demandada cuenta con la representacin de

KAWASAKI HEAVY

INDUSTRIES de Japn y de KAWASAKI

MOTORS CORPORATION de Estados Unidos.

XI.- PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.S. peticiono: 1) Me tenga por presentado, por parte en el carcter invocado y por constituido el domicilio legal indicado. 2) Se tenga por contestado en debido tiempo y forma el

traslado de la demanda y ampliacin de demanda. 3) Se tenga por ofrecida la prueba que hace al derecho de mi parte. 4) Se tenga presente la RESERVA DEL CASO FEDERAL planteada. 5) Oportunamente se dicte sentencia rechazando la demanda en todas sus partes, con expresa imposicin de costas la actora.

Proveer de conformidad, que SERA JUSTICIA.