ESTUDIO YATACO ARIAS

ABOGADOS

BOLETÍN INFORMATIVO
SUMARIO

1. Normas Legales.
2. Noticias.
3. Artículos
4. Jurisprudencia
5. Entrevistas
6. Opiniones, etc…

Lima, 19 de Febrero de 2009.

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BOLETÍN INFORMATIVO
19 de Febrero de 2009

NORMAS LEGALES

DE LA SEPARATA DEL DIARIO OFICIAL “EL PERUANO” DEL JUEVES 19 DE FEBRERO.

Ley que autoriza crédito suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2009
Se autorizó un crédito Suplementario en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2009,
hasta por la suma de S/.105'341,428. (Ley N° 29322)

Aprueban Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia de Promoción de la

Inversión Privada - PROINVERSION
Se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada - PROINVERSION, el cual será publicado en el portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe)
y en el portal institucional de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada
(www.proinverson.gob.pe). (D.S. N° 042-2009-EF)

Establecen listado de bienes para el proceso de compras corporativas obligatorias en el

Estado peruano. (R.M. N° 074-2009-EF/15)

Establecen período de pruebas o de simulación para envío automático por correo

electrónico cifrado de información relativa a la descarga de embarcación pesquera
contenida en el Reporte de Pesaje, a cargo de titulares de licencias de operación de
plantas de procesamiento de consumo humano directo. (R.M. N° 070-2009-PRODUCE)

JUDICIALES
Nada Reseñable.

NOTICIAS

DIARIO LA REPÚBLICA
Fuente:http:www.larepública.com.pe

PETROPERÚ REINICIA SU PROCESO DE MODERNIZACIÓN

LANZÓ NUEVA CONVOCATORIA PARA AMPLIAR REFINERÍA DE TALARA. POSTORES TIENEN
HASTA EL 17 DE MARZO PARA PRESENTAR PROPUESTA.

Petroperú reinició el proyecto de modernización de la refinería de

Talara, ubicada en la región Piura, convocando nuevamente a la
precalificación de participantes para la contratación del servicio
de supervisión y gestión del proyecto.

Cabe señalar que la primera convocatoria de este proceso fue

declarada desierta a fines de octubre del año pasado, debido a
que el postor precalificado que pasó a la etapa final solicitó
condiciones no establecidas en las bases.

En esta segunda convocatoria, las compañías con experiencia internacional que deseen participar en
el proceso deberán presentar la información solicitada por la empresa estatal hasta el 17 de marzo.

Petroperú procederá a cursar las invitaciones a los postores precalificados el 6 de abril y la

presentación final de las propuestas será el 15 de junio. El proyecto de modernización de la refinería
permitirá ampliar su producción de 65,000 a 95,000 barriles diarios de petróleo.
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DÓLAR SIGUE EN ALZA POR TERCER DÍA

AYER CERRÓ EN S/. 3.245. NUEVO SOL SE DEPRECIA 0.06% Y BCR VENDE US$ 32
MILLONES.

En concordancia con la apreciación global de la divisa estadounidense, el

dólar registró ayer su tercera alza consecutiva en el mercado local y
cerró en S/. 3.245. Y como es habitual, el Banco Central de Reserva
(BCR) intervino en el mercado cambiario vendiendo US$ 32 millones en
una sesión en que la moneda peruana se depreció en 0.06%.La
cotización de venta del billete verde en el mercado paralelo se situó en
S/. 3.25, mientras que en las ventanillas de los principales bancos se
ubicó en S/. 3.32 en promedio.

El BCR vendió la divisa estadounidense a un tipo de cambio promedio de S/. 3.2450 unidades por
dólar. En lo que va del año la moneda peruana se ha depreciado 3.31%, teniendo en cuenta que el
precio del dólar cerró ayer en S/.3.245 soles, luego de haber terminado el 2008 en S/.3.141.

DIARIO EL COMERCIO
Fuente:http:www.elcomercio.com.pe

CONFORMAN MESAS PARA EVALUAR SUBSIDIOS DEL TLC

CONVEAGRO CONSIDERA QUE LA AYUDA DEBE INCLUIR EL CULTIVO Y LA
COMERCIALIZACIÓN

Las coordinaciones para seleccionar los productos agrícolas que

recibirán subsidios estatales a razón del tratado de libre comercio
con EE.UU. determinaron la conformación de 12 mesas de trabajo
para cada sector candidato a esa ayuda.

Luis Zúñiga, uno de los coordinadores por parte de los agricultores

reunidos en Conveagro, refirió que cada mesa evaluará el impacto
de la vigencia del acuerdo. Entre las mesas citadas se encuentran
los productos que inicialmente eran los beneficiarios del subsidio:
maíz amarillo duro, trigo y algodón. Adicionalmente, se encuentran
las de arroz, azúcar, leche, carnes, aceites, cebada, papa y soya.

“El objetivo es evaluar qué productos serán parte del programa de los subsidios del Gobierno”,
resaltó. Esa labor la trabajan con el Ministerio de Agricultura, que ya tiene establecido para dicho fin
el programa de compensaciones para la competitividad (PCC) que asciende a US$700 millones en
cinco años.

Zúñiga propuso a nombre de su gremio que el Gobierno apoye no solo la actividad primaria para
cada sector, como la producción o cultivos, sino que incluya las etapas de transformación y
comercialización del producto. Además, sostuvo que pidieron el retorno de los aranceles que
quedaron en cero desde el año pasado para algunos productos.

CONASEV INSPECCIONÓ SEDE DE STANFORD GROUP

Representantes de la Conasev realizaron ayer una “visita de inspección”

a las oficinas de Stanford Group Sociedad Agente de Bolsa (SAB),
ubicadas en San Isidro, un día después de que los reguladores en
EE.UU. decidieran acusar al dueño de la familia de empresas Stanford de
fraude por unos US$8.000 millones.

El Comercio intentó comunicarse con representantes de la Conasev para

indagar sobre los resultados de esta visita, aunque no hubo respuestas.
Cabe mencionar, sin embargo, que el martes —cuando el escándalo
salió a la luz— conversamos con un funcionario del departamento de
mercados secundarios del ente supervisor, César Figueroa, quien insistió
en que la denuncia realizada por autoridades de EE.UU. no tenía relación con el mercado de valores
peruano.
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De acuerdo con la agencia Reuters, se habría tratado de una visita de rutina y, según ciertas fuentes,
las oficinas de la SAB habrían seguido funcionando ayer. No obstante, las sedes de Colombia y
Venezuela habrían estado trabajando con normalidad solamente hasta el martes. Según un
comunicado de Stanford SAB, esta empresa no se encuentra involucrada en el proceso en EE.UU.

DIARIO GESTIÓN
Fuente:http:www.gestion.com.pe

INCASA OPERARÁ COMO ADMINISTRADORA HIPOTECARIA

LA EMPRESA SE ENCUENTRA FACULTADA PATRA INICIAR SUS NUEVAS LABORES EN LOS
PRÓXIMOS DÍAS.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó el

funcionamiento de Incasa Empresa Administradora Hipotecaria
(EAH), subsidiaria del grupo Invita Seguros de Vida, a fin de que
realice operaciones en este sector.

El grupo Invita Seguros de Vida, en calidad de organizador

responsable, solicitó a la SBS que autorice el funcionamiento de
dicha empresa. La SBS informó que verificó que Incasa cumplió con
los requisitos establecidos, por lo que se encuentra técnica y administrativamente facultada para
iniciar operaciones.Esta es la primera EAH que recibe autorización de la SBS para operar en el
mercado local.

Mediante una EAH se puede generar instrumentos financieros susceptibles de ser invertidos por las
compañías de seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los cuales resultan ser
instrumentos muy atractivos para el sector asegurador.

Estas empresas tienen por objeto otorgar y adquirir créditos inmobiliarios y, en relación a ellos,
emitir letras hipotecarias, cédulas hipotecarias y otros instrumentos hipotecarios.Se espera que la
entrada en operación de estas empresas impulse la reducción de las tasas de interés de los créditos
inmobiliarios y además que se otorguen créditos inmobiliarios a plazos mayores.

GRUPO OHL PARTICIPARÁ EN LA CONCESIÓN DEL TREN ELÉCTRICO

EL CONSORCIO ESPAÑOL PLANEA INVERTIR EN EL PROYECTO UNOS 450 MILLONES DE
DÓLARES.

El grupo español OHL informó que junto con el Metro de Madrid

participará en la concesión del Sistema Eléctrico de Transporte
Masivo de Lima y Callao, proceso que está a cargo de la Agencia
de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

“Tenemos interés máximo en invertir en el tren eléctrico de Lima,

y nos presentaremos a la nueva convocatoria para su concesión”,
manifestó el presidente del grupo OHL, Juan Miguel Villar.

Precisó que su propuesta de inversión para el mencionado proyecto asciende a unos 450 millones de
dólares, informó la agencia Andina. Las obras consisten en la construcción y operación del Tramo de
la Línea 1 del Tren Eléctrico y que comprende una vía de 11.7 kilómetros que unirá el distrito limeño
de Villa El Salvador con los distritos de San Borja, La Victoria y el Cercado, específicamente hasta el
Hospital 2 de Mayo.

A finales de enero, la licitación pública internacional de este proyecto se declaró desierta al no

presentarse ninguna propuesta técnica y económica de los postores precalificados. El ministro de
Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, indicó que tras este impasse se tomó la decisión de
que la parte civil esté a cargo del Estado, y la otra referida al material rodante a cargo de la inversión
privada.

En paralelo, ProInversión también deberá avanzar con la licitación para el proveedor del material
rodante.
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DIARIO CORREO
Fuente:http:www.correoperu.com.pe

EL MERCURIO DE CHILE DESTACA CIFRAS EN AZUL DE ECONOMIA

PERÚ ES EL NUEVO JAGUAR DE LA REGIÓN

Pese a las diferencias, no cesan los elogios desde el sur. El

influyente diario El Mercurio de Chile señaló en un artículo que
el Perú es uno de los cinco países que más crecieron a nivel
mundial en el 2008 y se constituye como el "nuevo jaguar" de
América Latina.

La publicación destaca que la nueva historia de la economía

peruana se escribe con "cifras azules", y que con diez años
continuos de crecimiento positivo de su Producto Bruto Interno (PBI), nuestro país se ubicó como la
economía de "mayor crecimiento" en América Latina durante el año pasado.

"Su crecimiento, de 9.84%, superó, incluso, a la economía china, la que apenas avanzó 9% el año
pasado", resalta el diario sureño. En ese sentido, el informe destaca que el Perú sólo durante el 2008
obtuvo dos grados de inversión (Standard Poor´s en julio y Fitch Ratings en abril), y remarca que ya
en el 2007 había cerrado su Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.

El economista de Moody´s Economy Alfredo Coutiño -citado por el diario chileno- comenta que el
Perú ha hecho un esfuerzo importante en la última década en pos de mejorar su salud
macroeconómica, y agrega que se corrigieron los desequilibrios en la política fiscal, mientras que la
política monetaria se mantuvo disciplinada.

JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL

¾ ACCIÓN DE AMPARO

SENTENCIA Nº 03478-2007-PA/TC DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2009.

Retención y Pago de Aportaciones.

El planteamiento utilizado por este Tribunal Constitucional para evaluar el cumplimiento del requisito
relativo a las aportaciones dentro del Sistema Nacional de Pensiones se origina en la comprobación
de la vinculación de naturaleza laboral entre el demandante y la entidad empleadora, y la
consecuente responsabilidad, de origen legal, de esta última en el pago de los aportes a la entidad
previsional.

En efecto, a partir de la previsión legal contenida en los artículos 11º y 70º del Decreto Ley 19990,
concordante con el artículo 13º del indicado texto legal, este Alto Tribunal ha interpretado de manera
uniforme y reiterada que las aportaciones de los asegurados obligatorios deben tenerse por
realizadas al derivar de su condición de trabajadores.

Por lo señalado, las pruebas que se presenten para acreditar el vínculo laboral deben ser sometidas a
una valoración conjunta tanto en contenido como en forma, siempre teniendo en consideración que
el fin último de este análisis probatorio es brindar protección al derecho a la pensión.

El criterio indicado ha sido ratificado en la STC 04762-2007-PA precisando que “[…] en la relación de
retención y pago de aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones, el trabajador ocupa una posición
de desventaja, pues si bien él efectúa la aportación, es el empleador quien la retiene y la paga
efectivamente ante la entidad gestora, es decir, es el responsable exclusivo de que las aportaciones
ingresen al fondo de pensiones.

Por su parte el empleador, al actuar como agente de retención, asume una posición de ventaja frente
al trabajador por recaer en su accionar la posibilidad de que las aportaciones se realicen de manera
efectiva, ya que puede retenerla de la remuneración del trabajador pero no pagarla ante la entidad
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gestora, pues el trabajador, en calidad de asegurado obligatorio, ocupa un rol inactivo y, por ello,
está liberado de toda responsabilidad por el depósito de las aportaciones ante la entidad gestora.

Ello implica también que la entidad gestora frente al empleador mantiene una posición de ventaja, ya
que le puede imponer una multa por incumplimiento de pago de aportaciones retenidas o exigirle
mediante los procedimientos legales el cobro de las aportaciones retenidas”.

Para mayor información visite la siguiente página:

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/03478-2007-AA.html

¾ HÁBEAS CORPUS

SENTENCIA Nº 05290-2008-PHC/TC. DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2009.

Condiciones de Procedencia del Hábeas Corpus.

Este Colegiado ya ha señalado en reiterada jurisprudencia (…) que tal como lo dispone el inciso 1) del
artículo 200° de la Constitución, el hábeas corpus no sólo procede ante el hecho u omisión de
cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera la libertad individual o derechos conexos, sino
también ante la amenaza de que se pueda producir tal vulneración.

Para tal efecto, debe reunir determinadas condiciones, tales como: a) la inminencia de que se
produzca el acto vulnerador, esto es, que se trate de un atentado a la libertad personal que esté por
suceder prontamente o en proceso de ejecución, no reputándose como tal a los simples actos
preparatorios; y, b) que la amenaza a la libertad sea cierta, es decir, que exista un conocimiento
seguro y claro de la amenaza a la libertad, dejando de lado conjeturas o presunciones.

Para mayor información visite la página:

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2009/05290-2008-HC.html

PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

SALA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

RESOLUCIÓN Nº 0591-2005-TPI-INDECOPI.

La Ratio Legis de la Cancelación del Registro.

Entre las finalidades esenciales está la de contribuir a que la marca se consolide como bien
inmaterial, mediante la asociación entre signo y producto en la mente de los consumidores. Si bien
esto depende de factores ajenos a la actividad del titular, un uso adecuado de la marca es
importante para que esa asociación se haga realidad.

Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar la realidad formal del registro a la realidad
concreta de la utilización de las marcas en el mercado.

Tal aproximación puede contribuir a resolver los problemas que se presentan al determinar si son o
no confundibles un nuevo signo solicitado y una marca anteriormente registrada.

La finalidad funcional del uso obligatorio es descongestionar el registro de marcas que no están
siendo usadas para facilitar que nuevos solicitantes puedan registrar sus marcas.

Para mayor información visite la siguiente página:

http://www.indecopi.gob.pe/portalSAE/Expedientes/busqResolucionSPI.jsp
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ARTÍCULO

FAMILIA DE MARCAS

Publicado en Dialogo con la Jurisprudencia

Gaceta Jurídica – Dic.2008

La marca tiene sin duda un rol fundamental en la economía. Permite distinguir en el mercado un
producto o servicio de los demás, además de indicar su origen empresarial. Por ello, únicamente el
signo lo suficientemente distintivo podrá ser registrado como marca. En tal sentido, se deberá
verificar, entre otros aspectos, que el signo no sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente
solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para
productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión
o de asociación.

Esta evaluación es lo que se conoce como “examen de confundibilidad”, el cual utiliza diversos
criterios reconocidos por nuestro ordenamiento para determinar si dos signos son semejantes y
capaces de reducir a confusión y error al consumidor. El hecho de que un signo pertenezca a una
familia de marcas es, precisamente, uno de ellos. No está de más precisar que dicho criterio continúa
siendo aplicable a nuestro ordenamiento, pues el reciente Decreto legislativo Nº 1075 (“Disposiciones
Complementarias a la Decisión Andina 486”), que aprueba un nuevo ordenamiento en materia de
propiedad industrial, lo mantiene vigente en su artículo 45. Cabe destacar la gran relevancia práctica
que tiene en general el tema de la “confundibilidad”, pues es el aspecto básico que se evalúa en toda
solicitud de registro de marca.

I. Generalidades

El artículo 131 del Decreto Legislativo Nº 823, Ley de Propiedad Industrial, establecía una serie de
criterios que permitían determinar si entre dos signos (el solicitado y el inscrito) puede haber riesgo
de confusión. Entre ellos, se encontraba el hecho de que el signo sea parte de una familia de marcas.
Como ya se ha señalado, este criterio se mantiene vigente, concretamente el artículo 45 del Decreto
Legislativo Nº 1075. Ahora bien, reiterada jurisprudencia administrativa del INDECOPI, de la que solo
se muestra un botón, entiende por familia de marcas a aquel conjunto de signos distintivos de una
misma empresa que comparten un término o elemento común. Por ejemplo, las marcas Nestlé,
Nesquik, Nescafé. Etc.

¿Cuándo se presenta una familia de marcas?

Muchas empresas suelen distinguir diferentes tipos (géneros o especies) de productos de su línea de
producción con un término (palabra/partícula/figura) común que forma parte de las marcas de dicho
productos. Este término común que puede ser un prefijo o sufijo es modificado mediante la adhesión
o supresión de otras sílabas. De esta práctica resulta que una denominación que contenga el término
común es considerada por el consumidor como una variación más de los signos del titular anterior y,
en consecuencia, asume que todos ellos provienen del mismo origen empresarial.

II. Criterio para determinar Confusión entre Signos Distintivos.

Frente a una familia de marcas, hay mayor posibilidad de confusión. Siguiendo con el ejemplo del
punto anterior, si la empresa “B” quiere inscribir la marca Neslife existirá un evidente riesgo de
confusión con la familia de marcas conformadas por los signos Nestlé, Nesquik y Nescafé, de
propiedad de la empresa “A”. En efecto, un consumidor podría pensar que Neslife pertenece a la
empresa “A”. En tal sentido, el INDECOPI considera que se deben presentar dos elementos para que
se configure un riesgo de confusión entre el signo solicitado y una familia de marcas: que el
elemento común posea una fuerza distintiva suficiente para indicar el origen empresarial del titular y
que el signo solicitado lleve el término común.

¿Qué condiciones se deben presentar para que haya confusión entre un signo distintivo y
una familia de marcas?

Se admitirá que hay confusión de un signo solicitado con respecto a una familia de marcas si están
presentes las siguientes dos condiciones, cuyo cumplimiento debe ser riguroso: a) El término común
debe poseer tal fuerza distintiva que sirve para indicar el origen empresarial del titular (…) b) El
signo solicitado lleva el término común.
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¿Cómo debe ser interpretada la primera condición, en virtud de la cual “el elemento debe
poseer tal fuerza distintiva que sirve para indicar el origen empresarial del titular?

El elemento común debe por sí mismo ser capaz de identificar el origen empresarial, de tal forma que
el público crea que todos los signos que lleven este elemento común provienen del mismo origen
empresarial. Solo en estos casos el público considerará – a pesar de que la impresión en conjunto del
signo solicitado sea diferente – que este es parte de una familia de marcas.

Un elemento común poseerá por lo general por sí mismo carácter distintivo si el público se ha
acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean distinguidos con el mismo
elemento común. Sin embargo, no es indispensable que el titular tenga como práctica usual
identificar sus líneas de productos con el signo que lleve el elemento común. En algunos casos,
puede ser que el elemento común se tan característico y distintivo que se haya impuesto en el
mercado de forma tal que basta que solo lo haya usado en un signo para que su uso en signos
posteriores haga creer al público que ambas provienen de la misma empresa. En todo caso, si el
público aún no está acostumbrado al uso de diferentes signos que contengan el elemento común, los
requisitos a exigirse para aceptar la existencia de una familia de marcas serán más rigurosos.

¿Cómo debe ser entendida la segunda condición, en virtud de la cual el signo solicitado
debe llevar el elemento común?

No es necesaria la identidad del elemento común en el signo solicitado, pero sí por lo menos que este
aparezca en forma muy semejante. Por lo general, el público consumidor de los correspondientes
productos no podrá comparar ambos signos uno al costado del otro. Más bien debe partirse del hecho
que el signo que el consumidor en un momento determinado tenga al frente, va a ser confrontado
con el recuerdo más o menos vago que él guarde del signo anterior percibido. Pequeñas variaciones,
que no modifican substancialmente el elemento común y que no son percibidas por el público
consumidor o que puedan ser consideradas como un error en la impresión, no alteran la impresión en
conjunto de los signos.

OPINIÓN

PROTECCIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN HABANOS.

Adargelio Garrido
Corporación Habanos, S. A. – CUBA

La denominación de origen (DO) HABANOS se reserva para calificar los puros mayores de 3 gramos,
de calidad tradicionalmente designados, elaborados a mano en Cuba; conforme a las normas de
calidad establecidas por la industria tabacalera cubana, con variedades de tabaco tipo negro cubano,
cultivado en regiones específicas del archipiélago cubano.

HABANOS constituye un ejemplo de DO social o histórica, por no corresponder a un nombre

geográfico. La calidad de los HABANOS resulta de la mística unión de cuatro factores: Suelos,
Variedades del tipo de tabaco negro cubano, clima y know how de los campesinos y torcedores.

El nombre geográfico Habana fue en un inicio el más reconocido internacionalmente para identificar
los tabacos cubanos. No obstante, el término HABANOS comenzó a imponerse los años 20’s del Siglo
XIX. Dado el reconocido prestigio del producto, desde finales del Siglo XIX, el mercado tabacalero
internacional comenzó a invadirse por marcas que utilizaban nombres de origen cubano.

Las autoridades cubanas - conscientes de la necesidad de proteger este activo intangible -

comenzaron a adoptar diferentes medidas, entre ellas: la creación del Sello de Garantía Nacional de
Procedencia en 1912, la creación en 1927 de la Comisión Nacional de Propaganda y defensa del
Tabaco Habano, la suscripción de convenios bilaterales (Francia/1929 y Alemania/1954), y la
suscripción del Arreglo de Lisboa en 1967, mediante el cual se protegieron 18 denominaciones
(HABANOS, CUBA, HABANA y VUELTA ABAJO, entre otras).

A partir de 1981, CUBATABACO (titular del derecho de uso de las DO tabacaleras cubanas) comenzó
una ofensiva legal con el objeto de limpiar el mercado de productos que utilizaban las DO HABANOS,
HABANA y CUBA. La primera acción judicial se estableció en Francia contra la marca Cubanitos, y a
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partir de ésta otras tantas en muchos países, no sólo contra marcas que utilizaban referidas DO para
productos tabacaleros, sino contra su empleo en otros productos, para evitar la dilución de las
mismas, como fue el fallo francés que ordenó la retirada del perfume Havana by Aramis.

En paralelo, se perfiló una estrategia de marketing con el objeto de complementar la protección

legal, basada en la DO HABANOS, por identificar un producto único, ante la necesidad de protegerla
contra el peligro de devenir en genérica, y por ser más abarcador, al aplicarse a todo el tabaco
fabricado en Cuba con hoja cubana. En 1991, con el objeto de consolidar su imagen corporativa, se
decidió crear una única imagen publicitaria y logotipo, siendo este último incorporado 1993 a todos
los envases del producto, con la mención “Denominación de Origen Protegida”.

Actualmente se trabaja en la creación del Consejo Regulador de la DO Habanos y de las restantes DO

tabacaleras cubanas.

Cabe mencionar, como ejemplo de la efectividad de la existencia de una única estrategia legal y de
marketing, el resiente Oficio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que informó a la OMPI
la retirada de la denegación declarada en 1969 contra cuatro DO cubanas, entre las que se encuentra
HABANOS (denegada por habérsele considerado genérica).

COMENTARIO JURISPRUDENCIAL INTERNACIONAL

ESPAÑA: EL TÉRMINO “YOURT” NO INDUCE A PENSAR EN YOGURES.

Dr. Lara Broschat

Abogada, Licenciada en Derecho por la Universidad CEU Luis Vives, en
Madrid; Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées (D.E.S.S.) Entreprise et
Droit de l'Union Européenne, Universidad París IX, Facultad Jean-Monnet;
Memoria "La Brevetabilité des Méthodes Comerciales". Diploma de
especialización en Derecho Privado (Centro de Estudios Jurídicos
Superiores de Madrid) Agente de la Propiedad Industrial (España);
Especialista en métodos alternativos de solución de conflictos y miembro
del Corporate Outreach Subcommittee (INTA, Alternative Dispute
Resolution Committee) y Socia de Polopatent - ESPAÑA

En una reciente sentencia de 26 de octubre de 2008, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha

resuelto la concesión de marca española núm. 2.580.461 E CONSUMER BON YOURT (mixta) para
“productos lácteos”, revocando la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que estimó
la oposición formulada por la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos.

En particular, la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos denunciaba la

infracción del Real Decreto 179/2003 que define el concepto de “YOGURT”, por lo que sólo lo que
responde a dicha definición puede llamarse de tal manera. Por tanto, la protección de la marca debía
limitarse a los “yogures” y no extenderse, como hicimos valer en el recurso, a los restantes
“productos lácteos”.

La Oficina Española de Patentes y Marcas consideró que la marca aspirante núm. 2.580.461 E
CONSUMER BON YOURT (mixta), compuesta por el vocablo YOURT precedido por el término BON,
indicaba con claridad la naturaleza de un producto conocido por los consumidores como YOGURT, y
como tal no podía amparar más que productos que contuvieran yogurt.

La Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos adujo que la nueva marca infringía
las prohibiciones absolutas de registro insertas en las letras f) y g) del apartado 1 del artículo 5 de la
Ley de Marcas, insistiendo en el carácter engañoso de la marca impugnada y en su ilegalidad.
Alegaban, en este sentido, que la denominación “yogur” goza de protección específica (norma de
calidad aprobada por Orden de 1 de julio de 1987, ulteriormente derogada por el Real Decreto
179/2003) y que la marca impugnada pretendía, a su juicio, designar con la denominación “yogur”,
productos que no son yogur sino productos lácteos. En definitiva, con la nueva marca se legitimarían
usos de denominaciones reservadas por la normativa.

Por el contrario, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estimando el recurso interpuesto por Polo
Patent en representación de EROSKI, S.COOP., ha considerado que no que no existe engaño o
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intención de inducir a error en el consumidor habitual dado que la palabra YOURT no induce a pensar
en yogures. Por otra parte, la Sentencia aclara que lo que impide la norma es la aplicación de la
palabra yogurt a productos que no reúnan las características de ese producto, lo que no sucede en el
conjunto de la marca. Por tanto, el registro de marca No. 2.580.461 E CONSUMER BON YOURT
(mixta), se haya concedido para “yogures y productos lácteos”, en clase 29.

La Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos tiene ahora la posibilidad de

recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo

COMENTARIO NORMATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1092 Y SU REGLAMENTO

APRECIACIÓN GENERAL

El Decreto Legislativo N° 1092 y su Reglamento buscan implementar las obligaciones de protección

de la propiedad intelectual mediante la adopción de medidas en frontera, contraídas anteriormente
con la Organización Mundial de Comercio (OMC) en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), así como en el Acuerdo de Promoción
Comercial suscrito con los Estados Unidos de América. Los dispositivos establecen claramente las
competencias de la administración aduanera (SUNAT), del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) y del Poder Judicial (PJ), para la protección de
los derechos de propiedad intelectual respecto de la mercancía pirata o falsificada que ingrese al
territorio peruano, de acuerdo al régimen aduanero que corresponda (importación, exportación o
tránsito).

ASPECTOS PUNTUALES

1. Las normas son aplicables a solicitud de parte o de oficio cuando se presuma que mercancía
ingresada a territorio nacional por el régimen aduanero que corresponda es pirata (lesiona
derechos de autor) o falsificada (lesiona derechos de marcas). Están excluidas las pequeñas
cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial, hasta por un monto de US$200.00.

2. El procedimiento de suspensión del levante de la mercancía se inicia con la presentación de una

solicitud de la parte interesada, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos:

- Datos completos del titular: Nombres y apellidos, o Razón Social, nacionalidad (lugar de
constitución) y domicilio completo;

- Documento de poder, debidamente legalizado hasta por Funcionario Consular Peruano; -

Descripción de las mercancías supuestamente piratas o falsificadas, así como cualquier otra
información que permita a la autoridad su identificación y ubicación;

- Documento en el que conste la fianza o garantía equivalente;

- Información del importador, exportador, consignatario, país de origen o destino, país de

procedencia, medio de transporte, entre otra información que permita su identificación y
ubicación.

3. Como se aprecia del punto anterior, la norma dispone la presentación de una fianza o garantía con
la solicitud de suspensión de levante o, en su caso con la interposición de la acción por infracción
ante el INDECOPI o la denuncia correspondiente ante el Poder Judicial, a efecto de garantizar los
perjuicios que eventualmente se pudieran ocasionar. El monto de la fianza o garantía es de 20%
del valor FOB de la mercancía, y en el caso de mercancía perecible alcanza al 100%.

4. Cuando la autoridad aduanera tenga indicios que le permitan presumir que ha ingresado
mercancía pirateada o falsificada, podrá iniciar de oficio el procedimiento de suspensión del
levante de la mercancía, notificando a los representantes del titular de los derechos
supuestamente infringidos, a fin de que en el plazo de tres (3) días hábiles se interponga la acción
por infracción o denuncia correspondiente, solicitándose la medida cautelar y ofreciendo la
garantía o fianza que corresponde, a fin de mantener paralizada la mercancía.
 ESTUDIO YATACO ARIAS
ABOGADOS

5. A fin de agilizar los procedimientos que contempla la norma, se ha dispuesto que la Administración
Aduanera e INDECOPI, implementen un sistema electrónico de intercambio de información, así
como la creación de un Registro ante la administración aduanera, en el cual se consignen los datos
del titular de los derechos y de sus representantes, debiendo éste registro ser renovado
anualmente.

ALERTA EMPRESARIAL

Las disposiciones comentadas ofrecen seguridad al sistema actual de protección de los derechos de
propiedad intelectual, brindando mayores herramientas a sus titulares, a sus representantes y a las
autoridades, lo que permitirá actuar de manera más efectiva en los casos de ingreso de mercancía
pirateada o falsificada.

VIGENCIA

Las normas estarán en vigencia a partir del 01 de febrero del presente año, a excepción de las
disposiciones relativas al procedimiento de oficio de suspensión del levante de mercancía (punto 4),
las cuales entrarán en vigencia el 01 de febrero del año 2010.

DICCIONARIO LEX

TERMINOLOGÍA LEGAL – PROPIEDAD INTELECTUAL

ACTOS DE CONFUSION
Se considera desleal toda conducta destinada a crear confusión con la actividad, las prestaciones, los
productos o el establecimiento ajeno. El riesgo de confusión a que se vean expuestos los
consumidores respecto de la procedencia empresarial de la actividad, producto, establecimiento o
prestación es suficiente para determinar la deslealtad de una práctica.